특허법원 2010. 10. 7. 선고 2010허4946 판결 [등록무효(상)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2007. 11. 26./2008. 8. 19./2008. 10. 20./제175961호

2) 구성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제39류의 관광운송업, 운송예약업, 운송업, 선박운송업, 공항서비스업, 하역업, 항공수화물취급업, 항공운송업, 상품배달업, 택배업

4) 서비스표권자 : 원고

나. 선사용서비스표들

1) 선사용서비스표 1

가) 구성 : 이스타 항공

나) 사용서비스업 : 항공운송업 등

다) 사용자 : 피고

2) 선사용서비스표 2

가) 구성 : 이스타

나) 사용서비스업 : 금융업 등

다) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2009. 9. 18. 원고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하거나, 원고가 그 지정서비스업에 사용하고자 하는 의사도 없이 출원하여 등록받은 것이어서 상표법 제23조 제1항 제4호에도 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당2297호로 심리한 다음, 2010. 5. 19. 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에는 해당하지 않지만, 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 나머지 지정서비스업에 관하여는 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호, 제23조 제1항 제4호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되지 아니한다는 이유로 피고의 위 심판청구 중 일부는 받아들이고, 일부는 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

① 상표법 제71조 제1항 제1호는 상표법 제23조 제1항 제4호의 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’를 등록무효사유로 규정하고 있고, 상표법 제2조 제1항 제1호는 표장을 ‘기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것과 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것’이라고 규정하고 있는 바, 위 각 규정은 소리 또는 냄새와 같이 시각적으로 인식할 수 없는 것은 표장에 해당하지 않음을 밝히고 있을 뿐, 서비스표를 사용하고자 하는 의사는 여기에 포함하지 않고 있다. 따라서 표장의 정의에 합치되는 이 사건 등록서비스표는 이를 사용하고자 하는 의사가 있는지 여부와 상관없이 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다. ② 또한, 선사용서비스표들은 국내의 일반 수요자나 거래자 사이에 특정인의 서비스표나 서비스업을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 아니한다. ③ 나아가, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 그 등록이 무효로 되지 아니함에도, 이 부분에 관하여 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

2) 피고의 주장

① 서비스표를 등록받고자 하는 자가 그 서비스표를 ‘사용하고자 하는 의사’가 없이 등록받은 서비스표는 상표법 제2조에 규정된 서비스표에 해당하지 않는다고 할 것인 점, 원고가 이 사건 등록서비스표를 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 이 사건 심판청구시 및 현재까지도 사용한 적이 없고, 주문 기재 지정서비스업과 관련하여 어떠한 자격이나 면허도 가지고 있지 않는 점 등을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 사용하고자 하는 의사가 없이 등록받았다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다. ② 또한, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 국내에서 일반수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식되어 있는 선사용서비스표들과 관련하여 수요자를 기만할 염려가 있거나 부정한 목적을 가지고 출원된 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다. ③ 나아가, 원고는 이전에 제3자가 상표등록을 하고 있지 아니함을 기회로 삼아 상표등록을 한 후 제3자에게 그 등록상표를 이전등록하여 준 적이 있는데, 피고가 항공사로 출범한다는 사실을 안 후 피고가 서비스표등록을 하고 있지 아니함을 기회로 삼아 이 사건 등록서비스표를 등록한 후 피고에게 이를 이전받도록 종용하고 있는바, 이러한 원고의 행위는 피고의 저명한 선사용서비스표들의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 피고의 서비스표를 모방한 것으로서 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되므로 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 어느 모로 보나 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이 부분에 관하여 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표’에 해당하려면, 그 등록서비스표나 지정서비스업과 대비되는 선사용서비스표나 그 사용서비스업이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록서비스표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 또한, 상표법 제7조 제1항 제12호는 ‘국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표’를 등록을 받을 수 없는 서비스표로 규정하고 있고, 선사용서비스표가 이에 해당하는지 여부는 그 등록서비스표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

2) 인정사실

가) 을 제6, 9 내지 31호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 아래와 같은 사실이 인정된다. ⑴ 피고는 2007. 10. 23. 국내의 항공운송업 등을 영위할 목적으로 설립된 법인이다. ⑵ 2007. 11. 15.자 연합뉴스에는 “전북 군산시를 근거지로 한 중부항공에 이어 이스타항공이 최근 법인등록을 마쳐 항공교통의 대중화시대가 열릴 것으로 보인다. … 군산을 거점으로 한 이스타항공은 국내 대형항공사의 기장과 승무원 등을 영입해 새만금지역과 백두산 등을 연계한 운항을 추진하고 있다.”라는 내용의 기사가 게재되었고, 2007. 11. 26.부터 2008. 8. 8.까지 연합뉴스, 제주의 소리, 경향신문, 한국일보, 충청투데이, 매일경제, 한겨레 등 국내 일간지 등에 피고를 포함한 국내의 저가항공사의 출범 사실을 간략하게 소개하는 내용의 기사가 다수 게재되었다. ⑶ 피고는 2008. 1.경부터 2008. 8.경까지 전주방송, 전북일보 등에 40여회에 걸쳐 선사용서비스표 1에 관한 광고를 하였고, 그 광고비 등으로 1억 2,000만 원 상당을 지출하고, 직원 급여 및 사무실 임차료 등으로 270여억 원을 지출하였다. ⑷ 한편, 이스타투자자문 주식회사는 1999. 7. 7. 설립되어 2007.경에는 자본금 운용규모가 6,500억 원에 이르고, 군인공제회 등을 주요 고객으로 하고 있으며, 금융감독원의 감독을 받고 있는 2006. 12. 31.자 기준 업계순위 5위권에 속하는 투자자문회사이고, 이스타벤처투자 주식회사는 2006. 12. 19. 설립되어 2007.경 매출액 8억 4,000여만 원의 영업현황을 보인 창업투자회사이다. ⑸ 이스타투자자문 주식회사와 이스타벤처투자 주식회사의 지주회사인 케이아이씨가 재창업한 법인인 주식회사 이스타에스알은 ‘(2008. 1. 25. 출원, 2008. 11. 14. 등록, 지정상품은 ‘선반’ 등)와 같은 상표권과, 1998. 12. 21. 출원하여 2001. 5. 8. 등록받은 특허번호 제10-296234호의 ‘공작기계용 지그어셈블리’라는 명칭의 특허를 포함하여 6건의 특허권 및 실용신안권을 보유하고 있다.

나) 원고가 2007. 11. 26. 이 사건 등록서비스표를 출원하여 2008. 8. 19. 등록결정을 받은 사실은 앞서 인정한 바와 같다.

3) 선사용서비스표들의 알려진 정도

위 인정사실에 나타난 바와 같이, 선사용서비스표 1의 사용기간은 2007. 10. 23.부터 이 사건 등록서비스표의 출원일까지는 1개월 정도, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일까지는 10개월 정도에 불과한 점, 선사용서비스표 1은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 국내 일간지 등에 피고를 포함한 국내의 저가항공사의 출범과 관련된 기사에서 간략하게 소개된 것에 불과한 점, 피고가 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 선사용서비스표 1에 대한 광고비 등으로 총 1억 2,000만 원 정도를 지출하고, 사무실 임차료 등 항공사 출범준비 등에 270여억 원을 지출하였을 뿐인 점, 이스타투자자문 주식회사와 이스타벤처투자 주식회사의 자산운용 규모와 매출액 현황 등만으로는 선사용서비스표 2가 그 사용서비스업인 금융업 등에 관하여 널리 알려져 있는 것으로 보기는 어려운 점, 주식회사 이스타에스알은 총 7건의 상표권, 특허권 등을 보유하고 있는 것에 불과한 점 등 선사용서비스표들의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 및 사회통념에 비추어 보면, 선사용서비스표들은 이 사건 등록서비스표의 출원일 또는 등록결정일 무렵에 사용서비스업인 항공운송업 등이나 금융업 등과 관련하여 국내의 일반수요자나 거래자에게 피고의 서비스표 또는 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다거나 국내 또는 외국의 수요자 사이에 피고의 서비스표들로 인식되어 있었다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

4) 검토결과

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 선사용서비스표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다고 할 수 없다.

다. 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

상표법 제71조 제1항 제1호는 상표법 제23조 제1항 제4호의 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’를 등록무효사유로 규정하고 있고, 상표법 제2조 제1항 제2호는 ‘서비스표라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장’이라고 규정하고 있다. 따라서 오로지 제3자에게 서비스표권을 양도하려는 목적으로 서비스표를 출원하여 등록받은 경우 등과 같이, 등록서비스표가 서비스업을 영위하는 자의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 할 수 없는 경우에는 상표법 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우에 해당하여 상표법 제71조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제4호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다(이 점에서 원고의 위 2.가.1)①항 기재 주장은 받아들일 수 없다). 한편, 상표법 제2조 제3항은 서비스표에 관하여 상표법 중 상표에 관한 규정을 적용하도록 규정하고 있는데, 상표법 제3조 본문은 “국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.”라고 규정하여 서비스표를 사용하고자 하는 자 역시 서비스표를 등록받을 수 있도록 규정하고 있으므로, 비록 ‘현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장’은 아니라고 하더라도 ‘장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장’에 해당하면 상표법 제71조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제4호, 제2조 제1항 제2호에 규정된 등록무효사유는 없는 것이라고 보아야 할 것이다. 나아가, 상표법 제41조 제1항은 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 등록주의를 원칙으로 하고 있는 점, 상표법 제9조는 상표등록출원서에 상표의 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 상표법 제30조는 “심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.”라고 규정하고 있는 점, 상표법 제73조 제1항 제3호가 ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’를 등록취소사유로 규정하고 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 함으로써 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, ‘현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점’이나 ‘장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점’은 함부로 추정되어서는 아니 되고, 객관적이고 충분한 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 할 것이다.

2) 구체적 판단

가) ‘관광운송업, 운송예약업, 운송업’에 관한 판단

관광진흥법 제2조 제1호는 ‘관광객을 위하여 운송을 제공하는 업’을 관광사업의 하나로 정의하고 있고, 여객자동차운수사업법 제2조 제3호는 ‘다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하는 사업’을 ‘여객자동차운송사업’이라고 정의하고 있으며, 화물자동차운수사업법 제2조 제3호는 ‘타인의 수요에 응하여 화물자동차를 사용하여 화물을 유상으로 운송하는 사업’을 화물자동차운송사업이라고 정의하고 있다. 여기에서 여객자동차운송사업이나 화물자동차운송사업을 경영하려는 자는 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 국토해양부장관의 면허(등록) 또는 허가를 받아야 하는데(여객자동차운수사업법 제4조 제1항, 화물자동차운수사업법 제3조 제1항), 여객자동차운송사업 중 전세버스운송사업의 경우에는 ‘중형 이상의 승합자동차(승차정원 16인승 이상의 것에 한한다)를 특별시 및 광역시에서는 20대 이상, 시 및 군에서는 10대 이상’을 보유하고 보유차고로 ‘대형은 36㎡ ~ 40㎡, 중형은 23㎡ ~ 26㎡’의 면적을 보유하여야 등록받을 수 있고[구 여객자동차운수사업법 시행규칙(2008. 11. 6. 국토해양부령 제66호로 개정되기 전의 것) 제6조의 2, 제21조, 별표 1, 2 참조], 화물자동차운송사업 중 개별화물자동차운송사업의 경우에는 ‘최저자본금, 사무실 및 영업소가 없이 최대적재량 1t 초과 5t 미만의 화물자동차 1대와 당해 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적의 차고면적’을 보유하면 허가를 받을 수 있다(화물자동차운수사업법 시행규칙 제13조, 별표 1 참조). 위와 같은 규정에 비추어 보면, 원고가 승차정원 16인승 이상의 전세버스 10대 이상을 보유하거나 1t을 초과하는 화물자동차 1대를 보유하는 등 위 각 법령에 규정된 설비 등을 갖추고 국토해양부장관으로부터 전세버스운송사업의 등록이나 개별화물자동차운송사업의 허가를 받기만 하면, 얼마든지 ‘관광운송업, 운송예약업, 운송업’을 영위할 수 있을 것으로 보인다.

나) ‘선박운송업’에 관한 판단

해운법 제2조 제3호는 ‘해상이나 해상과 접하여 있는 내륙수로에서 선박으로 물건을 운송하거나 이에 수반되는 업무를 처리하는 사업’을 ‘해상화물운송사업’이라고 정의하고 있고, 해상화물운송사업 중 ‘국내항과 국내항 사이에서 운항하는 해상화물운송사업’인 ‘내항 화물운송사업’을 경영하려는 자는 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 국토해양부장관에게 등록하여야 하는데, 그 등록기준은 ‘100t 미만의 선박만으로 선박안전법 시행령 제2조 제2호의 평수구역 또는 해당 지방해양수산청 관할구역 안의 육지와 섬, 섬과 섬 사이 등을 운항하는 경우에는 선박이 1척 이상 있을 것, 그 외의 경우에는 총톤수 100t 이상 선박의 총톤수의 합계가 500t 이상일 것’이다(해운법 제27조 제1항, 해운법 시행규칙 제19조, 별표 3 참조). 위와 같은 규정에 비추어 보면, 원고가 100t 미만의 선박 1척 등 위 각 법령에 규정된 설비 등을 갖추고 국토해양부장관에게 등록하기만 하면, 얼마든지 ‘선박운송업’을 영위할 수 있을 것으로 보인다.

다) ‘공항서비스업, 하역업, 항공수화물취급업’에 관한 판단

구 항공법(2009. 6. 9. 법률 제9780호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제5호는 ‘공항시설을 갖춘 공공용 비행장으로서 국토해양부장관이 그 명칭·위치 및 구역을 지정·고시한 것’을 ‘공항’이라고 정의하고 있고, ‘서비스’는 사전적으로 ‘물질적 재화 이외의 생산이나 소비에 관련한 모든 경제활동’을 의미하므로, 여기의 ‘공항서비스업’은 넓게는 공항과 관련하여 제공되는 모든 서비스를 업으로 하는 것이고, 좁게는 항공기와 관련된 항공기 유도, 견인, 항공기의 내외부의 세척 등의 서비스를 업으로 하는 것이라고 할 것이다. 또한 ‘하역업’은 사전적으로 ‘화물수송의 과정에서 화물을 싣고 내리는 일, 옮기는 일, 창고에 쌓고 꺼내는 일, 기타 화물의 이동에 관한 일체의 현장처리작업’을 의미한다. 그리고 ‘항공수화물취급업’은 ‘항공으로 운송되는 수화물을 수집하여 항공기로 운송될 수 있도록 하는 업’을 의미한다. 위와 같은 각 개념에 비추어 보면, 원고는 ‘공항서비스업, 하역업, 항공수화물취급업’을 경영하고자 하는 경우 위 각 지정서비스업에 필요한 일정규모 이상의 자본금 및 시설 등을 갖추기만 하면, 얼마든지 위 각 지정서비스업을 영위할 수 있을 것으로 보인다(피고는, ‘부산항, 인천항 등 1급지의 경우 시설평가액이 10억 원 이상이고, 자본금이 2억 원 이상’인 항만하역사업의 등록기준을 내세워 원고가 ‘하역업’에 관하여 이 사건 등록서비스표를 사용하고자 하는 의사가 없다는 취지로 주장하나, 위 등록기준에 의하더라도 원고가 그 등록기준에서 요구하는 시설평가액과 자본금을 보유하는 경우에는 충분히 항만하역업을 영위할 수 있을 것으로 보이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다).

라) ‘항공운송업’에 관한 판단

구 항공법 제2조 제26호는 ‘타인의 수요에 응하여 항공기를 사용하여 유상으로 여객 또는 화물을 운송하는 사업’을 ‘항공운송사업’이라고 정의하고 있고, ‘항공운송사업 중 한 지점과 다른 지점 사이에 노선을 정하고 정기적으로 항공기를 운항하는 정기항공운송사업 외의 항공사업’(구 항공법 제2조 제28호 참조)인 ‘부정기항공운송사업’을 경영하고자 하는 자는 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 국토해양부장관에게 등록하여야 하는데(구 항공법 제132조 참조), 그 등록기준은 ‘회전익항공기를 이용하는 경우 개인의 자산평가액이 30억 원 이상, 쌍발 이상의 항공기로서 계기비행능력과 해상비행시 자동위치확인능력을 보유한 항공기 1대, 조종사와 정비사 각 1명, 일정규모의 예약 및 매표시설, 대합실 등 이용객 편의시설, 격납고시설 등을 갖추고 소정의 보험에 가입할 것’이다(구 항공법 제132조, 제3항, 항공법 시행규칙 제299조, 별표 33 참조). 위와 같은 규정에 비추어 보면, 원고가 자산평가액 30억 원 이상의 자산을 보유하고 항공기 1대를 포함한 위 각 법령에 규정된 인원과 정비 및 운항관리시설 등을 갖추고 국토해양부장관에게 등록하기만 하면, 얼마든지 ‘항공운송업’을 영위할 수 있을 것으로 보인다.

3) 검토결과

이와 같이 원고가 이 사건 등록서비스표 중 주문 기재 지정서비스업에 관한 해당 법령에 규정된 일정한 기준을 갖추고 관할관청으로부터 면허(허가)를 받거나 관할관청에 등록하기만 하면 얼마든지 위 주문 기재 지정서비스업을 영위할 수 있을 것으로 보이고, 원고가 현재까지 해당 법령에 규정된 기준에 맞는 설비 등을 갖추어 주문 기재 지정서비스업에 관한 면허(허가)나 등록을 받은 바 없다는 사유만으로는 원고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 사용하고자 하는 의사가 없이 출원하여 등록받았다고 단정할 수 없다(피고는 원고가 오로지 피고에게 서비스표권을 양도하려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받은 후 피고에게 이를 이전받을 것을 종용하고 있다는 취지로 주장하나, 을 제7, 8호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다). 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업과 관련하여 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다.

라. 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부

1) 판단기준

상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정은 원칙적으로 음란하거나 인종차별적인 내용, 폭력을 조장하는 내용 등을 담은 상표와 같이 표장 자체의 내용이나 구성 등으로부터 일반수요자들에게 인식되는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 경우에는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다는 것을 의미한다고 할 것이다.

2) 구체적 판단

갑 제2호증, 을 제4, 5, 7, 8, 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 피고가 항공사로 출범한다는 기사가 연합뉴스에 게재된 지 10여일 후에 원고가 이 사건 등록서비스표를 출원한 사실, 주식회사 엘엔에스메탈(대표이사 김형삼, 2006. 2. 24. 설립등기)이 2008. 6. 16. 원고로부터 ‘LNS METAL’이라는 상표(2006. 3. 27. 출원, 2007. 8. 21. 등록)를 이전받은 사실, 원고가 2009. 4.경 피고에게 피고가 이 사건 등록서비스표권을 침해하고 있다는 취지의 이메일 등을 보낸 사실 등이 인정되기는 한다. 그런데, 이 사건 등록서비스표의 구성 자체 또는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 사용되는 경우 일반수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 만한 사정이 없는 점, 위 인정사실만으로는 원고가 오로지 피고에게 이 사건 등록서비스표를 양도하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받았다고 단정할 수도 없는 점 등을 종합하면, 원고가 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받은 행위가 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 경우에 해당한다고 보기 어렵다. 이에 대하여 피고는 위 2.가.2)③항 기재와 같이 주장하므로 이에 관하여 살펴본다. 구 상표법(2007. 2. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호는 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라고 규정하고 있었고, 이에 대하여 대법원은 구 상표법 제7조 제1항 제4호를 앞서 판단기준에서 본 바와 같은 의미로 파악하는 측면(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조)과, 피고의 위 2.가.2)③항 기재 주장과 같이 모방상표가 등록된 경우에도 적용되는 의미로 파악하는 측면(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 참조)이 있었다. 그런데 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되어 2007. 7. 1.부터 시행된 상표법 제7조 제1항 제4호는 모방상표가 등록된 경우에 적용되는 것을 제외하는 의미로 개정되었다고 이해되므로, 피고의 이 부분 주장은 그 자체로 받아들일 수 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다.

마. 소결론

이와 같이 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 주문 기재 지정서비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호 및 제12호, 제23조 제1항 제4호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되지 않는다고 할 것이므로, 이 부분에 관하여 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결 중 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 가운데 주문 기재 지정서비스업에 관한 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.