특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나2063 판결 [특허권전용실시권설정등록 말소등록 청구]

제1심 판결을 취소한다. 피고는 원고에게 별지 기재 특허발명에 관하여 특허청 2018. 5. 15. 접수 제2018-0315558호로 마친 전용실시권설정등록의¹⁾ 말소등록절차를 이행하라.

1. 기초사실

가. 당사자의 지위

1) 원고는 주식회사 D(이하 ‘D’라 한다)로부터 별지 기재 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)에 관한 특허권을 양수받아 2020. 2. 20. 권리의 전부이전등록을 마친 자이다.

2) 피고는 휴대폰부품 제조업 등을 영위하는 회사로, 2018. 5. 15.경 D와 사이에 D로부터 이 사건 특허발명에 대하여 다음과 같은 범위의 전용실시권(이하 ‘이 사건 전용실시권’이라 한다)을 설정받는 내용의 전용실시권 설정계약(이하 ‘이 사건 전용실시권 설정계약’이라 한다)을 체결하고 같은 날 그에 관하여 설정등록을 마쳤다. 전용실시권의 범위 기간: 2018년 06월 01일부터 2036년 07월 04일까지 지역: 대한민국 전지역 실시내용: 특허법 제2조 제3호에 규정한 일체의 실시행위

나. 사건의 경위

1) 피고는 2016년경 주식회사 E(이하 ‘E’라고 한다) 등과 함께 이 사건 특허발명과 관련한 개발을 진행하였고, 그 과정에서 이를 제품화하기 위해 D에게 금형설계를 의뢰하였다. 그 후 2016. 6.경 그 개발내용에 관하여 D와 E의 공동 명의로 특허를 출원하는 계획을 논의하였는데, D가 2016. 7. 4. 이 사건 특허발명을 단독으로 출원하여 2016. 9. 26. 특허등록을 받았다.

2) 이 사건 특허발명이 D 단독 명의로 출원, 등록되자 피고와 D 등 사이에 이견이 있었으나, 피고가 이 사건 특허발명의 실시업체로 D와 주식회사 E를 지정하고 이들의 특허발명 실시에 D가 아무런 이의를 제기하지 않으며, D가 이 사건 특허발명을 실시한 제품인 “PROTECT”라는 물품(이하 ‘이 사건 물품’이라 한다)을 생산하고 피고가 이를 납품받아 판매하기로 하는 내용으로 합의에 이르렀다.

3) 이에 따라 피고는 2017. 1. 24. D와 사이에 이 사건 물품의 생산, 공급과 관련하여 아래와 같은 내용의 거래기본계약(갑 제3호증, 이하 ‘이 사건 거래기본계약’이라 한다)을 체결하였다. 거래기본계약 피고와 D는 이 사건 물품에 대하여 아래와 같은 물품공급계약을 체결한다. 제3조. 개별계약의 성립 ① 개별계약은 피고가 거래내용을 기재한 발주서로 갈음할 수 있다. ② 피고가 발주서를 교부하고, D가 이를 수령함으로써 개별계약은 성립되며, D가 발주를 거부할 의사가 있는 때에는 피고의 발주서를 수령한 후 지체 없이 거부의사를 표시하여야 한다. ③ 피고의 발주서에는 발주연월일, 물품의 품명 및 규격, 자재번호, 수량, 단가, 금액, 납기, 납품장소 등을 기재한다. ④ 개별계약서에서 달리 약정한 사항 이외의 사항은 이 기본계약에 의하고, 만일 이 기본계약에 정하는 사항과 개별계약에 정하는 사항 간에 차이가 있을 때 그 상충하는 부분에 한하여는 개별계약이 정하는 사항이 우선한다. 제4조. 계약목적물 ① 이 계약에 의거 D가 피고에게 납품하여야 할 물품의 종류, 수량 및 품질, 납기, 납품장소 등은 피고의 발주서에 의한다. ②, ③ (생략) ④ 피고가 D에게 공급하는 물품의 가격은 별도 합의한다. 제5조. 금형제작 및 소유권 ① 피고는 D에게 금형 제작을 의뢰하고, D는 자신의 책임으로 금형 제작을 완료하여야 한다. ② D는 피고가 의뢰한 부품 생산을 위한 금형 제작을 정해진 납기에 제작 완료하고 피고의 승인을 얻는다. ③ 피고가 의뢰, 제작한 금형의 소유권은 피고에게 있다. 제6조. 금형의 보관, 관리의 취급 ① D는 피고의 금형에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 이를 관리하여야 한다. ② D는 피고의 동의 없이 제3자에게 양도, 대여하거나 담보로 제공하여서는 아니된다. ③ 내지 ⑥ (생략) 제11조. 대금지급 D는 특별히 약정한 경우를 제외하고는 납품완료 후 피고의 검사기준에 합격하여 해당물품에 대한 권리가 피고에게 이전된 이후에 대금지급을 청구할 수 있고, 그 방법은 매월 마감 후 60일 현금 지급을 원칙으로 한다.

바) 로열티 및 부가가치세는 원화로 지급한다.

제16조. 계약의 해제, 해지 ① 피고 또는 D는 다음 각 호의 사유가 발생할 우려가 있거나 발생하였을 경우 이 계약 및 부수 협정과 개별계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 1., 2. (생략)

3. 피고 또는 D가 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 강제집행(가압류 및 가처분 포함) 또는 파산선고신청, 회사정리의 신청 등 경영상 중대한 사유가 발생하여 이 계약 및 부수협정에 의한 약정 내용이 이행될 수 없다고 인정될 경우 ② 피고 또는 D는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 상대방에게 1월 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정 또는 계약의 이행을 최고하고, 그 기간 내에 이를 시정 또는 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별 계약의 전부 또는 일부를 해제, 해지할 수 있다.

1. 피고 또는 D가 이 계약, 부수협정 또는 개별계약을 위반하였을 경우

2. D가 특별한 사유 없이 발주품의 제작을 거부하거나 상당기간 동안 착수를 지연하여 계약기간 내에 납품이 곤란하다고 인정되는 경우 제20조 (계약의 효력 및 유효기간) 이 계약의 유효기간은 계약체결일로부터 1년으로 한다. 다만 피고 또는 D가 계약 종료 2개월 전까지 갱신거절의 의사를 표시하지 않는 한 이 계약은 동일한 조건으로 1년씩 연장되는 것으로 한다. 별첨 : 특허사용권(이하 아래 조항을 ‘특허사용권 부수 조항’이라 한다)

1. 이 사건 특허발명과 관련하여 피고가 실시 지정한 업체(D, 주식회사 E)가 특허발명을 실시하는 행위에 대하여 D는 이를 모두 허락하며 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

2. D의 특허를 사용하는 조건으로 피고가 발주하는 물량에 대하여 월 별로 발주하는 것으로 하고, D의 월 생산량을 우선적으로 사용하며, 부족한 물량에 대해서만 E에 공급받는 것으로 한다.

4) 피고는 2017. 9. 25. D와 사이에 이 사건 거래기본계약과 관련하여 다음과 같은 내용의 합의(갑 제5호증, 이하 ‘이 사건 제1합의’라 한다)를 하였다.

1. 6월 물품대 \162,640,000원 대하여 2017년 9월 25일 \130,000,000원 지급한다. 미지급 32,640,000원은 2017년 9월 29일까지 지급한다.

2. 7월 물품대 \51,600,000원은 2017년 10월 16일까지 약속하며, 단 10월 2주차부터 protect 납품 진행시 결재 집행한다.

3. 10월 2째주부터 D는 PROTECT를 생산 납품한다.

4. 월 물량은 최소라인구성(대략 100만set)으로 하되 물량 증감시 상호 협의하여 진행한다.

5. D 보유 특허에 대하여 특허권을 제삼자에 양도하지 않음을 약속드리며 공증하기로 한다.

6. 10월부터 납품하는 물품대에 대하여 월말마감 후 60일 결제 약속을 지킨다.

5) 피고는 2017. 9. 29. D와 사이에 이 사건 거래기본계약과 관련하여 다음과 같은 내용의 합의(을 제4호증, 이하 ‘이 사건 제2합의’라 한다)를 한 뒤 합의서에 관하여 공증까지 마쳤다.

1. D 보유중인 특허에 대하여 양사간 거래기간 동안에는 D는 피고 동의 없이 제3자에게 본 특허를 양도하거나 본 특허권을 목적으로 하는 질권을 설정하지 아니한다.

2. D 보유 중인 특허에 대하여 양사간 거래기간 동안은 피고의 동의 없이는 본 특허권에 대한 전용 실시권을 설정하지 아니한다.

3. D의 귀책사유(D 사정에 의한 거래 종료시, 신규개발 참여 못할 경우 등)로 거래 관계가 중단되거나 계약 해지되는 경우에는 합의 공증 제1항, 제2항은 유효하다.

6) 그 후 피고는 2018. 5. 15. 앞서 본 바와 같이 D와 사이에 전용실시권 설정계약을 체결하고 그로부터 이 사건 전용실시권을 설정받았고, 원고는 2020. 2. 20. 이 사건 특허발명에 관하여 권리의 전부이전등록을 받았다.

7) D는 2020. 9. 17. 피고에게 이 사건 거래기본계약 제16조 제2항 제1호 또는 같은 항 제3호에 의하여 이 사건 거래기본계약을 해지하고, 이에 따른 손해배상을 청구할 예정이라는 내용이 기재된 내용증명을 발송하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 5, 6호증, 을 제3, 4, 12호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 제1합의에 따르면, 피고는 D에게 매월 이 사건 물품을 월 200만 개(100만 세트) 이상 발주할 의무가 있는데, 피고는 위 의무에 따라 이행하여야 할 D에 대한 이 사건 물품의 발주를 거의 하지 않았고, 이로 인하여 D는 자금난을 겪다가 2020. 4.경 폐업하였다. 따라서 D와 피고 사이의 이 사건 거래기본계약은 피고의 귀책사유를 원인으로 한 D의 해지 통보로 거래기본계약 제16조 제1항 제3호 또는 제2항 제1호에 의하여 해지되었다.

2) D와 피고 사이의 이 사건 특허발명에 관한 전용실시권 설정계약은 이 사건 거래기본계약에 부수하여 성립하고 종료하는 계약이다. 그런데 위와 같이 이 사건 거래기본계약이 피고의 귀책사유로 해지됨에 따라 그에 부수하는 이 사건 전용실시권 설정계약도 해지되었다. 따라서 피고는 D부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 양수받은 원고에게 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 피고

1) D는 이 사건 제1합의 제5항, 이 사건 제2합의 제1항에 반하여 무단으로 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 특허권을 양도한 것이고, 따라서 원고는 이 사건 특허발명의 정당한 권리자라 할 수 없으므로 원고의 이 사건 소제기는 부적법하다.

2) 이 사건 전용실시권 설정계약은 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고 할 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

3) 이 사건 거래기본계약은 2019년경 D의 사정으로 피고와의 합의에 따라 해지되었고, 이 사건 제2합의 제3항에 따라서 위 합의 제1, 2항이 유효하므로, 피고는 원고에게 이 사건 전용실시권을 말소할 의무가 없다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

이행청구의 소에서는 자기가 이행청구권자임을 주장하는 자가 원고적격을 가지는 것인바(대법원 1994. 6. 14. 선고 94다14797 판결 등 참조), 원고가 이 사건 특허권자임을 근거로 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소를 청구하고 있는 이상 원고적격은 인정된다. 따라서 원고가 이 사건 특허발명의 정당한 권리자라 할 수 없어 이 사건 소가 부적법하다는 피고의 본안 전 항변은 이유 없다.

4. 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었는지 여부에 관한 판단

가. 원고는 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이고, 이 사건 거래기본계약이 해지된 이상 그에 부수한 이 사건 전용실시권 설정계약도 해지되었다고 주장하므로, 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수하여 존속하는 계약인지 여부에 관하여 먼저 본다.

1) 앞서 기초사실에서 본 바와 같이, D와 피고는 2017. 1. 24. 이 사건 물품의 생산, 공급을 위하여 이 사건 거래기본계약을 체결하면서 특허사용권 부수 조항을 두어 D는 피고가 지정하는 업체로 하여금 이 사건 특허발명의 실시를 허락할 것을 규정한 이래로, 2017. 9. 29. 이 사건 제2합의를 통하여도 그와 같은 취지를 명확히 한 사실, 이 사건 제2합의서에서 이 사건 특허발명에 대하여 “양사간 거래기간 동안은” D가 피고의 동의 없이는 그 특허에 대한 전용실시권을 설정하지 않기로 한 사실, 그 이후인 2018. 5. 15. 피고가 이 사건 전용실시권을 설정받은 사실은 각 인정된다.

2) 그러나 앞서 든 증거에 의해 인정되는 아래와 같은 사정, 즉 이 사건 거래기본계약과 제1합의 및 제2합의, 이 사건 전용실시권 설정계약의 각 경위에 전용실시권의 성격 등을 종합해 보면, 앞서 인정되는 사실만으로는 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약의 효력에 종속하는 계약이라고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 특허권의 전용실시권은 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하는 권리로서(특허법 제100조 제1항), 전용실시권자는 금지청구권(특허법 제126조), 손해배상청구권(특허법 제128조), 신용회복청구권(특허법 제131조) 등의 권리를 가지는데, 이는 특허권자를 대위하여 행사할 수 있는 것이 아니고 전용실시권자 자신의 권리로서 갖는 것이다. 즉, 전용실시권은 그 설정된 범위 안에서는 사실상 특허권과 가까운 지위를 가지는 것으로, 특별한 사정이 없는 한 설정계약 당사자 사이의 기본적인 거래관계와 별개의 효력을 가지는 것이 원칙이다.

나) 그런데 이 사건 거래기본계약의 특허사용권 부수 조항, 이 사건 제2합의 등을 살펴보더라도, 위 계약 등에 포함된 이 사건 특허발명에 대한 내용은 D로 하여금 ① 피고가 지정한 업체들이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있도록 하고(이 사건 거래기본계약의 특허사용권 부수 조항 제2항), ② 피고와의 거래기간 동안 이 사건 특허를 제3자에게 양도하거나 전용실시권을 설정하거나 질권을 설정하지 않도록 하는 것(이 사건 제2합의 제1, 2항)에 불과할 뿐, 피고에게 ‘전용실시권’을 설정해준다는 취지의 내용은 포함되어 있지 않다.

다) 한편, 이 사건 거래기본계약은 그 계약기간을 1년으로 하고, 다만 갱신거절의 의사표시가 없으면 1년 단위로 갱신되도록 규정하고 있다(제20조). 따라서 만일 이 사건 전용실시권 설정이 이 사건 거래기본계약에 부수한 것이라면 이 사건 전용실시권의 기간 역시 이 사건 거래기본계약과 마찬가지로 설정하거나 그와 유사하게 단기간으로 설정하는 것이 경험칙에 부합한다고 할 것인데, 이 사건 전용실시권은 그 기간을 이 사건 특허발명의 존속기간만료일인 2036. 7. 4.까지로 정하고 있다. 또한 이 사건 전용실시권 설정 당시인 2018. 5. 15.경 D와 피고는 이미 이 사건 거래기본계약에 따른 각종 물품 대금 등과 관련하여 상당한 갈등을 겪어 이 사건 제1합의에 이르렀던 것으로 보이는데, 이 사건 전용실시권 설정계약 당시 쌍방에게 이 사건 거래기본계약이 이 사건 특허발명의 존속기간만료일까지 갱신될 것이라는 합리적 기대가 있었다고 보이지 않는다.

라) 이 사건 제2합의에 따르면, D와 피고 사이의 거래관계가 D의 귀책사유로 중단되거나 해지되는 경우에도 D는 피고의 동의 없이 이 사건 특허권을 양도하거나 이에 대하여 질권이나 전용실시권을 설정하지 못하도록 약정이 체결되어 있었는데, 그로부터 약 8개월이 경과한 후에 그러한 기본계약과는 별개의 법률행위이자 피고의 권리를 한층 강화하여 피고에게 물권에 준하는 전용실시권을 부여하는 내용의 이 사건 전용실시권 설정계약이 체결되었고 그에 관하여 설정등록이 마쳐졌다.

마) 앞서 본 바와 같이 이 사건 거래기본계약 이전부터 이 사건 특허발명의 출원 등에 대하여 피고와 D 사이에 이견이 있었고, 그에 관한 합의로서 피고가 그 특허발명의 실시권자를 지정하고 D는 피고의 동의 없이는 그 특허권을 제3자에게 처분(양도, 질권 또는 전용실시권 설정) 하지 않기로 하는 내용의 이 사건 제1, 2약정이 체결된 바 있다. 이러한 사정에 비추어 보면 D가 피고에게 이 사건 특허발명의 존속기간만료일까지 전용실시권을 설정해 준 것은, 위와 같이 이 사건 특허발명이 D 단독 명의로 출원, 등록된 당초부터 피고와 D 사이에 D의 권리를 제한하는 방향으로 합의가 성립되어 온 것과 같은 방향성을 갖는 것으로 볼 여지도 있다.

바) D는 2020. 9. 17. 피고에게 피고가 이 사건 거래기본계약을 이행하지 아니하였음을 이유로 계약을 해지한다고 통지하며 해지에 따른 손해배상을 청구할 것을 고지하면서도 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소나 그에 관한 향후 절차에 대해서는 아무런 언급을 하지 아니하였다.

나. 원고는 피고가 이 사건 거래기본계약 및 이 사건 제1, 2합의에 따라 전용실시권 설정등록을 요청하여 D가 피고로부터 ‘PROTECT' 100만 세트를 발주받을 것을 대가로 이 사건 전용실시권 설정등록을 마쳐주었는데 피고가 위와 같은 발주 약속을 이행하지 않아 이 사건 거래기본계약 및 전용실시권 설정계약이 실효되었다는 취지로도 주장하나, 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약의 존속을 전제로 하는 계약이라고 보기 어려움은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 전용실시권 설정계약이 원고 주장과 같은 조건을 부관으로 하여 체결되었음을 인정할 아무런 증거가 없다.

다. 결국 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고 할 수 없는 이상, 이와 다른 전제에서 이 사건 거래기본계약이 해지되었으므로 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었다는 취지의 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다(이러한 점에서 원고가 주장하는 변론재개를 통한 추가 입증의 필요성도 인정되지 아니한다).

5. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 따라서 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.