특허법원 2010. 9. 3. 선고 2010허4045 판결 [권리범위확인(상)]

특허심판원이 2010. 4. 16. 2010당230호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[인정근거] 갑 제1, 3, 4호증

가. 원고의 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 7. 18./2008. 11. 14./제768806호

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 의약용 양모제, 의약용 발모제, 의약용모발성장촉진제, 의약용 탈모예방방지제, 비듬치료제, 의약용 구강세정액(이하, 원고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다.)

나. 확인대상상표

1) 구 성 :

2) 사용상품 : 탈모방지, 양모전용 의약외품 헤어토닉

3) 사 용 자 : 피고

다. 선등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 5. 28./2008. 2. 21./제739447호

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 헤어토닉, 샴푸, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발염착제, 헤어컨디셔너, 헤어케어로션, 헤어케어크림, 헤어크림

4) 등록권자 : 000

5) 전용사용권자 : 피고

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 2. 1. 피고를 상대로 피고가 사용하고 있는 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라고 한다)하였다.

2) 특허심판원은 2010. 4. 16. 2009당173호로 확인대상상표는 선등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 것이므로 이 사건 심판청구는 등록된 상표를 대상으로 적극적 권리범위확인을 청구한 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로, 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고의 주장

확인대상상표의 사용상품인 ‘탈모방지, 양모전용 의약외품 헤어토닉’은 선등록상표의 지정상품인 ‘헤어토닉’ 등과 동일한 상품이 아니므로, 확인대상상표는 등록된 상표라고 할 수 없다. 따라서 이 사건 심판청구가 등록된 상표를 대상으로 한 것이어서 부적법하다는 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

확인대상상표의 사용상품은 선등록상표의 지정상품 중 ‘헤어토닉’과 동일한 상품이고, 이 사건 심판청구는 등록된 상표를 대상으로 적극적 권리범위확인심판을 구하는 경우에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 하는바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 사건 권리범위확인심판청구의 적법 여부

가. 판단기준

상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). 한편, 등록상표를 사용하는 상품에는 지정상품 그 자체뿐 아니라 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품도 포함된다고 할 것인데, 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상품인지 여부는 양 상품의 품질․용도․형상․사용방법․유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4427 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 표장의 동일성 여부

확인대상상표와 선등록상표의 표장은 모두 ‘댕기머리’라는 문자를 포함하고 있다는 점에서 같다. 다만, 양 표장의 글자체가 다르고, 확인대상상표의 표장은 각 글자 사이에 점이 하나씩 삽입되어 있으며, 선등록상표의 표장은 ‘댕기머리’ 밑에 작은 글씨로 '스칼토닉'과 ‘SCAL TONIC’이 배열되어 3단으로 구성되어 있는 점에서 외관상 다소 상이한 면이 있다. 그런데, ‘SCAL TONIC’은 두피를 의미하는 ‘scalp'와 강장제(强壯劑)를 의미하는 ’tonic'을 결합하되 ‘scalp'의 ’p'를 생략하여 만든 조어(造語)로서 ‘두피에 사용되는 강장제’를 의미하므로 선등록상표의 지정상품인 ‘헤어토닉’ 등을 직접적으로 연상시켜 식별력이 없고, ‘스칼토닉’은 위 ‘SCAL TONIC’을 한글로 음역하여 표기한 것에 불과하여 그 역시 식별력이 없다. 한편, 확인대상상표가 채용한 글자체는 고딕체 계열로서 이례적이거나 독특한 글자체가 아니고, 각 글자 사이에 삽입된 점 역시 아무런 식별력이 없는 단순한 부가요소에 불과하다. 따라서, 양 상표는 일반 수요자나 거래자에 의하여 동일하게 ‘댕기머리’로 인식될 것인바, 확인대상상표의 표장은 거래통념상 선등록상표의 표장의 동일성을 해치지 않는 범위 내에 있다고 봄이 상당하다.

2) 상품의 동일성 여부

가) 확인대상상표의 사용상품인 ‘탈모방지, 양모전용 의약외품 헤어토닉’과 선등록상표의 지정상품 중 ‘헤어토닉’의 대비 ‘헤어토닉’은 머리를 의미하는 영문자인 ‘hair'와 강장제를 의미하는 ’tonic'을 결합하여 만들어진 단어인 ‘hair tonic'을 한글로 음역하여 표기한 것으로서, 사전적으로는 ‘두발용의 양모제(養毛劑)’를 의미하고(을 제4-1호증), 구체적으로는 ‘두피에 영양을 주어 건강하고 윤택한 머릿결을 만들어주고 모근을 튼튼하게 하여 탈모를 예방하며 비듬․가려움증을 없애주는 용도로 사용되며, 알코올을 주성분으로 하여 알코올 수용액에 살균제, 자극제 및 향료 등을 용해시켜 제조되는 양모제’(을 제4-2호증)를 의미한다. 그렇다면 ‘탈모방지, 양모전용 의약외품 헤어토닉’과 ‘헤어토닉’은 알코올, 살균제, 자극제 및 향료 등을 용해시켜 제조된다는 점에서 품질이 동일하고, 탈모방지 및 양모(養毛)를 위하여 머리부위에 사용된다는 점에서 그 용도 및 사용방법이 같다. 또한 알코올을 주성분으로 한 수용액 또는 이를 용기에 담은 상품들이라는 점에서 그 형상도 차이가 없다. 나아가 양 상품 모두 인터넷 홈페이지, 쇼핑몰 등에서 판매되고 있고(갑 제2, 13호증, 변론 전체의 취지) 모발의 유지와 건강에 관심이 있는 사람들이 구매한다는 점에서 유통경로 및 수요자 역시 동일하다. 따라서 양 상품은 품질․용도․형상․사용방법․유통경로 및 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려할 때 거래사회의 통념상 동일한 상품이라고 할 것이다.

나) 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 확인대상상표의 사용상품은 ‘의약외품’으로서 선등록상표의 지정상품인 ‘헤어토닉’과 상품류가 다를 뿐 아니라 약사법의 적용을 받아 그 관리체계가 상이하므로, 양 상품은 동일한 상품이 아니라고 주장한다. 살피건대, 확인대상상표의 사용상품은 상표법 시행규칙상 상품류 구분 제5류에 속하는 ‘의약외품’에 해당하는데, 약사법 제31조 제4항에 의하면 의약외품의 제조를 업으로 하려는 자는 대통령령이 정하는 시설기준에 따라 필요한 시설을 갖추고 식품의약품안전청장에게 제조업신고를 하여야 하며, 품목별로 품목허가를 받거나 품목신고를 하여야 하고, 같은 법 제65조에 의하면 용기나 포장 등에 주요 성분의 명칭, ‘의약외품’이라는 문자 등을 기재해야 하는 등 약사법에서 정한 행정규제를 받게 된다. 반면, 선등록상표의 지정상품 중 ‘헤어토닉’은 위 상품류 구분 제3류에 속하는 화장품 또는 인체용 비누류에 속하는 상품으로서 ‘의약외품’과 같은 행정규제를 받지 않는 대신 약사법 제66조, 제61조 제2항에 의하면 의학적 효능이 있는 것처럼 광고할 수 없는 등의 제약을 받게 된다. 그러나, 상품류 구분은 등록사무의 편의를 위한 것으로서 상품의 동일성 여부를 판단하는 기준이 될 수 없다. 또한, 확인대상상표의 사용상품이 의약외품으로서 허가를 받은 업체만이 제조할 수 있는 등의 행정규제를 받는다고 하더라도, 의약품과 달리 약국 개설자 등에 의해서만 판매된다는 제한이 없어(약사법 제44조 참조) 쇼핑몰 등 일반 유통경로를 통하여 거래되고 있는바, 양 상품이 그 품질․용도․형상․사용방법․유통경로 및 수요자 등에서 차이가 없는 이상 약사법의 적용에 따른 행정규제를 받는지 여부에 따라 일반 수요자들에 의하여 상이한 상품으로 인식된다고 할 수도 없다. 따라서, 상품류 구분이나 약사법에 따른 행정규제에서 차이가 난다고 하여 양 상품을 동일하지 아니한 상품이라고 볼 수는 없으므로, 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 소결론

결국, 확인대상상표는 선등록상표와 그 표장 및 상품의 동일성이 인정되어 동일한 범위에 속하는 상표라고 할 것이므로, 이 사건 심판청구는 등록된 상표를 확인대상상표로 삼아 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이어서 적법하지 아니하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 그 이유에 적절하지 않은 부분이 있기는 하나 이 사건 심판청구를 각하한 결론에 있어서는 정당하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.