특허법원 2013. 6. 14. 선고 2013허877 판결 [등록무효(실)]

특허심판원이 2013. 1. 3. 2012당(취소판결)155호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록고안

(1) 고안의 명칭 : 주차 단속시스템

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 10. 15./ 2005. 12. 20./ 제20-404627호

(3) 실용신안권자 : 원고들

(4) 청구범위 및 도면 : 별지 1과 같다(이하 2011. 5. 6.자 정정청구된 청구범위의 고안을 ‘이 사건 종전 정정고안’이라 한다).

나. 비교대상고안들

(1) 비교대상고안 1(을 제2호증의 1)

비교대상고안 1은 2004. 3. 18. 공개된 일본 공개특허공보 특개2004-86783호에 게재된 ‘교통위반 단속 시스템’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2의 제1항과 같다.

(2) 비교대상고안 2(을 제3호증의 1)

비교대상고안 2는 1998. 4. 14. 공개된 일본 공개특허공보 특개평10-97695호에 게재된 ‘주차차량의 검출(檢出)장치’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2의 제2항과 같다.

(3) 비교대상고안 3(을 제4호증)

비교대상고안 3은 2005. 9. 1. 공고된 국내 등록실용신안공보 제20-394317호에 게재된 ‘차량용 무인단속장비’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2의 제3항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2011. 3. 3. 특허심판원에 실용신안권자인 원고들을 상대로 하여, 2011. 5. 6.자 정정청구 전 이 사건 등록고안은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상고안 1, 2에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 등록무효심판(2011당451호)을 청구하였다.

(2) 원고들은 위 등록무효심판이 계속 중인 2011. 5. 6. 이 사건 등록고안의 청구범위를 별지 1의 제1의 나.항 기재와 같이 정정하는 내용의 정정청구를 하였다.

(3) 특허심판원은 2011. 8. 23. 위 정정청구를 적법하다고 인정한 다음, 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘종전 심결’이라 한다)을 하였다.

(4) 피고가 종전 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 이를 2012허9177호로 심리하였는데, 피고는 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 이 사건 종전 정정고안의 진보성이 부정된다고 주장하면서 이에 대한 증거로 갑 제3, 4, 5호증을 제출하였고, 특허법원은 2012. 3. 30. 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 청구를 받아들여 종전 심결을 취소하는 내용의 판결(이하 ‘취소판결’이라 한다)을 선고하였다.

(5) 원고들은 취소판결에 불복하여 대법원에 상고하였으나(2012후1385호), 대법원이 2012. 7. 26. 상고를 기각함에 따라 취소판결은 그대로 확정되었다.

(6) 위와 같이 취소판결이 확정됨에 따라 피고가 청구한 위 등록무효심판사건이 특허심판원 2012당(취소판결)155호로 재심리되었고, 그 과정에서 원고들은 특허심판원에 이 사건 등록고안의 청구범위를 정정하기 위하여 2012. 11. 2. 및 2012. 11. 26.자 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다)를 하였다.

(7) 특허심판원은 2013. 1. 3. 이 사건 정정청구서는 적법한 기간 내에 제출된 것이 아니라는 이유로 수리하지 아니하고, 원고들의 2011. 5. 6.자 정정청구를 적법하다고 인정하였으며, 이 사건 종전 정정고안은 확정된 취소판결의 기본 이유와 같이 그 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제6호증, 을 제1호증의 1, 2, 을 제2호증의 1, 을 제3호증의 1, 을 제4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들 주장의 심결 위법사유의 요지

가. 특허법 제159조 제1항, 제133조의2 제1항에 의하면, 심판에서는 직권심리의 경우 당사자에게 기간을 정하여 의견을 진술할 기회를 주도록 하고 있고, 위 기간 내에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있으므로, 이 사건 심결이 직권심리에 의한 것이라면 이 사건 정정청구는 적법하여 수리되어야 한다.

나. 이 사건 심결이 직권심리에 의한 것이 아닌 경우, 특허법 제147조 제1항, 제133조의2 제1항에 의하면, 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 피청구인에게 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있고, 위 기간 이내에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있으므로, 이 사건 정정청구는 적법하여 수리되어야 한다.

다. 따라서 이 사건 정정청구는 적법하여 수리되어야 하고, 이와 같이 정정청구된 청구범위의 고안은 비교대상고안들과 대비할 때 신규성과 진보성이 인정되므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 정정청구의 적법 여부

가. 실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 관련 규정

(1) 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2 제1항 제133조 제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.¹⁾

(2) 특허법 제147조 제1항

심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

(3) 특허법 제159조 제1항

심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

나. 구체적 판단

(1) 종전 심결은 비교대상고안 1, 2에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하였고, 취소판결은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성을 부정하였음은 앞서 본 바와 같으며, 당사자들이 비교대상고안 3에 대한 자료를 이 사건 심결에 제출하였다고는 보이지 아니하고, 특허심판원이 비교대상고안 3에 대한 증거를 직권으로 채택하여 비교대상고안 1, 2, 3에 따라 진보성이 부정된다는 이 사건 심결을 한 것으로 보인다. 그런데 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있다(대법원 2006. 2. 9. 선고 2003후1994 판결 참조)고 할 것인바, 을 제1호증의 1의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 피고가 취소판결 소송계속 중 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정된다고 주장하면서 그 증거들을 제출하였던 점, 이에 대응하여 원고들도 이 사건 종전 정정고안은 비교대상고안 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 다투었던 점 등에 비추어 보면, 이미 취소판결의 소송절차에서 비교대상고안 3에 대하여서는 당사자들 사이에 충분한 공방이 이루어졌다고 할 것이다. 나아가 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바(특허법 제189조 제3항), 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 참조). 그렇다면 위 비교대상고안 3에 대하여서는 취소판결의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어졌을 뿐만 아니라 특허심판원은 확정된 취소판결에 있어서 그 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되고, 이 사건 심결에서 종전 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 새로운 증거의 제출도 없는 바, 따라서 특허심판원이 재심리과정에서 비교대상고안 3을 직권으로 채택하여 심리하였다 하더라도 원고들에게 의견진술의 기회와 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는 특허법 제159조 제1항, 제133조의2 제1항의 규정이 위와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기는 어렵다.

(2) 그리고 갑 제1호증의 기재에 의하면 종전 심결의 심판장은 답변서 제출기간을 2011. 5. 7.으로 지정한 사실을 인정할 수 있고, 원고들은 위 기간을 도과하여 이 사건 심결 중에 이 사건 정정청구서를 제출한 사실은 앞서 본 바와 같은 바, 특허법 제147조 제1항은 ‘심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하여 ‘심판의 청구가 있는 때’에 답변서를 제출할 기회를 주도록 하고 있고, 위 규정은 심판청구가 있는 때에 심판장은 피청구인에게 청구서의 부본을 송달하고 답변서를 제출할 기회를 부여함으로써 피청구인이 충분히 대응하고 청구이유가 없음 등을 진술할 수 있는 기회를 주기 위함에 그 목적이 있고, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 경우에는 새로운 심판의 청구가 있는 때로 볼 수 없다고 할 것이므로, 취소판결의 확정으로 다시 심리를 하는 이 사건 심판절차에서는 특허법 제147조 제1항, 제133조의2 규정에 의하여 심판장이 원고들에게 답변서 제출기회와 정정청구의 기회를 주어야 한다고 볼 수 없다.

(3) 나아가 특허법 제133조의2 제1항 후문인 ‘이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다’는 규정에 의하여 정정청구가 가능한지 여부에 관하여 보건대, 이 사건의 심결에서 피고가 증서서류를 제출하였음을 인정할 증거가 없으므로, 정정의 청구를 허용할 필요가 인정되는 경우라고 볼 수 없다.

(4) 구 특허법 제133조의2 제1항은 특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 있어서 특허법 제147조 제1항의 답변서 제출기간 및 특허법 제159조 제1항의 직권심리에 따른 의견진술의 기간, 별도로 지정된 정정청구기간 이내에 한하여 정정청구를 할 수 있도록 규정하고 있고, 특허법 제136조 제1항은 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우가 아닌 한 특허권자는 언제든지 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 위 규정에 의하면 실용신안권자인 원고들은 고안의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 특허법 제133조의2 제1항의 해당 기간 내에 특허심판원에 정정청구를 할 수 있고, 고안의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우가 아닌 경우에는 언제든지 정정심판을 청구할 수 있으므로, 원고들로서는 심결취소소송이 특허법원 및 대법원에 계속 중인 동안에는 기간의 제한 없이 정정심판을 청구할 수 있었는 바, 그렇다면 원고들의 정당한 방어권 행사를 위한 실용신안고안의 명세서 또는 도면의 정정 기회가 상실되었다고 볼 수 없다.

(5) 따라서 특허심판원이 이 사건 정정청구서가 적법한 기간 내에 제출된 것이 아니라는 이유로 이 사건 정정청구를 수리하지 않은 것은 것에 어떠한 위법 사유가 있다고 볼 수 없다.

4. 이 사건 종전 정정고안의 진보성 여부

취소판결 확정 후 다시 진행된 심판절차에서, 원고들은 비교대상고안 3이 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 취지에 따라 공지되지 않은 것이고, 이 사건 종전 정정고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1, 2에 의하여 용이하게 고안할 수 없다고 주장하였다. 이 사건 심결은 위 공지 예외 주장에 대하여서는 비교대상고안 3은 실용신안등록출원절차의 일환으로 특허청장이 공개한 것이어서 실용신안을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 기한 간행물에 발표한 것이 아니고, 원고들은 같은 법 제6조 제2항 규정에 따라 공지 예외의 취지를 기재한 서면을 출원 당시 제출한 바도 없으므로 구 실용신안법 제6조 제1항에 해당하지 않고, 이 사건 종전 정정고안의 진보성에 대하여서는 확정된 취소판결에 있어서 그 취소의 기본이 된 이유에 따라 이 사건 종전 정정고안은 진보성이 부정된다고 판단하였다. 확정된 취소판결의 기본이 된 이유와 을 제2호증의 1, 을 제3호증의 1, 을 제4호증의 각 기재에 비추어 살펴보면, 이 사건 심결의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 어떠한 위법 사유가 있다고 볼 수 없다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.