대법원 2006. 2. 9. 선고 2003후1994 판결 [취소결정(특)]

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있고(대법원 1983. 10. 11. 선고 83후47 판결 참조), 한편 특허이의신청에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허취소결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있는바(특허법 제172조 참조), 특허취소결정에 대한 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에 해당하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하는지의 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용, 특허취소결정의 이유, 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거, 심사 또는 심판에서의 당사자의 주장내용 등을 종합하여 판단하여야 한다.

나. 기록에 의하면, 특허청 심사관 합의체는 명칭을 ‘리프리스트레스(Re-prestress) 강합성빔 제작방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)이 인용발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소결정을 하였음에 반하여, 그 특허취소결정에 대한 심판에서 특허심판원은 이 사건 특허발명이 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고들의 청구를 기각하는 심결을 함으로써, 특허취소결정의 이유와 심결의 이유에 다소 차이가 있으나, 특허이의신청인 소외인 2가 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되므로 그 특허가 취소되어야 한다는 이유로 관련 증거를 첨부하여 특허이의신청을 하였고, 그 이의신청서 및 보정서 부본을 송달받은 원고들이 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여는 신규성 및 진보성이 부정되지 아니하므로 그 특허가 유지되어야 한다는 취지의 이의답변서를 특허청 심사관 합의체에 제출한 바 있을 뿐만 아니라, 특허취소결정에 대한 심판을 청구하면서도 이 사건 특허발명은 인용발명 1에 의하여는 용이하게 발명할 수 없고 인용발명 2는 이 사건 특허발명과 그 내용을 달리하므로 특허취소결정이 취소되어야 한다는 취지의 심판청구이유보정서를 특허심판원에 제출하였음을 알 수 있고, 또한 인용발명 2에 관한 자료는 특허심판원이 직권으로 새로이 채택한 증거가 아니라 특허이의신청절차에서 특허이의신청인에 의하여 적법하게 제출된 증거이고, 특허심판원이 심결 이유에서 들고 있는 참고자료 2(을 제4호증의 1 내지 5와 같다)는 이 사건 특허발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 주지·관용의 기술이 무엇인지를 확인하기 위하여 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하므로, 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 관한 증거라고 할 수 없다.

다. 그렇다면 특허심판원은 당사자가 신청한 이유 및 증거에 대하여 적법하게 심리·판단하였다고 할 것이고, 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 직권으로 심리·판단하였다고 볼 수 없으므로, 심판절차에 위법이 없다고 본 원심의 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심판에서의 직권심리 및 의견진술기회 부여에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2, 3, 4점에 대하여

가. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채택증거를 종합하여 이 사건 특허발명을 인용발명 1, 2와 대비하여 그 판시와 같은 사실을 인정하고 나서, 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 취지로 판단하였다.

(1) 이 사건 특허발명의 ‘I자 형강에 미리 일정 크기의 휨모멘트를 발생시키는 하중을 재하(在荷)하고 하부플랜지에 콘크리트를 타설한 후 그 하중을 제거하여 하부플랜지 콘크리트에 1차 압축 프리스트레스를 도입하고, 위 하부플랜지 콘크리트 내에 설치된 인장재에 의해 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 구성’은 인용발명 1의 ‘I 형강빔에 2차 프리플렉션(pre-flection) 하중을 가한 상태에서 하부플랜지 주위에 콘크리트를 타설·양생한 다음 하중을 제거함으로써 1차 프리스트레스 합성빔을 제조하고, 하부플랜지 내부의 쉬스파이프(sheath pipe) 내의 텐던(tendon)을 잡아당겨 3차 프리플렉션 하중을 가하는 구성’과 그 기술적 내용이 동일하다.

(2) 이 사건 특허발명은 ‘비접합(非接合) 스트랜드(strand)’로 되어 있고, 인용발명 1은 ‘쉬스파이프에 텐던을 삽입하는 구성’으로 되어 있고, 인용발명 2는 ‘큰 직경의 2개의 케이블’로 되어 있는데, 위 구성들은 모두 하부플랜지 콘크리트 내에 설치되어 강합성빔에 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 포스트텐션(post-tension)용 긴장재(緊張材)에 관한 구성이고, 그라우팅이 필요한 접합 스트랜드와 그라우팅이 필요 없는 비접합 스트랜드 모두 포스트텐션용 긴장재로 사용할 수 있다는 것이 해당 분야에서 널리 알려진 기술임을 감안할 때 긴장재와 콘크리트 사이에 그라우팅을 실시할 것인지의 여부는 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 사항에 불과하다.

(3) 이 사건 특허발명은 ‘스트랜드’가 일정 간격으로 다수 개 배치되어 있음에 반하여, 인용발명 1은 ‘하나 또는 두 개의 텐던’만이 하부플랜지에 배치되어 있으나, 양 구성은 모두 외부 인장력을 받아 프리스트레싱이 가능한 긴장재 역할을 하고, 위 스트랜드나 텐던의 개수와 설치 위치는 설계조건에 맞춰 정해지고 고정불변의 사항이 아니며, 더욱이 인용발명 2에는 프리텐션(pre-tension)용이기는 하지만 스트랜드가 다수 개 일정 간격으로 배치된 기술사상이 나타나 있으므로, 이러한 정도의 응용설계는 당연히 고려되어야 할 사항이다.

(4) 이 사건 특허발명의 ‘콘크리트’는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것으로 특정되어 있음에 반하여, 인용발명 1, 2에는 이에 대응하는 구성이 없으나, 이 사건 특허발명의 위 구성은 설계조건에 따라 정해지는 2차 압축 프리스트레스의 크기에 부합하는 압축강도의 콘크리트를 임의로 선택하여 사용할 수 있는 정도의 단순설계사항에 불과하다. 이 사건 특허발명의 ‘완전 프리스트레싱’에 관한 구성과 인용발명 1의 ‘3차 프리플렉션 하중을 가하는 구성’은 동일하고 그 작용효과 역시 동일하다.

(5) 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2는 모두 산업상 기술분야가 동일하고, 이 사건 특허발명과 인용발명 1은 콘크리트 하부플랜지에 인장재를 배치하여 긴장하는 기술적 수단을 채택하여 완전 프리스트레싱(pre-stressing)을 추구함으로써 하부플랜지 콘크리트에 인장균열이나 피로강도의 저하현상이 발생되지 않게 하는 목적 및 작용효과를 갖는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 특허발명은 비접합 스트랜드를 채택함에 따라 시공의 편리성과 재긴장(再緊張)이 가능하다는 점에서 인용발명 1, 2와 차이가 있으나 이는 손쉽게 예측할 수 있는 정도이고, 이 사건 특허발명이 종래 프리스트레스 강합성빔의 형고와 단면을 그대로 유지하면서 완전 프리스트레싱을 달성할 수 있다는 작용효과 역시 예상가능하고 예측하기 힘든 현저한 것이라 할 수 없다.

(6) 건설기술관리법 제18조에 의거한 신기술 지정과 특허법 제29조 제2항에 의한 진보성 판단은 서로 다른 것이므로, 이 사건 특허발명과 동일한 기술에 대한 신기술 지정은 이 사건 특허발명의 진보성 판단과 논리 필연적인 관계가 없다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 채택한 을 제4호증의 1 내지 5, 을 제10호증의 1 내지 4는 특허이의신청절차에서 적법하게 제출된 증거는 아니지만, 이들 증거에 기재된 내용은 그라우팅이 필요한 부재와 그라우팅이 필요하지 않은 부재 모두 포스트텐션용 긴장재로 사용될 수 있음이 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술이라는 점을 밝히기 위한 자료에 불과하므로 원심이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 관하여 심리하였다고 할 수 없고, 비록 이 사건 특허발명과 동일한 기술이 건설기술관리법 제18조에 의하여 신기술로 지정되어 있다고 하더라도 이러한 사실만으로 곧바로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정된다고 단정할 수 없으므로, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심결취소소송의 심리범위 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 판단누락, 채증법칙 위배, 심리미진 등의 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.