특허법원 2020. 2. 21. 선고 2019허6600 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2019. 7. 29. 2019당1197호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: 제228730호/ 2010. 8. 27./ 2012. 3. 19.

2) 구성:

3) 지정상품: 서비스업류 구분 제45류의 변호사업

4) 출원인: 김가현

5) 권리자: 피고(김가현이 출원하여 등록받은 후 2018. 11. 23. 피고에게 이전하였다)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 4. 16. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 상표권자인 피고를 상대로, “이 사건 등록서비스표의 출원인은 출원 당시 변호사 자격이 없었을 뿐만 아니라 이 사건 등록서비스표를 피고에게 양도할 당시까지도 변호사 자격을 취득하지 못하였던바 상표를 사용하려는 의사가 없어 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 별도로 특정하지 않는 한 같다) 제23조 제1항 제1호, 제3조에 근거하여 무효이고, 구 상표법 제2조 제1항 제2호 표장의 정의에 합치하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하며, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 원고와 피고가 법률사무소를 공동으로 운영하는 관계에 있음을 잘 알면서 출원한 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당하므로 무효이다”라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1197호로 심리한 후, 2019. 7. 29. “이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제3조 및 같은 법 제23조 제1항 제1호에 어긋나는 출원이라 보기 어렵고, 같은 법 제23조 제1항 제4호, 제7조 제1항 제4호에 모두 해당하지 아니한다”라는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1~3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

이 사건 등록서비스표에는 아래와 같은 등록무효사유가 있음에도 불구하고 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

1) 이 사건 등록서비스표의 출원인은 변호사 자격이 없어 등록서비스표를 사용할 객관적인 의사가 있다고 볼 수 없으므로 등록서비스표는 표장의 정의에 합치하지 않아 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호의 무효사유가 있다.

2) 다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표로 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호의 무효사유가 있다.

가) 이 사건 등록서비스표의 출원인은 오로지 제3자에게 사용권을 설정하거나 서비스표를 양도하려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받은 것으로 이는 상표의 등록주의를 남용하는 권리남용에 해당한다.

나) 이 사건 등록서비스표의 출원인은 이 사건 등록서비스표 출원 당시 원고와 피고가 ‘히포크라 공동법률사무소’를 공동운영하는 동업관계에 있음을 잘 알면서 이 사건 등록서비스표를 출원하였으므로 이는 계약관계나 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용 중인 상표임을 알면서 출원한 것으로(상표법 제34조 제1항 제20호) 선량한 풍속 또는 공공질서에 위배된다.

다) 원고와 피고는 2006. 1. 20. 동업계약을 체결하였으므로, 피고는 원고와의 관계에서 타인의 사무를 처리하는 자에 해당하는데, 원고의 동의 없이 이 사건 등록서비스표의 출원인과 의사연락 하에 이 사건 등록서비스표의 등록을 진행 또는 조력하여 제3자인 이 사건 등록서비스표의 출원인에게 이 사건 등록서비스표라는 재산상 이익을 취득케 함으로써 원고에게 손해를 끼쳤다. 또한, 원고와 피고는 2017. 4. 1. ‘히포크라 공동법률사무소’의 공동대표로서 공동법률사무소 설립신고를 하였는바, 피고는 공동 법률사무소 명칭에 대한 등록서비스표를 취득할지 여부가 공동의 주요안건임에도 원고의 동의 없이 이 사건 등록서비스표의 출원인으로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 권리를 이전받아 재산적 이익을 취득하고 원고에게 명칭의 사용금지 및 형사처벌의 협박까지 하는 등 막대한 손해를 끼쳤다. 이로써 피고는 원고에 대하여 배임행위를 하였다.

3) 법률사무소의 명칭은 상호등기의 대상이 아니고, 변호사법과 대한변호사협회 규칙에 따라 그 명칭이 규율되고 있으므로 타인의 명칭과 중복되거나 오인·혼동될 우려가 없기 때문에 서비스표로 등록할 필요가 없으며, 변호사의 직무는 고도의 공공성을 갖는 것으로 서비스표의 등록대상이 아니다.

4) 피고가 히포크라 법률사무소를 탈퇴하고 법무법인을 설립한 행위는 이 사건 등록서비스표를 사용하지 않겠다는 확정적이고 객관적인 의사를 표시한 것으로서 이 사건 등록서비스표가 더는 자신의 서비스업을 식별하는 출처표시로서 기능할 수 없어 표장의 정의에 합치하지 않으므로 등록무효사유가 있다.

나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

가) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문). 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정됨에 따라 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 상표등록 무효사유도 마찬가지로 구 상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제1호는 제3조 단서의 경우만 등록무효사유로 규정하고 있었으나 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 무효사유로 인정되게 되었다. 이렇게 볼 때, 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다. 한편 구 상표법 제1조는 ‘이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다’고 규정하여 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상 신용을 보호하는 것임을 전제로 한다. 그렇지만 동시에 구 상표법 제41조 제1항은 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하여 이른바 등록주의를 취하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 위 법 개정은 등록주의를 채용한 우리 법제에서 상표나 서비스표를 사용하려는 의사 없이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권 남용을 방지하기 위한 취지에서 이루어진 것으로 보인다. 그런데 상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

나) 나아가, 구 상표법 제9조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 구 상표법 제30조는 ‘심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.’라고 규정하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’를 등록취소사유로 규정하고 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, ‘현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점’ 및 ‘장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점’은 섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다.

2) 검토

갑 제5, 6호증, 을 제14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록서비스표의 출원인이 2010. 8. 27. 이 사건 등록서비스표를 출원한 사실, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시는 물론 피고에게 이전할 당시까지도 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 출원인이 ‘변호사업’에 필요한 자격을 취득하는 데에 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커임을 추단하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없는 점,¹⁾ 더욱이 이 사건은 상표 사용의사에 관한 제3조 본문을 등록거절 또는 무효 사유로 삼지 않는 구 상표법이 적용되던 사안이므로 상표 사용의사 부존재로 등록무효 사유를 삼음에 있어서는 더욱더 엄격하고 신중하게 판단하여야 함이 타당한 점 등을 종합하면, 위와 같은 인정 사실만으로는 이 사건 등록서비스표가 변호사업과 관련하여 이 사건 등록서비스표의 출원인이 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라거나, 장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라고 쉽사리 추단할 수 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

다. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정은 본래 상표를 구성하는 표장 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우 그와 같은 상표에 대하여 등록상표로서의 권리를 부여하지 않을 것을 목적으로 마련된 규정인 점, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품 유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우에 대하여는 구 상표법 제7조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 등 참조).

2) 이 사건 등록서비스표의 출원인이 오로지 제3자에게 사용권을 설정하거나 서비스표를 양도하려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받았다는 주장에 대하여 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 출원인이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 상표브로커임을 추단하거나 인정하기 어려운 점, 앞서 본 법리에서도 알 수 있듯이 구 상표법 제7조 제1항 제4호를 확대하여 적용하는 것은 일반조항으로의 도피 우려가 있으므로 그 적용에 있어 신중해야 하는데, 이 사건은 상표 사용의사에 관한 제3조 본문을 등록거절 또는 무효 사유로 삼지 않는 구 상표법이 적용되던 사안인 점, 이 사건 등록서비스표()는 한글 ‘히포크라’와 영문 ‘HIPPOCRA’가 상하 2단으로 병기되어 있어 그 구성 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아님은 명백한 점, 이 사건 등록서비스표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 인정할 만한 증거가 없는 점을 고려하면, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다.

3) 상표법 제34조 제1항 제20호에 기한 주장에 대하여

이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표 출원 당시 원고와 피고가 ‘히포크라 법률사무소’를 공동운영하는 동업관계에 있음을 잘 알면서 이 사건 등록서비스표를 출원하였다는 사실을 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표 출원 당시 존재하지도 않던 상표법 제34조 제1항 제20호²⁾의 규정을 구 상표법 제7조 제1항 제4호로 포섭하여 그 등록을 무효로 하는 사유로 보는 것은 일반조항으로의 도피 우려가 있어 신중해야 하는 점을 고려할 때, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다.

4) 배임행위 주장에 대하여

가) 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 원고의 주장사실이 인정된다고 하더라도 피고의 배임행위 등 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되었다는 사정만으로는 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당한다고 할 수 없다.

나) 더욱이 갑 제5, 6호증의 각 기재만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원인이 피고와 의사연락 하에 이 사건 등록서비스표를 출원하였다거나, 이 사건 등록서비스표의 출원인과 원고, 피고와의 사이에 계약관계나 업무상 거래관계 등이 있었음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한, 배임죄에서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’라고 하려면, 타인의 재산관리에 관한 사무의 전부 또는 일부를 타인을 위하여 대행하는 경우와 같이 당사자 관계의 전형적·본질적 내용이 통상의 계약에서의 이익대립관계를 넘어서 그들 사이의 신임관계에 기초하여 타인의 재산을 보호 또는 관리하는 데에 있어야 하는데(대법원 2020. 2. 20. 선고 2019도9756 전원합의체 판결 등 참조), 공동법률사무소의 공동대표라는 사정으로는 피고가 원고와의 관계에서 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있었음을 인정하기 어렵고, 갑 제4~9, 14호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)만으로는 이를 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 결국, 피고가 이 사건 등록서비스표를 이 사건 등록서비스표의 출원인으로부터 이전받고 그에 기초하여 원고에게 침해금지 등을 요청한 것이 배임행위에 해당한다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당한다고 볼 수 없다.

4) 소결

따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

라. 기타 원고 주장에 대한 판단

1) 법률사무소의 명칭은 서비스표 등록대상이 아니라는 주장에 대하여

상표법은 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모할 뿐만 아니라 수요자인 일반 공중의 신뢰를 보호함을 그 목적으로 하므로, 변호사의 직무 및 사명이나 명칭에 대한 규율을 목적으로 하는 변호사법과는 그 목적 및 입법취지를 달리한다. 따라서 변호사업을 지정서비스업으로 하는 서비스표는 변호사법상 규율되는 명칭과 중복되어 출처표시로서 보호받을 수 있고, 위와 같이 지정서비스업을 변호사업으로 정하여 등록받은 등록서비스표들에 대한 일반 수요자들의 이익 또한 보호되어야 함이 마땅하다.³⁾ 따라서 이와 전제를 달리하는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 피고가 이 사건 등록서비스표를 사용하지 않겠다는 확정적인 의사를 표시함에 따라 이 사건 등록서비스표가 표장의 정의에 합치하지 않는다는 주장에 대하여 피고가 히포크라 법률사무소를 탈퇴하고 법무법인을 설립하였다는 사정만으로는 피고가 이 사건 등록서비스표를 사용하지 않겠다는 확정적이고 객관적인 의사를 표시한 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 오히려 갑 제13호증, 을 제10, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고가 법무법인 히포크라테스에 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권을 부여하고, 법무법인 히포크라테스는 홈페이지 주소로 ‘http://www.C’을 사용하고 있는 사실이 인정될 뿐이다. 이 부분 원고 주장도 받아들이지 않는다.

마. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록서비스표에는 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 규정된 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제7조 제1항 제4호의 무효사유를 비롯한 원고 주장의 어떠한 무효사유도 있다고 보기 어렵다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.