특허법원 2019. 6. 14. 선고 2019허22 판결 [거절결정(특)]

특허심판원이 2019. 1. 16. 2018원4389호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 출원발명

1) 발명의 명칭: 비촉매 물연료 셀룰로오스 전지

2) 출원일/ 출원번호: 2015. 9. 24./10-2015-135130호

3) 청구범위: 기재 생략

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2015. 9. 24. 이 사건 출원발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 제1호증).

2) 특허청 심사관은 2017. 1. 23. 이 사건 출원발명에 대하여 원고에게, ‘청구범위의 기재가 불비하여 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제42조 제4항 제2호에 따른 요건을 충족하지 못한다.’라는 이유로 의견제출통지를 하였다(갑 제3호증).

3) 이에 원고는 2017. 4. 8. 변리사 김재섭과 ‘지식재산권 출원업무위임계약’을 체결하고(갑 제10호증), 2017. 4. 10. 이 사건 출원발명의 출원 ‘위임장’을 작성하였다(을 제1호증). 위 ‘위임장’에는 ‘1. 모든 출원에 관한 모든 절차’, ‘3. 등록에 관한 모든 절차’, ‘5. 심판에 관한 모든 절차’, ‘12. 특허법 제132조의3¹⁾(실용신안법 제49조 내지 54조, 디자인보호법 제72조, 상표법 제79조)의 규정에 의한 심판청구’ 등을 김재섭에게 위임하는 내용이 기재되어 있다. 김재섭은 원고의 대리인으로서 2017. 4. 13. 특허청에 ‘대리인에 관한 신고서’를 제출하였고, 2017. 6. 22. 명세서 등 보정서를 제출하였다.

4) 특허청 심사관은 2017. 8. 10. ‘이 사건 출원발명이 공개특허공보 제10-2013-40304호에 게재된 발명(이하 ’선행발명‘이라 한다)으로부터 신규성 또는 진보성이 부정되고, 청구범위의 기재가 여전히 불비하여 특허받을 수 없다’라는 취지의 최후의견제출통지를 하였다(갑 제4호증).

5) 이에 김재섭은 2017. 12. 11. 원고의 대리인으로서 의견서 및 명세서 등 보정서(갑 제9호증)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 4. 30. 위와 같은 보정과 의견에도 불구하고 ‘이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허받을 수 없다’는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)을 하였다(갑 제6호증).

6) 이 사건 거절결정서는 2018. 5. 2. 온라인으로 대리인 김재섭에게 송달되었다(을 제3호증).

7) 그 후 원고는 2018. 10. 24. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였으나(갑 제7호증, 이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다), 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2018원4389호 사건으로 심리한 후 2019. 1. 16. ‘이 사건 심판청구는 그 법정기간을 경과한 후 청구된 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없다’라는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구를 각하하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4, 6, 7, 9, 13호증, 을 제1, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 원고의 주장

다음과 같은 이유로 이 사건 심판청구는 부적법하다고 할 수 없고, 나아가 이 사건 출원발명은 신규성 및 진보성이 부정되지 않는데도, 본안판단에 나아가지 않고 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다. ① 출원인인 원고와 재심사청구 또는 이 사건 심판청구 관련 대리인과 계약관계가 없어 대리인에게 이 사건 심판청구에 대한 책임이 없다. ② 출원인인 원고가 이 사건 거절결정서 통보에 대한 대리인의 흠결(출원인이 책임질 수 없는 사유)로 인하여 해당 기간을 지키지 못한 경우, 그 사유가 소멸된 날부터 2개월 이내에 재심사(심판) 청구할 수 있다. ③ 대리인만 전자문서 이용신고를 하였고, 출원인인 원고는 전자문서 이용신고를 하지 않은 상태에서 대리인과의 계약상 대리인이 직접 재심사나 심판청구를 할 수 없는 상황으로 인하여, 출원인인 원고가 특허거절결정서 등본을 직접 서류로 받지 못한 상태이므로, 출원인인 원고가 책임질 수 없는 사유에 해당한다. ④ 출원인이 책임질 수 없는 사유로 절차상 기간을 지키지 못한 경우에 특허법 제67조의3에 따라 특허출원의 회복 기회를 주어야 한다. ⑤ 특허법 제141조(심판청구서 등 각하)의 요건들에 없는 특허법 제132조의17(특허거절결정에 대한 심판)에 근거하여 심판청구서를 각하할 수 없다. ⑥ 특허법 제6조에 ‘특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 특별히 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위들’에 거절결정의 등본을 송달받을 수 있다는 항목을 찾을 수 없다. ⑦ 대리인과 출원인의 계약상 내용에 의해서든, 대리인의 포괄위임에 관한 신고서에 있는 위임사항들에 의해서든, 대리인이 직접 혹은 정보통신망을 이용하여 거절결정 등본을 수령할 권한이 없다.

나. 판단

1) 이 사건 심판청구가 심판청구기간을 도과하여 제기된 것으로서 부적법한지 여부

가) 관련 법리

출원인으로부터 특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 출원대리인은 출원인 본인을 위하여 거절결정 등본 등 출원 절차 관련 서류를 송달받을 지위에 있으므로, 출원인에 대한 거절결정 등본 송달의 효력은 결국 출원인과 출원대리인 중 누구에게라도 최초로 거절결정 등본이 송달되었을 때 발생한다(대법원 2011. 9. 29.자 2011마1335 결정 등 참조).

나) 판단

앞서 든 증거와 기초 사실에 의하면, 이 사건 거절결정 등본이 2018. 5. 2. 원고로부터 이 사건 출원발명의 특허 출원 및 등록에 관한 모든 절차와 심판에 관한 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 출원대리인인 변리사 김재섭에게 온라인으로 적법하게 송달되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 거절결정 등본은 2018. 5. 2. 송달되었다고 봄이 타당하다. 그런데 원고는 특허법 제132조의17에서 정한 거절결정불복심판청구기간인 30일이 경과되었음이 명백한 2018. 10. 24.에 비로소 이 사건 심판청구를 하였으므로, 이 사건 심판청구는 심판청구기간을 도과하여 제기된 것으로서 부적법하다.

2) 특허법 제17조 소정의 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유’가 있는지 여부

가) 관련 법리

특허법 제17조는 “특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의17의 규정에 의한 심판청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다”라고 규정하는데, 여기서 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유’라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 ‘특허에 관한 절차를 밟은 자’에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다(대법원 1999. 6. 11. 선고 99다9622 판결, 대법원 2007. 10. 26. 선고 2007다37219 판결 등 참조).

나) 판단

기초 사실에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 거절결정 등본이 원고의 출원대리인인 변리사 김재섭에게 온라인으로 적법하게 송달되었음에도, 대리인 김재섭은 그 거절결정에 대하여 불복심판청구를 하지 아니하였고, 이에 대하여 대리인 김재섭이 책임을 질 수 없는 사유가 있다는 점에 대하여 원고의 아무런 주장·증명이 없다. 이에 대하여 원고는 ① 원고와 대리인 김재섭의 계약에 비추어 볼 때 대리인 김재섭에게 재심사 청구에 대한 대리권이 없는 점, ② 대리인만 전자문서 이용신고를 하였고, 출원인은 전자문서 이용신고를 하지 않은 상태에서 대리인과의 계약상 대리인이 직접 재심사나 심판청구를 할 수 없는 상황인데, 출원인이 특허거절결정서 등본을 직접 등기서류로 받지 못하였음을 근거로, 이 사건 심판청구기간 도과가 출원인이 책임질 수 없는 사유에 해당한다고 주장하나, 아래와 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. ① 원고가 2017. 4. 13. 특허청에 제출한 ‘대리인에 관한 신고서’(을 제1호증)에 첨부되었으며, 2017. 4. 10. 작성된 ‘위임장’에 따르면 그 위임사항에 ‘1. 모든 출원에 관한 모든 절차, …… 3. 등록에 관한 모든 절차, …… 5. 심판에 관한 모든 절차, …… 12. 특허법 제132조의3(실용신안법 제49조 내지 제54조, 디자인보호법 제72조, 상표법 제70조)의 규정에 의한 심판청구’라고 기재되어 있어, 출원 등에 관한 모든 절차와 거절결정불복심판 청구에 관한 절차까지 대리인에게 위임되었음을 알 수 있다. 한편 원고가 제출한 ‘지식재산권 출원업무위임계약서’(갑 제10호증) 제16조[계약의 종료] 제2항에도 “출원에 관하여 거절결정이 있는 경우 거절결정에 대하여 재심사 또는 거절결정불복심판을 청구하지 않음으로써 거절결정이 확정된 때 또는 거절결정에 대하여 거절결정불복심판청구를 한 때 위임업무는 종료된다.”라고 기재되어 있다. 이상의 점을 고려하면, 재심사 청구 또는 거절결정불복심판 청구에 대하여 대리인이 권한이 없다고 보기 어렵다. ② 특허법 제28조의5 제2항에 따르면 정보통신망을 이용한 서류의 통지는 ‘서면’으로 한 것과 같은 효력을 가지며, 특허법 시행령 제18조 제1항은 “서류는 특허청에서 당사자 또는 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다”라고 규정하고 있어, 출원인인 원고가 전자문서 이용신고를 하지 않았더라도 전자문서 이용신고를 한 대리인이 정보통신망을 이용하여 거절결정 등본을 수령한 것만으로도 거절결정 등본의 송달 효력이 발생하는데 충분하다.

3) 원고의 그 밖의 주장에 대한 판단

가) 원고는 특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 절차상 기간을 지키지 못한 경우에 특허법 제67조의3에 따라 특허출원의 회복 기회를 주어야 한다고 주장한다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이 ‘특허에 관한 절차를 밟는 자’에는 원고(출원인) 뿐만 아니라 그 대리인도 포함된다. 그리고 이 사건 심판청구는 특허법 제132조의17에 따른 거절결정불복심판 청구인데, 특허법 제67의3은 ‘출원심사 청구 기간’이나 ‘재심사 청구 기간’을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 경우 특허출원의 회복에 관한 조항으로서 이 사건 심결취소 소송과는 무관한 조항이다. 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 원고는 또한 특허법 제141조(심판청구서 등의 각하)의 요건들에 없는 제132조의17(특허거절결정에 대한 심판)에 근거하여 심판청구서를 각하할 수 없다고 주장한다. 그러나 이 사건 심판청구가 각하된 이유는 특허법 제132조의17에서 규정하고 있는 심판청구 기간을 도과하였기 때문인데, 원고가 들고 있는 특허법 제141조는 심판청구서가 법령에 정한 방식에 적합하지 않은 경우 ‘결정’으로 각하하는 것에 대한 규정이고, 특허법 제142조는 ‘심판청구 기간 경과 후 심판청구’ 등 부적합한 심판청구로서 흠결을 보정할 수 없는 경우 ‘심결’로 각하하는 것에 대한 규정일 뿐이므로, 이와 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다) 원고는 특허법 제6조에 ‘특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 특별히 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위들’에 특허거절결정의 등본을 송달받을 수 있다는 항목을 찾을 수 없다고 주장한다. 그러나 특허법 제6조의 각 호에서 열거하고 있는 행위들은 특별히 권한 위임받아야만 할 수 있는 ‘특별수권사항’인바, 각 호에서 열거된 행위들에 해당하지 않는 ‘특허거절결정 등본을 송달받는 행위’는 특별한 권한을 위임받지 않아도 대리인이 할 수 있는 행위이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

라) 마지막으로, 원고는 대리인의 설명에 의해서 특허에 관한 절차에 관한 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임한다는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류와 함께 제출하여야 한다고 해서 대리인에 관한 신고서 및 위임장에 서명을 하였고, 대리인과 출원인의 계약상 내용에 의해서든, 대리인의 포괄위임에 관한 신고서에 있는 위임사항들에 의해서든, 대리인이 직접 혹은 정보통신망을 이용하여 특허거절결정 등본을 수령할 권한이 없다고 주장한다. 그러나 원고가 특허청에 제출한 ‘대리인에 관한 신고서’(을 제1호증)는 특허법시행규칙 제5조의2(포괄위임²⁾)에 의거 제출된 ‘포괄위임등록 신청서(특허법시행규칙 별지 제3호서식)’가 아니라 특허법시행규칙 제5조(대리인의 선임 등)에 따라 제출된 ‘대리인에 관한 신고서(별지 제2호서식)’이다. 그리고 앞서 살핀 바와 같이 대리인에 관한 신고서에 첨부된 위임장에는 출원, 등록, 심판 및 심판청구에 관한 모든 절차가 위임사항으로 기재되어 있다. 이러한 점에다가 원고와 대리인 간 계약서(갑 제10호증)에 기재된 아래와 같은 위임범위 및 통지의무 관련 조항을 덧붙여 고려하면, 대리인이 특허거절결정 등본을 수령할 권한이 없다고 보기 어렵다. 원고의 위 주장 또한 받아들이지 아니한다. 제2조
【위임범위】①‘갑’이 ‘을’에게 위임하는 출원업무의 범위는 국내 출원업무에 국한된다. (이하 생략) 제3조
【수권범위】 '갑'이 '을'에게 교부하는 위임장에 따른다. 제12조
【통지의무】 ① ‘을’은 출원업무의 중요한 처리상황 및 그 결과를 ‘갑’에게 통지하여야 한다. (이하 생략)

다. 소결론

따라서 이 사건 심판청구는 부적법하므로 이를 각하한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.