특허법원 2021. 1. 22. 선고 2019나2145 판결 [상표권침해금지 등]

피고들은 [별지 1] 목록 기재 각 상표, 표장, 표지를 피고들의 영업에 사용하여서는 아니 되고, [별지 2] 기재 각 제품(이하 ‘이 사건 각 제품’이라 한다) 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물, 명함을 포함한 판촉물에서 [별지 1] 기재 각 상표, 표장, 표지를 삭제, 제거, 폐기하고, [별지 1] 목록 기재 각 표장, 표지를 부착한 이 사건 각 제품 및 그 포장지, 포장용기, 명함, 선전광고물을 제조, 양도, 인도, 전시, 배포, 판매, 보관, 광고, 사용하여서는 아니 된다. 피고들은 공동하여 원고에게 1억 원 및 이에 대하여 이 사건 소장이 송달된 다음날부터 2019. 5. 31.까지는 연 15%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(금원 청구는 명시적 일부 청구이다).

제1심판결의 금원지급 부분 중 피고들 패소 부분(제1심판결서 주문 제2항 부분)을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

1. 이 법원의 심판범위

원고는 아래 2.나.항 기재 상표권들의 상표권자로서, 제1심법원에서 피고 주식회사 C(이하 ‘피고 회사’라 한다.)의 대표이사인 피고 D이 F 등과 공동하여 원고의 상표권들을 침해하고 부정경쟁행위를 하였다는 이유로 피고들을 상대로, 피고들의 행위가 ① 위 각 상표권에 관한 침해행위, ② 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위, ③ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목의 부정경쟁행위, ④ 민법 제750조에서 정한 불법행위를 구성한다고 주장하며, ①, ②, ③을 주위적·선택적 청구원인으로, ④를 예비적 청구원인으로 하여 청구취지 기재와 같은 ⓐ 금지청구 및 폐기청구와 ⓑ 손해배상청구를 하였다. 이에 대하여 제1심법원은 주위적·선택적 청구원인 중 ③ 청구원인에 따라 ⓐ 금지청구 및 폐기청구의 일부와 ⓑ 손해배상청구의 일부(7,000만 원 및 이에 대한 지연손해금)만을 인용하였다. 이에 대하여 피고들만이 위 ⓑ 부분 인용금액 부분에 관하여 불복하여 항소하였으므로, 이 법원의 심판범위는 제1심판결 중 ③ 청구원인과 선택적 또는 예비적 관계에 있는 ①, ②, ④ 청구원인을 모두 포함하여 제1심법원에서 인용된 손해배상청구 부분으로 한정된다.

2. 기초사실

가. 당사자 등

1) 원고는 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 따라 설립된 법인으로서, 같은 법 및 A 상표의 관리에 관한 규정에 따라 A 및 A 내부조직을 표시하는 명칭, 로고, 그 밖의 표지에 대한 보호업무 등 제반업무에 관한 사항을 위임받아 수행하고 있다.

2) 피고 D이 대표이사로 있는 피고 회사는 생명공학 등에 필요한 천연물 원료물질 등의 개발 및 제조업을 주된 사업목적으로 하는 법인으로, 2009년 11월 무렵부터 재단법인 A발전기금으로부터 서울 E A 유전공학특화창업보육센터 건물을 1년 단위로 임차하여 왔다.

3) F는 ‘주식회사 G’(이하 ‘G’이라 한다)의 대표이사라는 직함으로 식품제조업체를 운영하면서 이 사건 각 제품을 제조·판매하였다.

나. 원고의 상표권

원고는 ① 2015. 11. 10. ‘’ 표장에 관하여 지정상품을 ‘식용 당류 등’으로 하여 상표등록을 받았고(상표등록번호 제1141846호, 출원일 : 2015. 3. 12.), ② 2015. 11. 19. 같은 표장에 대하여 지정상품을 ‘채소주스음료, 음료용 물, 생수, 맥주, 맥주용 맥아즙, 과일맛 음료, 과일주스를 함유한 무알콜 음료, 냉동과일음료, 음료용 과실분말, 탄산수(음료), 탄산수제조제, 음료수제조제, 사이다, 비알콜성 음료, 레모네이드, 청량음료, 오렌지주스, 식혜, 수정과’ 등으로 하여 상표등록을 받았다(상표등록번호 제1143812호, 출원일 : 2015. 3. 12.).

다. 원고와 피고 회사 간의 A 명칭 사용 제한 약정

피고 회사는 앞서 인정한 바와 같이 2009년 11월 무렵부터 재단법인 A발전기금과 임대차계약을 체결하고 해마다 임대차계약을 연장하여 왔는데, 2013년 8월 무렵부터는 임대차계약서 제8조에 아래 표 기재와 같이 학교 관련 명칭이나 상표 등의 사용을 제한하는 약정을 추가하여 임대차계약을 체결하였다.

제8조(학교 관련 명칭이나 상표 등의 사용 제한) 피고 회사는 상호 사용 혹은 제품의 홍보 및 판매 시에, 본교와 관련된 이미지를 연상하게 하는 명칭이나 로고 등을 사용하고자 할 경우 “A 상표의 관리에 관한 규정”을 따라야 한다.¹⁾

라. 피고 회사와 H 간의 원료물질 공급계약의 체결

피고 회사는 2015. 1. 10. H과 사이에 아래 표 기재와 같은 조건으로 원료물질을 공급하는 ‘원료물질 개발 및 공급계약’(이하 ‘이 사건 원료물질 공급계약’이라 한다)을 체결하면서 H이 피고 회사가 공급하는 원료물질을 사용하여 상품을 제공할 경우 “제공원료 표시 및 A 유전공학연구소 J C.A.L.S. 원료, 기술제공”이라는 문구(이하 ‘피고들 승인 문구’라고 한다)를 상품의 라벨, 팜플렛 등에 사용할 수 있도록 하는 약정을 하였다.

마. H과 G 간의 생산 및 판매계약의 체결

H은 2015. 9. 11. G의 대표이사 F와, “H이 피고 회사로부터 공급받아 제공하는 원료물질로 G이 건강식품을 생산하되, 그 제품박스에 ‘A 유전공학연구소 J 기술개발 및 원료공급’이라는 문구를 표기하는 것을 허락”하는 내용이 담긴 거래약정을²⁾ 체결하였다.

바. G의 이 사건 각 제품의 생산 및 판매

H은 위 약정 이후 피고 회사로부터 이 사건 원료물질 공급계약에 따른 원료물질을 공급받아 이를 G에 제공하였고, G은 위 원료물질을 이용하여 이 사건 각 제품을 생산하여 판매하였는데, 이 사건 각 제품에 표시된 문구 중 A와 관계된 표시 문구(이하 이를 총칭할 때는 ‘이 사건 쟁점 문구’라고 하고, 개별적으로 칭할 때에는 이 사건 쟁점 문구 중 순번 1 문구 등으로 약칭한다)는 다음과 같다.

사. 원고의 피고들 및 G에 대한 시정요구

1) A 유전공학연구소는 2015. 11. 17. 피고 회사에, “피고 회사가 원료물질 개발 및 공급계약을 체결한 ‘G’ 등의 제품 판매 및 홍보과정에서 A(유전공학연구소) 명칭을 사용하고 있어 유전공학연구소에서 연구 및 개발하는 제품 여부를 확인하는 민원이 발생하고 있으므로, 피고 회사는 G 등과의 제품(원료)판매 및 광고 과정에서 유전공학연구소에서 원료제공 및 연구개발을 한 것과 같은 오해의 소지가 없도록 유전공학연구소 명칭을 사용하지 않도록 하라.”는 취지의 ‘A 유전공학연구소 명칭 사용 시정 요구’ 문서를 발송하였고, 같은 날 G 측에 대하여도 위와 같은 취지의 문서를 발송하였다.

2) 피고 회사는 2015. 11. 19. “G을 전혀 알지 못하며 G과 어떠한 법률행위를 한 바가 없다. G의 행위 등은 피고 회사와 전혀 관련이 없다. 피고 회사는 G 및 관련자에 대하여 법률조치를 취할 예정이다.”라는 취지로 회신하였다가, 4일 후인 2015. 11. 23. A 유전공학연구소에 “A 상표의 관리에 관한 규정에 대하여 오해의 소지가 일어난 사건에 대하여 유감으로 생각하며 조속한 처리 중에 있음을 알려드립니다. 피고 회사는 A 상표의 관리에 관한 규정을 준수할 것이며 이에 관한 모든 표현을 어떠한 오인 또는 오해가 없이 명확히 하도록 관계 업체에게 전달할 것이다.”라는 내용의 문서를 발송하였다.

3) 한편 G은 2015. 11. 25. A 유전공학연구소에 “유전공학연구소 내에 ㈜J C.A.L.S가 유전공학특화창업보육센터 입주기업이라는 것까지 자세한 내용은 모르고 계약체결을 하였고, 앞으로 A 유전공학연구소 및 관련 상표를 사용하고자 할 경우 관리규정을 따르겠습니다.”라는 취지의 문서를 발송하였다.

4) A 유전공학연구소는 2015. 11. 30. 피고 회사에 “피고 회사의 원료공급과 관련된 모든 기업 제품의 판매 및 홍보과정에서 ’A 유전공학연구소‘ 명칭이 일체 사용되지 않도록 조치를 요청하며, 조치결과 여부를 회신하여 달라.”고 통보하였다. 그 후 A 유전공학연구소는 2015. 12. 21. “피고 회사와 관련된 기업에 대해 A 유전공학연구소 명칭 사용(홈페이지 등) 중지를 요청하였으나 현재까지 이행되고 있지 않다. 또한 조치결과 여부를 재요청하니 문서 접수 후 3일 이내 회신을 부탁한다.”라는 내용을 다시 통보하였다.

5) 한편 재단법인 A발전기금은 2016. 1. 4. 피고 회사와 사이에 기존 임대차계약을 1년 연장하면서, 임대차계약서 제8조를 아래 표와 같이 수정하였다.

제8조(학교 관련 명칭이나 상표 등의 사용 제한) ① 피고 회사는 회사, 제품의 홍보 및 판매 등을 위하여 A 유전공학연구소 명칭이나 상표를 “A 상표의 관리에 관한 규정”에 따라 무단 사용할 수 없다. ② 단, 피고 회사의 주소 표기 목적에 한정하여 아래의 예시와 같이 표기할 수 있다. ③ 예시의 표기사항 변경이나 기타 다른 목적을 위한 A 유전공학연구소 명칭이나 상표 사용은 창업보육센터 운영위원회의 동의가 필요하다. ④ 이를 위반할 시 계약의 해지사유가 될 수 있다. 예시: 1. (주)○○○/K1 A 유전공학특화창업보육센터 ○○○호 2. (주)○○○/K1 A 유전공학연구소 유전공학특화창업보육센터 ○○○호

6) 피고 회사는 2016. 1. 10. H과 사이에 이 사건 원료공급계약 중 피고들 승인 문구를 다음과 같이 변경하는 내용의 계약을 체결하였다.

제11조(제품생산) ① “을”⁵⁾은 “갑”⁶⁾원료를 사용하여 제품을 제조할 경우 필요시, “갑”의 제공기술 및 원료 “ 표기에 대한 표기방법은 아래와 같다. (예시1) 기술 및 원료제공: ㈜ J C.A.L.S./K1 A 유전공학특화창업보육센터 213호 (예시2) 기술 및 원료제공: ㈜ J C.A.L.S./K1 A 유전공학연구소 유전공학특화창업보육센터 213호

7) A 유전공학연구소는 2016. 1. 27. 피고 회사에 재차 피고 회사와 관련 된 업체가 A 유전공학연구소 명칭을 사용하지 않도록 적극적인 조치⁷⁾를 취해달라는 내용이 담긴 문서를 발송하였는데, 이에 피고 회사의 대표이사인 피고 D은 H에게 시정을 요구하면서 H으로 하여금 A 유전공학연구소가 발송한 2016. 1. 27.자 통고문 별첨 붙임서류 하단에 자필로 ‘본인이 관여하는 모든 회사에 상기와 같이 시행하도록 조치하겠음’이라는 문구를 기재하도록 하였다.

8) 한편 2016년 2월 무렵 G의 대표이사 F의 남편인 L, H이 피고 D의 사무실을 방문하였는데, 피고 D은 당시 H에게 G이 생산하는 제품에 ‘A’ 명칭 등을 사용하지 말라는 취지로 말하였다.

아. 원고의 피고들에 대한 형사 고소

1) 원고는 2017년 12월 무렵 서울중앙지방검찰청에 피고들, F, H과 “A 유전공학연구소 CALS ㈜J/(주)G의 마케팅본부 팀장“이라는 명함을 소지하며 G의 제품을 판매하였던 O을 상표법위반, 부정경쟁방지법위반의 혐의로 고소하면서 ”피고소인들이 공모하여 원고의 상표권들을 침해하고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (바)목에 해당하는 행위⁸⁾를 하였다.“라고 주장하였다.

2) 이후 피고들, H, F 등 관련자들에 대한 수사가 시작되었는데, 서울동부지방검찰청 소속 검사는 2019. 6. 12. 무렵 피고 D에 대한 혐의사실 전부에 대하여 증거부족으로 혐의 없음의 불기소처분을 하면서 ”관련자들 진술 및 자료에 의하면, ① 피고 D이 이 사건 각 제품의 생산에 관여하지 않았고, G과의 거래에도 관여하지 않은 점, ② 피고들 승인 문구는 문언 그대로 해석하면 ‘원료를 어디에서 제공했는지에 대한 출처를 표시하자는 취지’에 불과한 점, ③ 피고 회사가 A 유전공학연구소에 입주한 업체여서 업체 주소를 표시하려면 A 유전공학연구소라는 표현이 들어갈 수밖에 없는데 A는 누구나 쉽게 위치를 알 수 있으므로 ‘M’ 등의 구체적 주소 표시가 병기되지 않았다고 하더라고 간소한 주소 표기 방법의 하나로 납득할 수 있는 점, ④ 본건의 주요 쟁점은 ‘A‘라는 문구가 제품에 표시되었다는 사실 그 자체가 아니라 이를 소비자의 눈에 잘 띄도록 부각시켜서 마치 A가 관여한 상품인 것처럼 소비자로 하여금 오인․혼동하게 했는지 여부인데 이에 대하여는 피고 D이 관여하지 않은 점 등이 인정되므로, 이를 종합하면 피의사실은 인정되지 않고, 달리 이를 뒤집을 만한 충분한 증거가 없다.“라고 판단하였다. 이에 대하여 원고가 2019. 7. 19. 항고를 하였으나, 2019. 9. 23. 항고가 기각되었다. 이에 원고는 다시 서울고등법원에 재정신청을 하였으나(2019초재4246호), 서울고등법원은 2020. 1. 7. 재정신청이 법률상의 방식에 위배되어 부적법하다는 이유로 이를 기각하였다.

다툼 없는 사실, 기록상 명백한 사실, 갑 제1~5, 7~16, 18, 25~26호증, 을 제1~12호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다. 이하 같다.)의 각 기재, 증인 H, L의 각 일부 증언, 변론 전체의 취지

3. 당사자의 주장 요지

가. 원고의 주장

1) F가 대표이사로 있는 G은 ① 이 사건 쟁점 문구를 원료제공출처를 표시하는 방법이 아닌 소비자들이 쉽게 주목할 수 있는 크기와 구도로 이 사건 각 제품에 표시하였고, ② 이 사건 각 제품을 판매한 O이 ”A 유전공학연구소 CALS ㈜ J/(주) G의 마케팅 본부 팀장“이라는 명함을 사용하는 등 이 사건 각 제품을 판매한 판매원들이 A 유전공학연구소 직원 또는 연구원을 사칭하여 이 사건 각 제품을 유선 및 방문을 통하여 판매하였으며, ③ G의 홈페이지(블로그 등)에 ’A유전공학연구소(특화) B. I 213호 JCALS 기술 및 원료제공’이라는 표시를 하여 이 사건 각 제품의 제조·판매 업체가 A 유전공학연구소이거나 이와 밀접한 관련이 있는 것으로 오인하도록 유도하였는데, 이러한 행위는 원고의 각 상표권의 침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 위반의 부정경쟁행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 위반의 부정경쟁행위 또는 민법상의 불법행위에 해당한다.

2) 피고 D은 피고 회사의 직무에 관한 행위로서 H에게 제품의 원료를 공급하면서 “A 유전공학연구소”라는 명칭을 주소 표시 목적 외에 제품의 홍보 및 판매를 위해 사용할 수 있도록 명시적으로 허용하였으므로, H, F와 순차 의사 연결을 통하여 G의 위 각 불법행위들에 공동으로 가담하였다고 볼 수 있다.

3) 설령 피고들에게 고의가 인정되지 않는다고 하더라도 과실에 의한 가담행위도 행위의 공동이 성립하는데 지장이 없으므로 피고들은 과실에 의한 손해배상책임을 부담한다.

4) 따라서 피고들은 F와 공동으로 원고에게 위와 같은 불법행위로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 나아가 피고들의 위와 같은 불법행위에 대하여는 상표법 제110조 제4항 및 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항의 손해액 추정 규정에 따라 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 원고가 입은 손해액으로 산정할 수 있는데, 원고의 상표사용료 징수율 및 정산기준 중 외부기업에 대한 상표사용료 기준(갑 제20호증)과 원고가 실제 제3자에게 이 사건과 상응하는 사안에서 징수한 합의금(갑 제21, 22호증) 등에 비추어 보면, 최소한 1억 원 이상의 금액을 손해액으로 산정할 수 있다. 설령 위 규정에 따라 손해액을 산정할 수 없다면, 상표법 제110조 제6항 및 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따라 같은 금액을 재량에 의한 손해액으로 주장한다.

5) 원고는 이 사건 소송에서 상표권의 침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 위반의 부정경쟁행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 위반의 부정경쟁행위를 주위적·선택적 청구원인으로, 민법상의 불법행위를 예비적 청구원인으로 하여 명시적 일부 청구로서 피고들에게 공동하여 2015년 11월부터 2019. 5. 29.까지의 손해배상금 중 일부로 1억 원의 지급을 구한다.

나. 피고들의 주장

1) 피고들이 H에게 피고들 승인 문구를 사용하도록 허락한 것은 단지 원료물질을 생산한 회사의 이름을 기재할 때 그 주소를 표기하기 위한 목적으로만 사용하라고 한 것이지 그 이외의 다른 목적으로 ’A‘라는 명칭을 사용하도록 허락한 것이 아니다.

2) 피고들은 이 사건 각 제품의 제조업자가 아니고 단지 그 원료를 H에게 판매하였을 뿐이며, H이나 F가 G을 통하여 이 사건 각 제품을 생산하여 판매하는 것을 알지 못하였고, 관여한 사실도 없다. 따라서 H으로부터 원고가 제공한 원료물질을 공급받아 이 사건 각 제품을 제조·판매한 G이 원고에 대하여 어떠한 상표권 침해나 부정경쟁행위 등을 하였다고 하더라도, 그로 인하여 피고들이 F가 운영하는 G의 불법행위에 가담하였다거나 원고에게 불법행위에 따른 손해배상 책임을 지는 것은 아니다.

3) 더 나아가 피고들은 원고의 시정요구를 받고 협조 차원에서 H을 통하여 ‘원료물질 공급자의 주소를 표기하는 목적 이외에 A 유전공학연구소 명칭을 사용하는 일이 없도록 협조해 달라’고 G에게 수차 시정을 요구하였던 점을 고려하면 피고들이 원고에게 불법행위에 따른 손해배상책임을 진다고 볼 수 없다.

4) 설령 피고들에게 불법행위에 따른 손해배상책임이 인정되더라도, 피고 회사와 H 간의 계약에 따른 거래액이 2015. 1. 10.부터 2017. 12. 22.까지 총 2,300만 원에 불과한 점, 원고가 직접 불법행위를 한 F에 대하여는 500만 원만 지급받고 화해를 한 점, 그 외 G의 매출액 및 이익, 피고회사의 매출액, H의 G에 대한 매출액 등에 관하여 아무런 입증이 없음에도 제1심판결이 손해액을 7,000만 원으로 정한 것은 부당하다.

3. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목에 따른 손해배상책임 인정 여부

가. 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 ‘상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위’란 상품의 속성과 성분 등 품질, 급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법 등 용도 또는 상품의 개수, 용적 및 중량 등 수량에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된 내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의 행위를 말한다. 한편 일정한 품질관념이 화체되어 있어서 이를 표시하는 것이 상품의 일반 수요자가 속한 거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 표지를 허위로 상품에 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여 일반 수요자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행위에 해당한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2010도14789 판결 참조).

나. G의 이 사건 각 제품의 제조·판매행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 위 인정사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 보면, F가 운영하는 G에서 원고의 허락 없이 이 사건 각 제품에 이 사건 쟁점 문구(다만 순번 6 제외)를 표시하고 판매한 행위는 이 사건 각 제품의 제조에 ‘A’가 관여한 것으로 오인하게 하는 표지를 허위로 상품에 표시하고 판매한 경우에 해당하며, 이로 인하여 상품의 품질에 관하여 일반 수요자로 하여금 오인하게 할 우려가 있다고 봄이 타당하므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목에 따른 부정경쟁행위에 해당한다.

1) ‘A’는 1946년경 개교한 이래 현재까지 ‘A’ 명칭을 학교 명칭으로 계속 사용하여 왔고, 국내 최고 수준의 종합대학교이자 산하에 연구원․연구소와 국가지원연구센터 등 다수의 연구시설을 보유하고 있는 최고 수준의 연구기관으로서 그 명성이 널리 알려져 있다.

2) 아로니아, 아사이베리, 프로폴리스, 과일채소혼합농축액을 주원료로 하는 식품은 소비자로서는 건강 증진에 도움이 될 것이라고 기대하고 구매하는 이른바 건강보조식품에 해당하므로, 신뢰할 수 있는 기관이 제품의 품질에 관여하였는지가 중요한 구매동기로 작용할 것으로 보인다. 따라서 위와 같은 제품에 ‘A 유전공학연구소’라는 표장이 부착된다면 그로 인하여 일반 수요자에게 상당한 수준의 품질이 확보되어 있음을 신뢰할 수 있도록 하는 일정한 품질관념이 화체된 표시로서 작용할 것으로 인정되므로, 이를 표시하는 것은 상품의 일반 수요자가 속한 거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 표지에 해당한다.

3) 이 사건 각 제품에 표시된 이 사건 쟁점 문구 중 순번 1, 3, 4, 5, 7 문구는 모두 제품 포장 또는 제품포장 박스의 전면에 보는 사람의 시선을 쉽게 끌 수 있는 크기로 표기되어 있고, 이 사건 쟁점 문구 중 순번 2 문구는 제품 포장의 뒷면에 기재되어 있으나 제조원으로 “A유전공학연구소 J 지정업체 ㈜N”라고 표시되어 마치 ‘A유전공학연구소’와 ‘피고 회사를 지칭하는 J’이 같은 기관을 가리키는 명칭인 것처럼 표기되어 있으며, 특히 이사건 쟁점 문구 중 순번 3 문구는 “기술 및 원료제공”, “A 유전공학연구소”, “(주) J CALS”이라는 문구가 제품 포장 전면 하단의 중앙에 별개의 행으로 기재되어 있어 A 유전공학연구소가 기술 및 원료를 제공한 것처럼 표기되어 있다.

4) 이 사건 각 제품을 판매한 O이 ”A 유전공학연구소 CALS ㈜ J/(주) G의 마케팅 본부 팀장“이라는 명함을 사용하여 이 사건 각 제품을 판매한 것으로 보이며, G은 그가 운영하는 웹페이지 상단에 큰 글씨로 ’A유전공학연구소(특화) B.I 213호 JCALS 기술 및 원료제공’이라는 표시를 하였으며, 그 밖에 2015년 11월 무렵부터 이 사건 각 제품을 판매한 판매원들이 A 유전공학연구소 직원 또는 연구원을 사칭하여 이 사건 각 제품을 유선이나 방문판매하고 있다는 신고가 원고에게 다수 접수되기도 하였다.

다. 피고들의 책임 성립 여부에 관한 판단⁹⁾

1) 고의에 의한 책임 성립 주장에 관한 판단

가) 직접적 가담 주장

원고가 이 사건 소송에서 주장하는 G의 부정경쟁행위 내용은 ① 이 사건 각 제품에 이 사건 쟁점 문구를 표시하고 판매한 행위, ② G의 웹페이지 상단에 ‘A유전공학연구소(특화) B. I 213호 JCALS 기술 및 원료제공’이라는 기재를 한 행위, ③ O 등 이 사건 각 제품을 판매한 판매원들이 A 유전공학연구소 직원 또는 연구원을 사칭하여 이 사건 각 제품을 판매한 행위이다. 그런데 원고가 제출한 증거들을 모두 살펴보아도 피고들이 위 ②, ③ 행위를 사전에 알았거나 이에 관여하였음을 인정할 증거가 없다. 그러므로 피고들의 책임이 인정되기 위해서는 ① 행위에 관한 피고들의 관여가 인정되어야 하는데, G이 이 사건 쟁점 문구를 이 사건 각 제품에 표기하고 판매하는 것을 피고들이 사전에 허락하고 F 등으로부터 ‘A 유전공학연구소’ 명칭의 사용료까지 받았다는 취지의 원고 주장에 부합하는 갑 제25, 26호증, 을 제5호증의 5, 7, 8의 각 기재 및 증인 L의 일부 증언은 피고들과 이해관계가 상반되는 부정경쟁행위를 직접 행하거나 가담한 자 또는 그 배우자의 진술로서 앞서 본 형사사건의 최종 처리 결과 등에 비추어 이를 그대로 믿기 어렵고,¹⁰⁾ 나머지 원고가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하다(오히려 앞서 인정한 바와 같이 수사기관에서 피고들의 관여 부분에 관하여 수사를 하였으나 최종적으로 피고들이 이 사건 각 제품의 제조·판매에 관여한 사실이 없다고 인정되었을 뿐이다). 그렇다면, 피고들이 이 사건 각 제품에 이 사건 쟁점 문구를 표시하고 판매하는 행위를 사전에 명시적으로 허락하였음을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다.

나) 간접적 가담 주장

원고는 피고들이 H에게 ‘피고들 승인 문구’의 사용을 허락한 것은 피고들이 이 사건 각 제품에 이 사건 쟁점 문구를 표시하는 것을 사실상 승인한 것과 마찬가지이므로 원고는 H, F와의 순차 의사연결을 통하여 부정경쟁행위를 하였다는 취지의 주장도 한다. 그러나 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등에 비추어 보면, 피고들이 H에게 ‘피고들 승인 문구’의 사용을 허락한 것만으로는 이 사건 쟁점 문구 중 부정경쟁행위에 해당하는 문구의 사용까지도 이를 허락하거나 승인할 의도가 있었다고 인정하기 어렵다.

(1) 앞서 본 바와 같이 피고들이 H에게 ‘피고들 승인 문구’의 사용을 허락한 것을 기초로 G이 H과의 계약을 거쳐 이 사건 쟁점 문구를 이 사건 각 제품에 사용한 것은 인정된다. 그런데 ‘피고들 승인 문구’를 기초로 사용한 이 사건 쟁점 문구 중 일부(순번 1, 2, 3, 4, 5, 7)는 위법하나, 일부(순번 6)는 위법하다고 보기 어렵다. 즉 G이 ‘피고들 승인 문구’를 기초로 이 사건 쟁점 문구를 사용하더라도 그것을 사용하는 방법이나 제품상의 위치, 판매 방법, 홍보 수단 등에 따라 그러한 문구가 부정경쟁행위에 해당할 수도 해당하지 않을 수도 있는 것이다(이러한 점 때문에 피고 D에 대한 형사사건도 무혐의로 처리되었다). 따라서 피고들이 ‘피고들 승인 문구’의 사용을 허락하였다는 사실만으로 곧바로 위법한 이 사건 쟁점 문구의 사용까지 허락하였다거나 승인하였다고 추정하기는 어렵다.

(2) 특히 이 사건 쟁점 문구 중 아래 표 기재 순번 2, 3, 4, 7 문구는 피고들 승인 문구와 문언상으로도 동일하지 않고, G에서 의도적으로 A 유전공학연구소가 관여한 것처럼 내용을 추가·변경하거나 행렬의 배치를 달리한 것이어서, 피고들이 이러한 사용형태까지 사전에 예견할 수 있다고 보기는 어려우므로, 피고들의 책임이 이 부분까지 미친다고 보기 어렵다.

(3) 피고들이 원고로부터 시정요구를 받은 후 보인 태도 등에 비추어 보아도 피고들이 ‘피고들 승인 문구’를 통하여 위법한 이 사건 쟁점 문구의 사용까지도 허락하였다고 보기 어렵다. 즉 앞서 본 바와 같이 피고 회사의 대표이사인 피고 D은 H에게 시정을 요구하면서 H으로 하여금 A 유전공학연구소가 발송한 2016. 1. 27.자 통고문 별첨 붙임서류 하단에 자필로 ‘본인이 관여하는 모든 회사에 상기와 같이 시행하도록 조치하겠음’이라는 문구를 기재하도록 하였는데, 이러한 태도도 ‘피고들 승인 문구’를 통하여 불법적인 이 사건 쟁점 문구까지 사용하도록 허락한 사람의 태도와 배치된다.

2) 과실에 의한 책임 성립에 관한 판단

가) 관련 법리

민법 제760조 제3항은 불법행위의 방조자를 공동행위자로 보아 방조자에게 공동불법행위의 책임을 부담시키고 있는바, 방조는 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 사람이 그것을 방지하여야 할 제반 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하며, 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민사법의 영역에서는 과실에 의한 방조도 가능하다. 그런데 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 말아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 그 의무를 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서 책임을 지우기 위하여는 방조행위와 피해자의 손해 발생 사이에 상당인과관계가 있어야 한다. 그리고 상당인과관계가 있는지 여부는 과실에 의한 방조가 피해 발생에 끼친 영향, 피해자의 신뢰 형성에 기여한 정도, 피해자 스스로 쉽게 피해 방지를 할 수 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 27. 선고 2013다91597 판결 참조).

나) 판단

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음의 사정 등을 고려하여 보면, 피고들은 재단법인 A발전기금과 임대차계약을 체결하면서 약정한 계약상 의무를 위반하여 H에게 피고들 승인 문구의 사용을 허락함으로써 G의 부정경쟁행위 중 일부에 대하여는 이를 방조한 책임이 인정된다고 할 것이므로 F 등과 공동으로 원고에게 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것이다.

(1) 앞서 본 바와 같이 피고 회사가 H에게 피고들 승인문구의 사용을 허락할 당시 피고 회사는 재단법인 A발전기금과 임대차계약을 체결하면서 ”제품의 판매 시에 A와 관련된 이미지를 연상하게 하는 명칭이나 로고“ 등을 사용하고자 할 경우에는 ”A 상표의 관리에 관한 규정“에 따라 원고의 허락을 받아야 할 의무를 부담하고 있었는데, 원고는 아래에서 보는 바와 같이 A를 연상하는 명칭에 해당하는 피고들 승인 문구의 사용을 H에게 허락하면서 원고의 승낙을 받지 않았다.

(2) 피고들 승인 문구는 “A 유전공학연구소 J C.A.L.S. 원료, 기술제공”이라는 형식으로 기재되어 있는데, “J C.A.L.S.”앞에 ‘주식회사’ 또는 ‘(주)’라는 표현이 빠져 있어 피고들의 내심의 의사와 관계 없이 그 문언 자체로는 양자의 관계를 모르는 일반인으로 하여금 “J C.A.L.S.”가 A 유전공학연구소의 별칭이거나 아니면 그 소속기관으로 이해될 수 있는 외관을 작출하고 있다. 이는 위 임대차계약 제8조에서 정한 “A 와 관련된 이미지를 연상하게 하는 명칭”에 해당한다고 할 것이다.

(3) 따라서 피고들로서는 원고의 허락을 받아 피고들 승인 문구를 사용하도록 허락하거나 원고의 허락 없이 H에게 피고들 승인 문구를 사용하도록 허락하였다면 이와 별도로 피고들 승인 문구 중에 “A 유전공학연구소”가 피고 회사의 주소를 나타내는 표시임을 명백히 표시하도록 하거나 “J C.A.L.S.”가 A와 무관한 별도의 주식회사임을 표시하도록 조치를 취할 의무가 있음에도 피고들은 G의 부정경쟁행위가 발생할 때까지 그러한 조치를 취하지 않았다.

(4) 이 사건 쟁점 문구 중 아래 표 기재 문구들은 피고들 허락 문구와 동일한 범위 내의 사용으로 인정되고, G은 이러한 문구를 이용하여 앞서 본 바와 같이 부정경쟁행위를 하였는데, G의 이러한 사용은 피고들이 사전에 예견가능하였던 범위 내의 사용이라고 보이고, 피고들이 추가적인 방지 조치를 취하지 않는 이상 소비자들에게 품질 오인을 일으킬 위험이 있는 사용에 해당한다.

(5) 다만 이 사건 쟁점 문구의 사용 중 위에서 인정한 범위를 넘어서는 부분은 피고들이 사전에 이를 예견할 수 있었다고 보기 어려우므로, 피고들의 과실과 상당인과관계가 인정된다고 보기 어렵다.

3) 소결

그렇다면 피고들은 G의 부정경쟁행위 중 위에서 인정한 범위의 행위에 대하여는 과실에 의한 공동불법행위자로서의 손해배상책임을 부담한다고 할 것이다.

라. 손해배상의 범위에 관한 판단

1) 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 따른 손해의 산정

가) 원고는, 원고가 시행하고 있는 상표사용료 징수율 및 정산기준(갑 제20호증)에 따르면, 외부기업에 대하여 원고의 상표 사용료를 부과할 경우 “1억 원 이상의 선급사용사용료와 총 매출액의 5% 이내(최저 1억원 이상) 경상상표사용료”를 책정하고 있으므로, 이 사건에서도 원고는 최소 1억 원 이상의 금액을 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에서 정한 통상 받을 수 있는 금액으로 보아야 한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 피고들의 책임이 인정되는 이 사건 쟁점 문구의 사용 부분은 판매에 있어 원고의 상표를 직접 사용한 것이 아니라 제품의 원료와 기술 제공 표시에 있어 A와 관련이 있는 듯한 명칭을 사용함으로써 제품의 품질에 대한 오인을 불러일으킨 것이므로, 직접적 상표 사용허락으로 인한 상표 사용료를 원고가 통상 받을 수 있는 금액의 손해액으로 보기 어렵다.

나) 원고는 다음으로, ① 2015. 7. 30. A기술지주 주식회사 상표 등을 사용하여 아로니아 제품을 판매한 사안에 대하여 1억 원의 위약금을 약정한 사안(갑 제21호증), ② 2011년 8월 무렵 ‘A’ 상표를 산양산삼 제품에 약 1개월 간 무단으로 사용한 사안에 대하여 1억 원의 위약벌과 1억 원의 손해배상금을 약정한 사안(갑 제22호증)을 들어, 원고가 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 따라 통상 받을 수 있는 금액이 1억 원 이상이라는 주장도 하나, 위 두 사안 모두 침해태양 등이 이 사건과 다를 뿐 아니라 위약벌로 정한 금액을 이 사건 손해배상액 산정에 그대로 적용하기도 어려우므로, 원고가 제출한 위 증거들만으로 피고들에게 책임이 있는 부정경쟁행위에 대하여 통상 받을 수 있는 금액이 원고가 주장하는 1억 원 이상이라고 보기 어렵다.

2) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따른 손해의 산정

가) 이 사건 각 제품의 전체적인 판매수량과 매출규모 등을 객관적으로 확인할 자료가 없을 뿐만 아니라 더더욱 피고들의 책임이 인정되는 제품의 판매수량과 매출규모 등도 이를 확인할 자료가 없다. 따라서 이 사건은 피고들의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 인정된다.

나) 앞서 인정한 사실, 을 제13호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등에다가 침해의 경위․태양․기간․정도, 피고인들의 책임 범위 등의 제반 사정을 종합하면, 피고들의 부정경쟁행위로 인한 원고의 손해액을 500만 원으로 정함이 타당하다.

(1) 피고들과 공동으로 손해배상책임을 부담할 뿐 아니라 G의 대표이사로서 직접 전체 부정경쟁행위를 실행한 F는 이 사건 제1심 소송과정에서 “향후 위반행위시 원고에게 상품 1개당 500만 원을 위약벌로 지급하는 외에 화해금 500만 원을 지급하는 것”으로 하는 내용의 제1심법원 화해권고결정을 수용함으로써 원고와 사이에 위와 같이 최종적으로 분쟁이 해결되었다.

(2) 앞서 살펴본 바와 같이 F 등의 책임이 인정되는 부정경쟁행위 중 피고들에 게 책임이 인정되는 부분은 일부분으로 제한된다.

(3) 피고들은 A 유전공학연구소로부터 시정 요구를 받자, 재단법인 A발전기금과 임대차계약서 제8조의 내용을 수정하고 곧바로 2016. 1. 10. H과 피고들 승인 문구의 내용을 원고가 요구한 대로 수정하였고 H 등에게 시정조치를 이행할 것을 요구하였다.

(4) 원고는 이 사건에서 2015년 11월부터 2019. 5. 29.까지 약 3년 7개월간에 걸친 손해를 주장하는데, 피고들은 2016년 1월에 적극적인 시정조치에 나섬으로써 피고들이 손해배상을 구하는 기간 중 피고들이 G의 부정경쟁행위를 방조한 기간은 약 2개월에 불과하다.

(5) 피고 회사와 H 간의 이 사건 원료물질 공급계약에 따른 거래액은 2015. 1. 10.부터 2017. 12. 22.까지 총 2,300만 원에 불과하다.

라. 소결

따라서 피고들은 공동하여 원고에게 손해배상금 500만 원 및 이에 대하여 피고 D은 부정경쟁행위일 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장이 위 피고에게 송달된 날의 다음날인 2018. 1. 24.부터, 피고 회사는 부정경쟁행위일 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장이 위 피고에게 송달된 날의 다음날인 2018. 1. 25.부터 각 피고들이 그 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결선고일인 2021. 1. 22.까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에 관한 특례법에 의한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 원고의 나머지 청구들에 관한 판단

원고의 주위적·선택적 청구가 일부만 인용되었으므로, 나머지 주위적·선택적 청구와 예비적 청구를 살펴보아야 하는데, 주위적 청구 중 ① 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위를 원인으로 한 손해배상청구와 ② 예비적 청구인 민법상 불법행위 책임은 그 청구원인이 이유 있더라도 그 손해액이 위에서 인정한 범위를 넘어서지 아니하므로 별도로 판단하지 아니한다. 원고의 상표권 위반으로 인한 손해배상청구에 관하여 보건대, 앞서 인정한 사실 등에 비추어 볼 때 원고가 제출한 증거들만으로는 피고들이 이 사건 각 제품에 원고의 각 상표를 사용함으로써 그 권리를 침해하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 청구는 이유 없다(이 사건 쟁점 문구를 피고들이 이 사건 각 제품에 상표적으로 사용하였음을 인정할 증거가 없다).

5. 결론

그렇다면 원고의 손해배상청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 그렇다면 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 피고들의 항소를 일부 받아들여 제1심판결의 금원지급 부분 중 위에서 인정한 금액을 초과하여 지급을 명한 피고들 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각하고, 피고들의 나머지 항소는 이유 없으므로 각 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.