특허법원 2009. 11. 20. 선고 2009허4346 판결 [거절결정(특)]

주문과 같다.

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 6호증

가. 원고의 출원발명

(1) 명칭 : 내부전압 검출 회로 및 이를 이용한 내부전압 발생장치

(2) 출원일 / 출원번호 : 2007. 2. 15. / 제2007-16184호

(3) 청구범위 : [별지] 기재와 같다(이하, 원고의 2008. 9. 5.자 보정신청을 전후로 원고의 출원발명을 '보정 전 출원발명'과 '보정 후 출원발명'으로 구분하고, 보정 전 출원발명 및 보정 후 출원발명의 각 청구항을 '보정 전 청구항 0 발명' 및 '보정 후 청구항 0 발명'과 같은 방식으로 각각 줄여 쓴다).

나. 비교대상발명

비교대상발명은 2006. 11. 24.자 대한민국 공개특허공보에 공개번호 제118733호로 실린 '반도체 장치의 온도 보상 발진 회로'로서(갑 제2호증), 위 공개특허공보에는 기준 전압 발생부, 온도 검출부, 비교부, 내부 전원 전압 제어부, 온도 보상 겸용 발진기를 포함하여 구성되어, 온도가 특정 온도 이상으로 상승하면 내부 전원 전압을 다운시켜 내부 온도 상승을 억제하는 한편, 특정 온도 이상일 경우 온도에 따라 변하는 발진 펄스를 생성하고 특정 온도 이하로 내려가면 고정된 주기의 발진 펄스를 생성하여, 디램의 안정적인 동작을 보장한다는 기재가 있다.

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 특허청 심사관은 2008. 2. 19. 원고에게 보정 전 출원발명 중 청구항 1, 2, 15, 17 내지 19, 32는 비교대상발명에 비하여 진보성이 없고, 청구항 3 내지 14, 16, 20 내지 31, 33은 특허가 가능하다는 내용의 의견제출통지를 하였다. 이에 대해 원고는 보정 전 출원발명을 그대로 두면서, 보정 전 청구항 1 발명 등이 비교대상발명에 비하여 진보성이 있다는 내용의 의견서를 제출하였다. 그러나 특허청 심사관은 2008. 8. 7. 원고의 주장을 받아들이지 않고 의견제출통지의 내용과 동일하게 보정 전 청구항 1, 2, 15, 17 내지 19, 32 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 보정 전 출원발명은 모두 특허를 받을 수 없다는 이유로, 보정 전 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.

(2) 이에 원고는 2008. 9. 5. 특허심판원에 2008원9051호로 거절결정에 대한 불복심판을 청구함과 동시에 특허심판원에 거절결정 당시의 청구범위 등을 보정하는 내용의 명세서 등 보정서를 제출하였다(이하, 위 보정을 '이 사건 보정'이라 한다). 원고의 보정서 제출에 따라 진행된 심사전치절차에서, 특허청은 2008. 10. 30. 보정 후 청구항 19 발명이 이 사건 보정으로 인하여 특허청구범위가 실질적으로 변경되어 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라고만 한다) 제47조 제4항 제1호에 규정된 보정요건을 충족시키지 못하였다는 이유로 이 사건 보정에 대한 보정각하결정을 하고, 거절결정을 그대로 유지하였다.

(3) 특허심판원은 2009. 4. 30. 보정 후 청구항 19 발명의 특허청구범위가 이 사건 보정으로 인하여 실질적으로 변경되었다고 할 수는 없지만, 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 특허를 받을 수 없는 이상, 이 사건 보정은 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야 한다는 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 보정 요건을 충족하지 못하였다는 취지로, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 적법하다고 하는 한편, 보정 전 청구항 1 발명 역시 비교대상발명에 비하여 진보성이 없는데, 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 보정 전 출원발명에 대한 거절결정도 적법하다고 하면서, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 이 사건 보정에 대한 보정각하결정의 적법 여부

가. 당사자의 주장

원고는 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 위법하다고 주장한다. 이에 대하여, 피고는 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 특허를 받을 수 없는 이상, 이 사건 보정은 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야 한다는 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 보정 요건을 충족하지 못하였으므로, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 적법하다고 주장한다.

나. 판단

(1) 보정 후 청구항 1 발명이 진보성이 없음을 이 사건 보정에 대한 보정각하결정의 이유로 삼을 수 있는지 여부 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 있는지 여부를 살피기 전에 먼저, 보정 후 청구항 1 발명이 진보성이 없음을 이 사건 보정에 대한 보정각하결정의 이유로 삼을 수 있는지 여부에 대하여 살펴본다.

(가) 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 해석

구 특허법 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호에 의하면, 특허출원인이 특허거절결정에 불복하여 심판을 청구하면서 그 심판청구일로부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 경우 진행되는 심사전치절차에서, 특허청 심사관은 그 보정이 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것'이라는 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반한 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항'의 의미는, 보정으로 인하여 새롭게 거절이유가 발생하는 사항이 특허청구범위에 기재된 청구항이나, 또는 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있는 사항이라고 하더라도 그에 대하여 특허출원인이 구 특허법 제63조 제1항의 규정에 의한 거절이유를 통지받고 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받은 바가 있는 청구항만을 가리킬 뿐, 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받은 바가 없는 청구항까지 포함하지는 않는다고 할 것이다. 왜냐하면, 이러한 청구항까지 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항'에 포함된다고 한다면, 특허출원인이 특허청 심사관으로부터 거절이유 통지를 받은 청구항을 삭제하는 방법 등으로 통지받은 거절이유가 모두 해소되도록 보정을 한 경우에도, 특허청 심사관은 특허출원인에게 거절이유 통지나 의견서 제출 및 보정의 기회를 준 바가 전혀 없는 새로운 거절이유를 근거로, 보정 이후의 청구항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없어 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반하였다면서, 특허출원인에게 이에 대한 별다른 거절이유 통지나 의견서 제출의 기회를 줌이 없이 바로 보정을 각하한 다음(구 특허법 제63조 제1항 단서에 의하면, 거절이유 통지 및 의견서 제출 기회 부여 규정은 보정각하결정을 할 때에는 적용되지 않는다), 보정 이전의 청구항에 대한 거절결정을 그대로 유지할 수 있게 됨으로써, 실질적으로 특허출원인이 전혀 통지받은 바가 없는 거절이유에 의해 특허등록이 거절되는 것과 같은 결과에 이르게 되는데, 이러한 결과는 강행규정인 구 특허법 제63조 제1항이 정한 거절이유 통지 제도를 잠탈하는 것이어서 허용될 수 없기 때문이다. 그리고 보정각하를 정하고 있는 구 특허법 제51조 제1항과 보정의 적법 요건 중 하나를 정하고 있는 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 보정 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 그 보정에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 계속하여 반복되는 것을 방지함으로써, 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 하는 데 있다고 할 것인데, 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 앞서 본 바와 같이 해석하더라도, 특허청 심사관은 종전부터 거절이유 통지를 해야 했으나 그러하지 못했던 사항에 대해서는 이를 이유로 바로 보정각하결정을 할 수가 없고 원래대로 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다는 것이므로, 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 한다는 위 규정들의 취지에도 어긋나지 않기 때문이다.

(나) 이 사건에서의 판단

1) 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 7 발명과 동일한 발명임은 당사자들 사이에 다툼이 없다(2009. 10. 29. 제1차 변론준비기일). 그리고 특허청 심사관이 보정 전 청구항 7 발명에 대해서는 특허출원인인 원고에게 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 바가 없고, 오히려 위 발명에 대해서는 특허가 가능하다는 통지를 하였을 뿐임은 위 기초사실에서 보았다. 이러한 사실들에 의하면, 보정 후 청구항 1 발명은, 이 사건 보정 이전부터 이미 보정 전 청구항 7 발명의 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받은 바가 없는 청구항이라 할 것이므로, 앞서 본 바와 같은 이유로 구 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항'에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 하더라도, 구 특허법 제47조 제4항 제2호 위반을 이유로 들어 이 사건 보정에 대한 보정각하결정을 할 수는 없다.

2) 이에 대하여 피고는, 보정 전 청구항 1 발명에 대하여는 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유가 통지된 바가 있고 복수의 청구항들은 각각 독립하여 그에 대한 심사가 진행되어야 하는 것이므로, 설사 이 사건 보정에 의하여 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 7 발명과 우연히 동일한 발명이 되었다고 하더라도, 보정 전 청구항 1 발명을 이 사건 보정에 의해 보정한 보정 후 청구항 1 발명은 거절이유를 통지받은 바가 있는 청구항이라는 점에는 변함이 없고, 따라서 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다면 이 사건 보정은 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반하여 부적법한 보정이라고 해야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 구 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항'은 보정으로 인하여 새롭게 거절이유가 발생하는 사항이 기재되어 있는 청구항 또는 보정 이전부터 그 청구항에 기재되어 있는 사항으로서 그에 대하여 특허출원인이 거절이유를 통지받은 바가 있는 청구항만을 의미한다고 봐야 하는 근거가, 앞서 본 바와 같이 강행규정인 구 특허법 제63조 제1항이 정한 거절이유 통지 제도를 잠탈하는 것을 방지하는 데 있다는 점을 참작할 때, 이러한 청구항에 해당하는지 여부는 그 청구항 번호만을 형식적으로 대비하여 판단해서는 안 되고, 그 청구항의 기재 내용을 기준으로 보정 이전의 청구항이나 거절이유가 통지되었던 사항 등과 실질적으로 대비하여 판단해야 할 것이다. 따라서 보정 후 청구항 1 발명이 이 사건 보정 이전에 거절이유를 통지받았던 보정 전 청구항 1 발명과 청구항 번호가 형식적으로 동일하다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 보정 후 청구항 1 발명은 그 실질적인 내용이 거절이유가 통지된 바가 없는 보정 전 청구항 7 발명과 동일할 뿐 보정 전 청구항 1 발명과는 동일하지 않은 이상, 보정 전 청구항 1 발명에 대하여 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 거절이유가 통지되었음을 이유로 보정 후 청구항 1 발명이 구 특허법 제47조 제4항 제2호가 정한 '보정 후 특허청구범위에 기재된 사항'에 해당한다고 할 수 없어, 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없음을 이유로 이 사건 보정이 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반한 부적법한 보정이라고 할 수가 없다. 그러므로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 소결론

위에서 본 바와 같이, 이 사건 보정이 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반하였다고 할 수는 없으므로, 보정 후 청구항 1 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 있는지 여부에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이, 위와 같은 이유를 들어 이 사건 보정에 대하여 보정각하결정을 할 수 없고, 달리 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 적법하다는 점에 대하여 피고의 주장, 입증이 없는 이 사건에서 이 사건 보정에 대한 보정각하결정은 정당한 이유가 없어 위법하다고 할 것이다.

3. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리하여 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 적법하다고 하는 한편, 이를 전제로 보정 전 출원발명에 대한 거절결정이 적법하다고 판단하고 만 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 받아들이기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 노태악 _________________________ 판사 노갑식 휴가로 서명날인 불능

재판장 판사 _________________________