특허법원 2013. 8. 23. 선고 2012허6205 판결 [거절결정(특)]

특허심판원이 2012. 6. 11. 2010원1604호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

(1) 발명의 명칭 : 지도를 이용한 권역별 정보매체의 편집방법

(2) 원출원일/분할출원일/출원번호 : 1998. 12. 14./2009. 3. 20./제2009-24005호

(3) 출원인 : 원고

(4) 특허청구범위 및 주요 도면 : 별지 1과 같다.

나. 비교대상발명들

(1) 비교대상발명 1(을 제4호증)

비교대상발명 1은 1998. 6. 25. 공개된 공개특허공보 특1998-21769호에 게재된 ‘지도를 이용한 정보지’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2의 1항과 같다.

(2) 비교대상발명 2(을 제5호증)

비교대상발명 2는 1995. 1. 5. 주식회사 국제아트라스가 발행한 ‘비즈니스 맵(Map)’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2의 2항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 1998. 12. 14. 특허출원 제1998-54758호를 출원하였고, 이후 위 출원을 기초로 다수의 분할출원을 거쳐 2009. 3. 20. 특허출원 제2009-24005호로 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2009. 7. 16. 이 사건 출원발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 하였다.

(2) 원고는 2009. 9. 16. 명세서를 보정(그 특허청구범위는 별지 1의 1. 가.항과 같다)하였는데, 특허청 심사관은 2010. 1. 19. 위 보정은 적법하나 위와 같이 보정된 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다.

(3) 원고는 2010. 3. 2. 특허심판원에 위 특허거절결정에 대한 불복심판(2010원1604호)을 청구하였고, 2010. 4. 1. 명세서를 보정(그 특허청구범위는 별지 1의 1. 나.항과 같고, 이하 ‘이 사건 보정’이라 한다)하여 이 사건 출원발명에 관한 재심사를 청구하였다.

(4) 특허청 심사관은 2012. 2. 17. 이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항의 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 보정각하결정(이하 ‘이 사건 보정각하결정’이라 한다)을 한 후 이 사건 보정 전의 이 사건 출원발명을 재심사하여도 거절결정의 이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 위 특허거절결정을 유지하였고, 이 사건 보정각하결정은 2012. 2. 22. 원고에게 송달되었다.

(5) 특허심판원은 2012. 6. 11. 이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항의 요건을 갖추지 못한 것이어서 이 사건 보정각하결정은 적법하고, 비교대상발명들은 이 사건 출원발명의 원출원일 전에 공지된 것들이어서 심사관이 이를 인용하여 특허거절결정하였음은 적법하며, 이 사건 출원발명의 청구항 1(이하 ‘청구항 1’이라 한다)은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되고, 청구항 1에 거절이유가 있는 이상 이 사건 출원발명 전체가 거절되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 14호증, 을 제1 내지 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결 위법사유의 요지

이 사건 보정에 대해서는 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법(이하 ‘2009년 개정 특허법’이라 한다)이 적용되어야 하는바, 이 사건 보정은 2009년 개정 특허법 제47조의 요건을 갖춘 적법한 보정임에도 특허청 심사관은 이 사건 보정에 대해 이 사건 보정각하결정을 하였고, 이 사건 심결 역시 이 사건 보정각하결정이 적법하다고 판단하였으므로, 이 사건 심결은 이러한 점에서 위법하다. 설령 이 사건 보정에 대해 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다)이 적용된다고 하더라도, 이 사건 보정에 대해서는 구 특허법 제51조에 의한 보정각하결정을 할 수 없으므로, 이 사건 보정각하결정이 적법함을 전제로 하여 이 사건 보정 전의 이 사건 출원발명을 심리대상으로 한 이 사건 심결은 위법하다. 이 사건 보정 전후의 이 사건 출원발명은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 판단

가. 진보성 유무 판단에 관한 심결의 적법 여부

(1) 보정 전의 청구항을 심리대상으로 삼은 점의 적법 여부

(가) 이 사건 보정 및 보정각하결정의 적법 여부

1) 전면개정이 아닌 한, 법률의 개정 시에 종전 법률 부칙의 경과규정을 개정하거나 삭제하는 명시적인 조치가 없다면 개정 법률에 다시 경과규정을 두지 않았다고 하여도 부칙의 경과규정이 당연히 실효되는 것은 아니고(대법원 2002. 7. 26. 선고 2001두11168 판결 참조), 등록이나 보정의 요건에 관한 특허법의 규정이 개정되면서 그 부칙에서 개정 규정과 관련하여 별도의 경과규정을 두지 아니하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 개정 전에 출원된 발명의 심사 등에 대하여는 종전의 규정에 의하여 형성된 특허법 질서의 안정을 손상시키지 않도록 하기 위하여 종전의 규정이 적용되어야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후456 판결 참조).

2) 우선 이 사건 보정에 대하여 적용되어야 할 법률에 관하여 본다.

보정 및 보정각하를 규정한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제47조 내지 제51조는 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정(이하 ‘2001년 개정 특허법’이라 한다)되었는데, 2001년 개정 특허법 부칙 제1항에는 “이 법은 2001년 7월 1일부터 시행한다.”라고 규정되어 있었고, 부칙 제3항에는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사․특허등록․특허권․특허이의신청․심판․재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.”라고 규정되어 있었다. 이후 보정 및 보정각하를 규정한 2001년 개정 특허법 제47조 및 제51조는 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 다시 개정되었는데, 2009년 개정 특허법 부칙 제1조에는 “이 법은 2009년 7월 1일부터 시행한다.”라고 규정되어 있고, 부칙 제3조에는 “제47조, 제51조 제1항 본문 및 제55조의 개정규정 중 제47조 제4항 삭제 관련 개정부분은 이 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다.”라고 규정되어 있으며, 부칙 제10조에는 “이 법 시행 전에 출원된 특허출원에 대하여는 종전의 규정(제15조 제1항 및 제216조는 제외한다)에 따른다.”라고 규정되어 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 분할출원인 이 사건 출원발명의 원출원일은 1998. 12. 14.이고, 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 간주되므로(특허법 제52조 제2항), 이 사건 출원발명은 원출원일인 1998. 12. 14.에 출원한 것으로 간주된다.

따라서 2001년 개정 특허법 부칙 제1항, 제3항에 따라 2001. 7. 1. 이전에 출원된 것으로 간주되는 이 사건 출원발명에 대한 심사 등에는 구 특허법이 적용되어야 할 것이고, 앞서 본 바와 같이 2001년 이후의 특허법 개정에서 2001년 개정 특허법의 부칙 제3항을 개정하거나 삭제하는 명시적인 조치가 없었던 이상, 2001년 개정 특허법 부칙 제3항이 실효되었다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 보정의 적법 여부를 판단할 때에도 구 특허법이 적용되어야 한다고 봄이 상당하다.

3) 다음으로 이 사건 보정의 적법 여부에 관하여 본다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 보정에 의해 별지 1의 1. 가.항과 같은 청구항 1 내지 7이 별지 1의 1. 나.항과 같이 보정되었는데, 그 내용은 청구항 1 내지 7의 구성을 구체적으로 한정하거나 이를 명확하게 한 것에 불과하므로, 이 사건 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 경우에 해당한다고 할 수 없어 구 특허법 제47조 등에서 정한 보정의 요건을 갖춘 적법한 보정이라고 봄이 상당하다.

4) 그런데 갑 제4호증의 기재에 의하면, 특허청 심사관은 2012. 2. 17. 이 사건 보정에 대해 구 특허법이 아니라 2001년 개정 이후의 특허법이 적용됨을 전제로 이 사건 보정이 2009년 개정 특허법 제47조 제3항의 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 이 사건 보정각하결정을 한 사실을 인정할 수 있는바, 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정은 구 특허법 제47조 등의 요건을 갖춘 적법한 보정에 해당하므로, 이 사건 보정각하결정은 위법하다고 할 것이다.

(나) 이 사건 보정각하결정의 확정 여부

1) 이 사건 보정에 대해 구 특허법이 적용되어야 함은 앞서 본 바와 같은데, 구 특허법 제132조의4는 “제51조 제1항의 규정에 의한 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.”라고 하여 보정각하결정에 대한 불복심판을 거절결정에 대한 불복심판과 별도로 규정하고 있다. 따라서 보정각하결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구하여 다툴 수 있을 뿐, 보정각하결정이 확정된 경우에 그 특허출원의 거절결정에 대한 불복심판에서는 더 이상 보정각하결정의 당부에 관하여 다툴 수 없는바(대법원 2002. 7. 12. 선고 2000후969 판결 참조), 이 사건 보정에 대하여 2012. 2. 17. 보정각하결정이 내려졌고, 그 결정등본이 2012. 2. 22. 원고에게 송달되었음은 앞서 본 바와 같은데, 원고가 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 이 사건 보정각하결정에 대한 불복심판을 청구하였음을 인정할 만한 증거가 없는 이상, 이 사건 보정각하결정은 이 사건 심결일(2012. 6. 11.) 당시 이미 확정되어 있었다고 할 것이다.

2) 이와 관련하여 원고는, 구 특허법 제170조 제1항에 따라 이 사건 보정각하결정은 판결이 확정될 때 확정되는 것이므로, 이 사건 보정각하결정은 아직 확정되지 않았다는 취지로 주장한다. 살피건대, 구 특허법 제170조 제1항에는 “제47조 제2항 제3호․제51조․제63조 및 제66조의 규정은 거절사정에 대한 심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조 제3항 중 ‘제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때’는 ‘제186조 제1항의 규정에 의하여 소를 제기한 때’로, ‘그 심판의 심결이 확정될 때까지’는 ‘그 판결이 확정될 때까지’로 본다.”라고 규정되어 있고, 구 특허법 제51조 제3항에는 “심사관은 특허출원인이 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여 제132조의4의 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다.”라고 규정되어 있는바, 위 각 규정에 의할 때 구 특허법 제170조 제1항에서의 ‘그 판결이 확정될 때까지’는 ‘보정각하결정에 대한 심판이 청구되고 그 심판의 심결에 대한 소가 제기되어 그 판결이 확정될 때까지’로 보는 것이 상당한데, 앞서 본 바와 같이 이 사건에서는 이 사건 보정각하결정에 대한 심판이 청구된 바가 없었던 이상, 이 사건 보정각하결정은 결정등본을 송달받은 날로부터 30일이 지난 시점에 확정되는 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 또한 원고는, 특허청 및 특허심판원은 원고에게 이 사건 보정각하결정에 대해 별도로 불복심판청구를 할 수 없다는 내용이 포함된 보정각하결정서 및 심문서를 각 발송하였고, 이에 따라 원고로서는 이 사건 보정각하결정에 대해 불복심판청구를 할 수 없는 것으로 신뢰하게 되었는데, 그럼에도 이 사건 보정각하결정에 대해 불복하고자 하는 경우 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 별도로 불복심판청구를 해야 한다는 것은 신뢰보호원칙을 위반하는 것이라는 취지로 주장한다. 살피건대, 일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, 넷째 행정청이 그 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하며, 마지막으로 위 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2001두1512 판결 참조). 이 사건에 관하여 보건대, 갑 제4, 7호증의 각 기재에 의하면, 특허청은 2012. 2. 17. 원고에게 이 사건 보정각하결정서를 발송하면서 이 사건 보정각하결정에 대해 별도로 불복할 수 없고 거절결정불복심판에서 같이 다툴 수 있다는 취지로 안내하였던 사실, 특허심판원은 2012. 2. 29. 원고에게 심문서를 발송하면서 이 사건 보정각하결정에 대해 불복이 있을 경우 거절결정불복심판 절차에서 이를 다툴 수 있다는 취지로 안내하였던 사실을 각 인정할 수 있으나, 한편 갑 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 보정각하결정서 및 심문서에 포함된 위와 같은 안내 내용은 단순한 안내사항에 불과한 것으로서 이를 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명에 해당한다고 보기 어려운 점, ② 설령 위와 같은 안내 내용을 공적인 견해표명에 해당한다고 본다 하더라도, 구 특허법 제132조의4에서 보정각하결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구하여 다툴 수 있다고 명문으로 규정하고 있어 특허청 및 특허심판원의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 원고에게 귀책사유가 없다고 보기는 어려운 점, ③ 원고는 이 사건 보정각하결정이 있기 이전에 진행되었던 원출원이 동일한 다른 분할출원에 관한 심판 및 소송 절차(특허법원 2011. 12. 28. 선고 2011허5014 판결, 특허법원 2011. 12. 28. 선고 2011허5021 판결 등)를 거치면서 이미 이 사건 출원발명의 보정에 대해 구 특허법이 적용되는 것이 상당하고, 위 안내 내용에 잘못이 있었음을 알았거나 적어도 알 수 있었던 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 신뢰보호원칙을 위반하는 것이라는 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 소결론

결국 이 사건 보정이 적법함에도 특허청 심사관이 이 사건 보정각하결정을 하였음은 위법하다 하더라도 이 사건 보정각하결정은 원고가 법정기간 내에 불복심판을 청구하지 않아 확정되었다고 봄이 상당한바, 그렇다면 이 사건 심판 및 소송에서는 이 사건 보정각하결정의 당부에 관하여 더 이상 다툴 수 없다고 할 것이므로, 보정 전의 청구항 1 내지 7을 대상으로 삼아 심리․판단한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이다.

(2) 비교대상발명 1, 2를 선행기술로 삼아 심리․판단한 점의 적법 여부

(가) 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 1, 2는 이 사건 출원발명의 원출원일인 1998. 12. 14. 이전에 공개된 문헌에 해당하므로, 비교대상발명 1, 2를 선행기술로 삼아 심리․판단한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이다.

(나) 이와 관련하여 원고는, 이 사건 출원발명의 특허요건 판단 기준일은 원출원(출원번호 제1998-54758호)의 우선권주장일인 1997. 12. 17.이라고 할 것인데, 비교대상발명 1은 위 우선권주장일 이후인 1998. 6. 25. 공개된 문헌이므로, 이 사건 출원발명의 진보성 판단 자료로 삼을 수 없다는 취지로 주장한다. 살피건대, 구 특허법 제55조 제2항에는 “우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.”라고 규정되어 있고, 구 특허법 제52조 제2항에는 “분할출원에 대하여 구 특허법 제55조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다.”라고 규정되어 있으므로, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원도 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 할 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 원고는 1998. 12. 14. 특허출원 제1998-54758호를 출원하였고, 이후 위 출원을 기초로 다수의 분할출원을 거쳐 2009. 3. 20. 특허출원 제2009-24005호로 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 을 제9호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 특허출원서에는 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 되어 있지 않은 사실을 인정할 수 있어 이 사건 출원발명에 대해서는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 진보성 유무 판단의 적법 여부

(가) 청구항 1의 진보성 유무

1) 기술분야 대비

을 제2호증의 기재에 의하면, 청구항 1은 각종 전화번호부 편집분야, 신문 편집분야, 잡지 편집분야, 한 장에 표시된 매체 등 여러 산업분야와 지도그래픽 기술분야가 융합된 지도를 이용한 권역별 정보매체에 관한 발명인 사실을 인정할 수 있다(식별번호 [0001]). 한편 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1은 생활정보, 경제정보 또는 각종 홍보지 등을 지도를 이용하여 표현 또는 찾아볼 수 있게 하는 지도를 이용한 정보지에 관한 발명인 사실을 인정할 수 있다(1면 아래에서 6~8행). 위 인정사실에 비추어 보면, 청구항 1과 비교대상발명 1은 각종 생활정보와 지도를 결합하여 정보를 쉽게 검색할 수 있도록 하는 정보매체에 관한 발명이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다고 할 것이다.

2) 목적 대비

을 제2호증의 기재에 의하면, 청구항 1은 각종 목적별 정보매체의 목차에 지도를 이용하여 관공서나 목적별 사업체 등에 관한 정보 전달 및 홍보 효과를 높이고, 상호 등에 의해서도 사업체의 위치 확인을 용이하게 하며, 다양한 기능을 발휘하여 광고․홍보 효과 등을 높이는 지도를 이용한 권역별 정보매체를 제공하는 것을 그 목적으로 하는 사실을 인정할 수 있다(식별번호 [0011]). 한편 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1은 각종 정보지의 목차에 지도를 이용하여 관공서나 목적별 사업체 등을 목차는 물론 지도에 의한 표시로서도 찾아볼 수 있게 하여 정보 전달 및 홍보 효과를 높이고, 상호 등을 모르는 경우 위치에 의해 지도상에서 직접 찾을 수 있게 함과 아울러 상호 등에 의해서도 사업체의 위치 확인을 용이하게 하며, 그 지도의 구성을 사용 목적과 특수성에 의해 표시 및 게재하여 다양한 기능을 발휘하게 한 정보지를 제공하는 것을 그 목적으로 하는 사실을 인정할 수 있다(2면 13~18행). 위 인정사실에 비추어 보면, 청구항 1과 비교대상발명 1은 각종 정보매체의 목차에 지도를 이용하여 관공서나 목적별 사업체 등에 관한 정보 전달 및 홍보 효과를 높이고, 상호 등에 의해서도 사업체의 위치 확인을 용이하게 하며, 다양한 기능을 발휘하여 광고․홍보 효과 등을 높이는 정보매체를 제공하고자 한다는 점에서 그 목적이 공통된다고 할 것이므로, 청구항 1은 비교대상발명 1에 비하여 그 목적이 특이하다고 볼 수 없다.

3) 구성 및 효과 대비

가) 구성 1의 대비

앞서 본 바와 같이 구성 1은 ‘각종 사업체들의 현황과 계획된 미래 변화에 대한 상세한 정보를 게재한 목적내용부(4; 광고․홍보란) 다수가 구성된 권역별 정보매체(1)’인데, 이에 대응되는 구성으로서 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 ‘각종 사업체들의 현황과 정보를 게재한 다수의 상세한 설명이 포함되는 정보지’(2면 21~25행, 도면 4)가 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 양 대응구성은 각종 사업체들의 현황과 정보를 게재한 정보매체(정보지)라는 점에서 차이가 없고, 다만 구성 1은 목적내용부가 각종 사업체들의 계획된 미래 변화에 대한 상세한 정보를 게재하는 것임에 비하여 비교대상발명 1의 위 대응구성은 그에 관한 기재가 없다는 점에서 차이가 없다. 살피건대, 을 제2, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 ‘각종 사업체들의 계획된 미래 변화에 대한 상세한 정보’의 의미에 관하여 별다른 기재가 없는 점, ② 청구항 1에는 ‘목적내용부’가 ‘광고․홍보란’이라고 기재되어 있을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 도면에도 ‘목적내용부’에 ‘연중 무휴’, ‘냉면 무료’ 등과 같은 광고 정보가 게재되는 것으로 도시되어 있고(을 제2호증 도면 4a), 이와 마찬가지로 비교대상발명 1의 ‘상세한 설명’에도 ‘연중 무휴’, ‘냉면 무료’ 등과 같은 광고 정보가 게재되는 것으로 보이는 점(을 제4호증 도면 4), ③ 통상의 기술자라면 그 필요성 등을 고려하여 정보매체(정보지)에 포함되어야 할 정보의 내용을 적절하게 선택할 수 있다고 할 것인 점 등을 종합하여 보면, 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 할 것이다.

나) 구성 2의 대비

앞서 본 바와 같이 구성 2는 ‘생활권지역 교통도로망 등을 도시(圖示)하고, 가로세로 색인범위(구분칸)와 구분일련기호가 표시된 지도도형부(2)를 부가 구성하는 과정’인데, 이에 대응되는 구성으로서 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 ‘생활권지역 교통도로망 등이 도시되고 가로세로 색인범위와 구분일련기호가 표시된 지도’(2면 21~25행, 도면 2)가 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 양 대응구성은 생활권지역 교통도로망 등이 도시되고, 가로세로 색인범위와 구분일련기호가 표시된 지도도형부(지도)라는 점에서 동일하다.

다) 구성 3의 대비

앞서 본 바와 같이 구성 3은 ‘지도도형부(2)에 목적내용부(4)들에 게재된 사업체들의 위치와 사업체명(상호; 商號) 등의 정보표제를 부가 표시하는 과정‘인데, 이에 대응되는 구성으로서 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 ’지도에 상세한 설명에 포함되어 있는 업체들의 위치와 사업체명 등이 표시되는 것‘(2면 28~30행, 도면 2)이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 양 대응구성은 지도도형부(지도)에 사업체들의 위치와 사업체명 등의 정보가 표시된다는 점에서 동일하다.

라) 구성 4의 대비

앞서 본 바와 같이 구성 4는 ‘목적내용부(4; 광고․홍보란)들에 해당 색인좌표를 부가 표시하는 과정’인데, 이에 대응되는 구성으로서 을 제4호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 ‘지도에 주요 관공서나 공공기관 또는 목적별 사업체를 그 해당 위치에 해당 기호를 표시하고 이에 색인번호를 표시하는 것’(2면 21~25행, 도면 2)이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 구성 4는 목적내용부에 색인좌표를 표시하는 것임에 비하여 비교대상발명 1의 위 대응구성은 지도에 색인번호를 표시하는 것이라는 점에서 차이가 있다. 살피건대, 을 제2, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 “사업체의 특성별 정보에 대한 목적별 정보매체(1)의 각 구성부에 동일한 색인좌표(일치된 색인좌표)가 기재되어 각 목적별 정보매체(1)의 지도도형부(2)를 각 매체별 각 구성부 어디서든 상호연계 사용할 수 있고, 시너지(Synergy) 효과를 얻을 수 있다.”(식별번호 [0019]), “색인부(3)에는 후측에 편집되는 상세한 정보의 목적내용부(4)의 구성페이지 및 상․중․하단의 편집구성 부분, 일련번호와 함께 지도도형부(2)상 정보표제 및 위치정보의 색인좌표를 표시한다.”(식별번호 [0038]), “목적내용부(4)에는 광고, 홍보문안, 달력 기타 목적정보를 내용으로 구성하고, 전기한 일련의 색인번호나 색인좌표를 기재하며, …(중략)… 다각적인 색인방법을 이용할 수 있는 것이다.”(식별번호 [0041])라고 각 기재되어 있는바, 이에 비추어 볼 때 구성 4는 목적내용부(4)에 사업체의 지도도형부(2)상의 위치에 관한 색인좌표를 표시함으로써 그 사업체의 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위한 구성임을 알 수 있는 점, ② 비교대상발명 1에도 ‘지도에 주요 관공서나 공공기관 또는 목적별 사업체를 그 해당 위치에 해당 기호를 표시하고 이에 색인번호를 표시하여 목차의 일련번호와 일치하게 하고, 목차에는 후측에 편집되는 상세한 정보내용의 페이지 및 일련번호와 함께 지도의 가로세로 구분선 표시를 하며, 사업체의 상호는 알고 있으나 위치를 모르고 있을 때 목차에서 상호를 찾아 그 목차에 기재된 가로세로 구분선 표시에 의해 사업체의 위치를 찾을 수 있고, 상세한 설명 역시 목차에 기재된 페이지 수나 색인번호에 의해 찾을 수 있게 한 것’(을 제4호증 21~44행)이 개시되어 있는 점, ③ 비교대상발명 1의 위 대응구성 역시 사업체의 상호와 그 지도상의 위치정보를 서로 연계함으로써 사업체의 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위한 구성으로서 구성 4와 그 기술적 사상이 실질적으로 동일하고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 위 대응구성으로부터 구성 4를 도출하는 데에 특별한 기술적인 어려움이 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 구성 4는 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 할 것이다.

4) 대비 결과

결국 청구항 1은 비교대상발명 1과 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1에 비하여 목적의 특이성이 없으며, 그 구성은 비교대상발명 1의 각 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이어서 구성의 곤란성이 없고, 그 효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측될 수 있는 정도에 불과하여 효과의 현저성도 없으므로, 청구항 1은 진보성이 부정된다.

(나) 소결론

앞서 본 바와 같이 청구항 1은 진보성이 부정되어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없고, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 한 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로, 위 청구항 1이 특허를 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 출원발명의 진보성 유무에 관하여 이와 동일하게 판단한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이다.

나. 보정각하결정의 당부를 심리․판단한 심결에 위법이 있는지 여부

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정각하결정은 확정되었다고 봄이 상당하므로, 이 사건 심판에서는 이 사건 보정각하결정의 당부에 관하여 더 이상 다툴 수 없다고 할 것임에도 이 사건 심결은 이 사건 보정각하결정의 당부를 심리․판단하였는바, 이러한 점으로 인해 이 사건 심결이 위법하게 되는지 여부에 관하여 보기로 한다. 살피건대, ① 이 사건 심판은 거절결정에 대한 불복심판이므로 그 심판의 대상은 거절결정의 당부이고, 보정각하결정의 당부는 이 사건 심판의 대상이 아닌 점, ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정각하결정은 확정되어 이 사건 심판에서는 이 사건 보정각하결정의 당부에 관하여 더 이상 다툴 수 없다고 할 것이므로, 보정 전의 청구항을 심리대상으로 삼아 그 진보성 유무를 판단한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것인 점, ③ 앞서 본 바와 같이 보정 전의 청구항 1은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 이 사건 보정의 내용은 보정 전의 청구항 1 내지 7의 구성을 구체적으로 한정하거나 이를 명확하게 한 것에 불과하므로, 보정 후의 청구항 1 역시 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 할 것인 점, ④ 비록 이 사건 심결에서 이미 확정된 이 사건 보정각하결정의 당부를 심리․판단한 것은 잘못이라고 할 것이나, 이러한 사정이 이 사건 심결의 결론에는 영향을 미치지 않는다고 할 것인 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 보정각하결정의 당부를 심리․판단한 점으로 인해 이 사건 심결이 위법하게 된다고 보기는 어렵다.

(2) 이와 관련하여 원고는, 이 사건 보정각하결정이 확정되지 않았음을 전제로, 특허청 심사관은 적법한 이 사건 보정에 대해 보정각하결정을 하였고, 특허심판원 역시 이 사건 보정각하결정이 적법하다고 잘못 판단한 후 보정 전의 청구항을 심리대상으로 삼아 그 진보성 유무를 판단한 위법이 있으므로, 이 사건 심결은 마땅히 취소되어야 한다는 취지로 주장한다. 살피건대, ① 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정각하결정은 확정되어 이 사건 심판에서는 이 사건 보정각하결정의 당부에 관하여 더 이상 다툴 수 없다고 할 것이므로, 보정 전의 청구항을 심리대상으로 삼아 그 진보성 유무를 판단한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것인 점, ② 설령 원고의 주장과 같이 이 사건 보정각하결정이 확정되지 않았고, 이 사건 심결에 심리대상을 제대로 특정하지 않은 잘못이 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 보정 후의 청구항을 대상으로 하여 진보성 유무를 판단하더라도 보정 전과 그 결론이 달라지지 않는다고 할 것이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사유만으로 이 사건 심결을 곧바로 취소하는 것은 특허출원인에게 무용한 절차를 다시 밟게 할 뿐이어서 소송경제에 반한다고 할 것인 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 보정각하결정에 대한 잘못된 판단으로 인해 이 사건 심결이 마땅히 취소되어야 한다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 기타 원고의 주장에 대한 판단

(1) 우선 원고는, 구 특허법 제51조 제1항에는 “심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 그 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”라고 규정되어 있는데, 이 사건 보정은 구 특허법 제51조 제1항에 규정된 ‘특허사정등본의 송달 전에 한 보정’이 아니라, ‘특허사정등본의 송달 후에 한 보정’에 해당하여 구 특허법 제51조 제1항이 적용되지 않는다는 취지로 주장한다. 살피건대, 구 특허법에서의 ‘특허사정’은 심사관이 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에 하는 ‘특허결정’을 의미하는 것인데(구 특허법 제66조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명에 대해서는 거절결정이 있었을 뿐이고, 위와 같은 특허사정(특허결정)이 있었다고 볼 만한 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 다음으로 원고는, 구 특허법 제51조에는 “심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 그 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고(제1항), 심사관은 제1항의 규정에 의한 각하결정이 있는 때에는 특허출원인에게 당해 결정등본의 송달이 있은 날부터 30일을 경과할 때까지는 당해 특허출원의 사정을 하여서는 아니 되며(제2항), 심사관은 특허출원인이 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여 제132조의4 규정에 의한 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다(제3항).”라고 규정되어 있으므로, 특허청 심사관이 이 사건 보정각하결정과 동시에 출원인인 원고에게 심사전치출원의 심사결과통지를 한 것은 구 특허법 제51조 제2항을 위반한 것이라는 취지로 주장한다. 살피건대, ① 구 특허법 제51조 제2항은 보정각하결정이 있는 경우 당사자가 불복심판을 청구할 수 있는 기간 동안 심사 절차를 중단함으로써 보정의 적법 여부를 명확히 한 후 심사 절차를 진행하려는 데에 그 입법취지가 있다고 할 것인데, 위 규정을 위반한 심사결과통지로 인하여 출원인이 가지는 보정각하결정에 대한 불복의 기회가 박탈되는 것은 아니고, 출원인으로서는 여전히 구 특허법 제132조의4에 의하여 30일 이내에 보정각하결정에 대한 불복심판청구를 할 수 있었다고 할 것인 점, ② 심사전치출원의 심사결과통지는 거절결정과 달리 새로운 결정으로 보기 어려운 점(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2782 판결 참조), ③ 앞서 본 바와 같이 이 사건 보정각하결정에 대해서는 출원인인 원고가 불복심판 제기기간 내에 심판청구를 하지 않음으로써 더 이상 다툴 수 없게 된 점 등을 종합하여 보면, 특허청 심사관이 이 사건 보정각하결정과 동시에 원고에게 심사전치출원의 심사결과통지를 함으로써 구 특허법 제51조 제2항을 위반한 절차상 잘못이 있다는 사정만으로는 이 사건 심결을 취소할 만한 사유에 해당된다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결에서 이 사건 보정각하결정의 당부를 심리․판단한 것은 잘못이나, 보정 전의 청구항을 심리대상으로 삼아 그 진보성이 부정된다고 판단한 이 사건 심결의 결론은 결과적으로 정당하다고 할 것이므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.