특허법원 2020. 11. 6. 선고 2020허3195 판결 [거절결정(상)]

특허심판원이 2020. 3. 3. 2019원1525 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표 (갑 제5호증)

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2017-117359호/2017. 9. 14.

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 카페업, 카페테리아업, 패스트푸드식당업, 유흥주점경영업, 한식점업, 한국식 요리 전문점업

나. 선등록서비스표들

1) 선등록서비스표 1 (을 제25호증의 3)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 서비스표등록 제297969호/2014. 3. 5./2014. 9. 1.

나) 구성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 극장식주점업, 레스토랑업, 서양음식점업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 중국음식점업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 한식점업, 관광객숙박알선업 등

라) 등록권리자: 피고 보조참가인

2) 선등록서비스표 2 (을 제25호증의 2)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 서비스표등록 제309397호/2014. 2. 24./2015. 1. 9.

나) 구성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 극장식주점업, 레스토랑업, 서양음식점업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 중국음식점업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 한식점업, 관광객숙박알선업 등

라) 등록권리자: 피고 보조참가인

3) 선등록서비스표 3 (을 제25호증의 8)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 서비스표등록 제371531호/2015. 11. 13./2016. 9. 13.

나) 구성 :

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 간이식당업, 뷔페식당업, 레스토랑업, 서양음식점업, 커피숍업, 한식점업, 제과점업, 중국음식점업, 와인바업, 주점업, 일반유흥주점업 등

라) 등록권리자: 피고 보조참가인

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표에 대해 피고 보조참가인은 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 등에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 요지의 이유로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 2019. 3. 15. “이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다.”라는 취지의 이의결정을 하였고(갑 제3호증), 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제7호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2019원1525호로 심리한 후 2020. 3. 3. “이 사건 출원상표의 ‘잇’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 미약하여 ‘F’ 부분이 요부에 해당하고, 선등록서비스표들 역시 ‘F’ 부분이 주요부로서 강하게 인식되므로 양 표장은 서로 유사한 표장에 해당하며, 양 상표의 지정상품 또한 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다(갑 제1호증).

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 5 내지 7호증, 을 제25호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분은 ‘천국’ 등의 의미를 가져 지정상품과 관련하여 성질을 직감하게 하는데다가 ‘F’ 및 ‘PARADISE’를 포함하는 다수의 상표가 거래사회에서 흔히 사용되고 있거나 상표로 등록되었으므로 식별력이 미약하다. 게다가 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분은 한글 6글자가 띄어쓰기 없이 일체로 나열되어 분리관찰되는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있으므로 이 사건 출원상표는 전체로서 관찰되어야 한다.

2) 이 사건 출원상표는 ‘A’로 호칭되어 선등록서비스표들과 호칭이 유사하지 않고, 외관 및 관념도 유사하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 이 사건 출원상표 중 '’ 부분은 그 지정서비스업인 레스토랑업 등과 관련하여 ‘먹다’라는 뜻의 영어단어 ‘EAT’의 한글음역으로 직감되거나 식별력이 없는 영어 지시대명사 ‘IT’의 한글음역으로 인식되어 식별력이 미약하다. 반면 이 사건 출원상표 중 '' 부분은 본질적인 식별력이 있을 뿐만 아니라 지정상품과 관련하여 국내 일반 수요자 사이에 피고 보조참가인의 서비스업의 출처표시로 널리 알려진 선등록서비스표들 중 ‘’, ‘’ 부분과 유사하여 식별력이 강하다. 따라서 이 사건 출원상표의 요부는 ‘’ 부분이며, 선등록서비스표들 역시 ‘’, ‘’ 부분을 요부로 하여 호칭, 관념 등에서 유사하므로 이 사건 출원상표와 선등록서비스표들은 유사하다.

2) 이 사건 출원상표와 선등록서비스표들은 모두 ‘레스토랑업’ 등을 지정상품으로 하여 그 지정상품이 동일ㆍ유사하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

1) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 하여야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조). 또한 상표의 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조).

2) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

3) 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표들의 표장 유사여부

1) 이 사건 출원상표의 요부

아래와 같은 사실이나 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표() 중 ‘’ 부분은 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다.

가) 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분은 ‘먹다’라는 뜻의 영어 단어 ‘EAT’의 한글 음역으로 인식되거나, 영어 지시대명사 ‘IT’의 한글음역으로 인식될 수 있다. 이는 ① 원고 스스로 원고의 사업자등록증이나 법인등기부등본에 원고의 상호를 ‘주식회사 A(E)’로 기재하여 사용하고 있는 사실(갑 제4호증 및 2020. 4. 9.자 당사자표시정정신청서에 첨부된 원고의 법인등기부등본 참조)과 ② 원고가 운영하는 가맹점 사업과 관련한 가맹점의 간판 등에도및과 같이 “EAT”와 “PARADISE”를 상하로 병기하는 형태로 브랜드 명으로서 사용하고 있는 사실(을 제1, 28호증)과 같은 거래실정에 비추어 보더라도 그러하다. 이와 같이 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분은 ‘먹다’라는 뜻의 영어 단어 ‘EAT’의 한글 음역으로 인식될 경우, 이는 지정상품인 상품류 구분 제43류의 ‘간이식당업, 레스토랑업, 식당체인업 등’과 관련하여 그 품질, 용도, 생산방법, 사용방법 등 그 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것에 해당하여 식별력이 없거나 미약하고, 영어 ‘IT’의 한글음역으로 인식되는 경우에도 어떠한 대상을 가리키는 의미로 널리 사용되는 지시대명사 ‘그것’에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다.

나) 반면, 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분은 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 쉽게 ’천국‘이라는 의미를 가진 ’PARADISE’의 한글음역으로 인식되고, ‘좋은 음식이나 음료 등을 제공하고, 식사 등을 하기에 편리하거나 좋은 곳’이라는 점에 관해 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 바로 ‘음식이나 음료 등을 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없고, 위 지정상품과 관련하여 상대적으로 높은 식별력이 인정된다.¹⁾

다) 아래와 같은 사실에 의하면, 피고보조참가인의 선등록서비스표들 중 ‘’, ‘’ 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품과 경제적 견련성이 인정되는 ‘호텔업, 카지노업 등’과 관련하여 일반 수요자들에게 피고보조참가인의 상호 내지 상표로 널리 알려져 있어 일반 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분으로 판단된다.

(1) 피고보조참가인의 전신인 주식회사 F투자개발은 1981년 F 비치호텔(현 F 호텔 부산), 1992년 F 카지노 제주 그랜드 등을 설립하여 그로부터 약 40년 가량 호텔업 및 카지노업을 영위하고 있고(을 제2호증), 피고보조참가인은 2019년 국내 카지노 시장 점유율 55%로 매출 1위를 기록한 바 있다(을 제4호증).

(2) 피고보조참가인이 2017. 4.경 인천영종도에 개장한 복합리조트 ‘F시티’는 호텔뿐만 아니라 카지노, 컨벤션, 스파, 테마파크, 예술전시공간, 스튜디오, 클럽 등 다양한 관광·엔터테인먼트 시설을 조성하고 있고, 또한 고급 레스토랑과 푸드코트를 조성하여 일식, 중식, 아시안, 양식, 카페, 디저트숍 등 다양한 식음시설이 입점되어 있고, 이러한 시설은 투숙객이 아니라 하더라도 이용할 수 있다(을 제8, 9, 15호증). 이에 따라 인터넷 포털사이트 네이버에 ‘F’를 검색하였을 때 뉴스, 웹사이트, 블로그 검색결과 중 상당 부분이 피고보조참가인이 운영하는 리조트 및 호텔에 관한 내용이다(을 제5호증).

(3) 인터넷 포털 사이트 구글(www.google.co.kr)에 ‘F 음식점’, ‘F 바’, ‘F 클럽’이라 검색하였을 때 피고 보조참가인이 운영하는 호텔 내부에 입점한 음식점, 주점, 클럽 등에 관한 게시글 등이 검색된다(을 제16, 22, 23호증).

라) 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 ‘’ 부분과 ‘’ 부분의 비중을 보더라도, ‘’ 부분이 전체 상표에서 현저히 높은 비중을 차지하고 있고, ‘’은 쉬운 영어단어의 1음절의 음역으로 다른 부분과 불가분적으로 결합되어 있거나 그 부분만으로 독립적으로 자타 상품의 출처표시 기능을 할 수 있는 식별력을 가질 정도로 구성되어 있지 않으므로 부수적 또는 보조적인 표현에 불과하다. 또한 ‘’는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 ‘잇’과 ‘F’ 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니라는 점 등까지 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 ‘’ 부분과 ‘’ 부분이 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵다.

마) 이 사건 출원상표 중 육각형 모양의 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 문자 부분과의 결합상태와 정도 등에 비추어 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없다.

2) 선등록서비스표들의 요부

선등록서비스표 1(), 선등록서비스표 2(), 선등록서비스표 3() 중에서도 다른 부분에 비해 상대적으로 식별력이 높은 ‘’, ‘’ 부분이 선등록서비스표들 중 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 아래 표와 같이 ‘F’, ‘PARADISE’가 포함된 다수의 상표가 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사군 코드가 동일한 지정상품에 대하여 등록 또는 출원공고 되어 있으므로 이 사건 출원상표의 중 ‘’ 부분이 식별력이 없거나 미약하다는 취지로 주장한다. 그러나 위 표의 순번 5번 상표의 경우 피고보조참가인의 등록서비스표이고(을 제25호증의 1), 나머지 상표들 중 대부분의 경우 ‘F’, ‘PARADISE’ 부분이 포함되어 있다고 하더라도 식별력을 가진 다른 문자나 도형 부분과 결합하여 등록된 것으로서, 그 크기나 결합 형태 등에 비추어 전체 상표에서 차지하는 비중이 적어, 반드시 ‘F’, ‘PARADISE’ 부분의 식별력을 근거로 등록된 상표들이라고 보기 어렵다. 따라서 위와 같은 등록례를 근거로 ‘PARADISE’ 및 ‘F’ 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없어 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 또한 원고는 거래사회에서 다수인이 ‘F’, ‘PARADISE’ 부분을 상표로 흔히 사용하고 있으므로 이 사건 출원상표 중 ‘F’ 부분이 요부가 될 수 없다고 주장한다. 그러나 갑 제11, 12호증에 각 기재된 음식점들의 경우, 특정 동네나 지역의 각 음식점 운영자들이 임의로 자신의 가게의 상호 또는 상표로 사용하고 있는 것으로서 선등록서비스표들의 출원·등록일과 비교하여 각 그 사용 시작시점을 알 수 없고, 상표/서비스표로서 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 상태도 아니므로, 이를 근거로 일반 수요자들에 대한 관계에서 이 사건 출원상표 중 ‘’ 부분이 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 단정하기는 부족하다. 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 아니한다.

4) 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표의 요부는 ‘’ 부분과 선등록서비스표들의 요부인 ‘’, ‘’ 부분을 대비하면, 외관이 동일·유사하고, 호칭이 ‘F’로 공통되며, 관념도 ‘천국’ 등으로 동일하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과 외관, 호칭 및 관념 면에서 유사하여 양 상표가 동일·유사한 지정상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 양 상표는 서로 유사한 표장에 해당한다.

다. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표들의 지정상품/지정서비스업 유사 여부 이 사건 출원상표와 선등록서비스표들은 모두 ‘음식점업, 레스토랑업 등’을 포함하여 양 상표(서비스표)의 지정상품(지정서비스업)은 서로 유사하다.

라. 검토결과의 정리

이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과 표장 및 지정상품(지정서비스업)이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록은 거절되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.