특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4017 판결 [거절결정(상)]

특허심판원이 2019. 4. 16. 2018원287 및 2018원290 사건에 관하여 한 심결을 각 취소한다.¹⁾

1. 기초사실

가. 2018원287 심결의 출원상표(이하 ‘이 사건 제1출원상표’라 한다, 갑 제3호증)

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2016-105995호/ 2016. 11. 30.

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제33류의 동동주, 막걸리, 소주, 청주, 탁주, 과실주, 럼주, 보드카, 브랜디, 샴페인, 양주, 와인, 위스키, 증류주, 진, 칵테일, 테킬라, 포도주, 고량주, 복분자주

나. 2018원290 심결의 출원상표(이하 ‘이 사건 제2출원상표’라 한다, 갑 제4호증)

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2016-106044호/ 2016. 11. 30.

2) 구 성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제33류의 동동주, 막걸리, 소주, 청주, 탁주, 과실주, 럼주, 보드카, 브랜디, 샴페인, 양주, 와인, 위스키, 증류주, 진, 칵테일, 테킬라, 포도주, 고량주, 복분자주

다. 선등록상표(을나 제3호증)

1) 국제등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제880266호/ 2005. 12. 5./ 2007. 10. 12.

2) 구 성 :

3) 지정상품 :

- 상품류 구분 제21류의 Drinking glasses, mugs, not of precious metal, bottles, jugs, not of precious metal, jugs made of glass, glassware for household use, ice buckets (other than of precious metal), serving trays (other than of precious metal), menu card holders, coasters, not of paper and other than table linen, not including vacuum flasks, and thermally insulated containers for food, vacuum bottles and vacuum insulated containers - 상품류 구분 제32류의 beer, ale, lager, stout, porter

4) 등록권리자 : 피고 보조참가인(이하 ‘참가인’이라 한다)

라. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대한 이의결정 및 거절결정(갑 제1, 2호증, 을가 제1 내지 4호증, 을나 제1, 2호증)

가) 원고는 2016. 11. 30. 이 사건 제1, 2출원상표를 각 출원하였고, 특허청 심사관은 2017. 4. 14. 이 사건 제1, 2출원상표에 대하여 각 출원공고를 하였는데, 참가인은 2017. 6. 14. 특허청장에게 이 사건 제1, 2출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 등에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 요지의 이유로 각 상표등록이의신청을 하였다.

나) 특허청 심사관은 2017. 11. 23. “이 사건 제1, 2출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다.”라는 취지의 각 이의결정을 하였고, 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 각 등록거절결정을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지(갑 제1, 2호증)

원고는 2018. 1. 20. 이 사건 제1출원상표에 대하여 특허심판원 2018원287로, 이 사건 제2출원상표에 대하여 특허심판원 2018원290으로 각 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2019. 4. 16. “이 사건 제1, 2출원상표의 ‘화이트’ 또는 ‘WHITE’ 부분은 지정상품인 동동주 등 주류와 관계하여 식별력이 미약하지만, ‘타이거’ 또는 ‘TIGER’ 부분은 지정상품과의 관계에서 본질적인 식별력이 있으므로 그 부분이 요부라 볼 수 있고, 이 사건 제1, 2출원상표의 요부인 ‘타이거즈’ 또는 ‘TIGER’ 부분은 선등록상표 ‘TIGER’와 대비할 때 호칭 및 관념 등이 유사하여 이 사건 제1, 2출원상표와 선등록상표는 서로 유사한 표장에 해당하며, 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 주류 분야의 지정상품을 공통으로 포함하고 있어 지정상품이 동일·유사하므로, 이 사건 제1, 2출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 위 각 심판청구를 기각하는 각 심결을 하였다(이하 2018원287 및 2018원290 사건에 관한 심결을 일괄하여 ‘이 사건 각 심결’이라 한다).

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을가 제1 내지 4호증, 을나 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

이 사건 제1, 2출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 각 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 이 사건 제1, 2출원상표는 짧은 7음절의 호칭에 불과하여 ‘타이거즈’ 또는 ‘TIGERS’ 부분만으로 호칭되지 않고, 전체적으로 ‘백호’라는 관념을 형성하여 단순히 ‘호랑이’로 관념되는 선등록상표 'TIGER'와 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 아니하다. 또한 ‘TIGER’가 포함되는 다수의 상표가 등록된 사례에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2 출원상표의 ‘타이거즈’, ‘TIGERS’ 부분은 식별력이 없거나 미약하므로, 'TIGER' 부분 또는 그 한글 음역이 유사하다는 사정만으로 이 사건 제1, 2출원상표와 선등록상표가 유사하다고 볼 수 없다.

2) 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제33류의 고량주 등은 선등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제32류의 맥주 등과 유사하지 아니하다.

나. 피고 주장의 요지

이 사건 제1, 2출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 각 심결은 적법하다.

1) 이 사건 제1, 2출원상표 중 '화이트', ‘WHITE’ 부분은 그 지정상품인 동동주 등 지정상품과 관련하여 ‘흰색, 하얀’의 의미가 직감되고, 실제 거래사회에서도 지정상품과 동일·유사한 주류와 관련하여 널리 사용되고 있으므로 식별력이 미약하다. 반면 이 사건 제1, 2출원상표 중 '타이거즈', 'TIGRES' 부분은 동동주 등 주류와 관련하여 본질적인 식별력이 있을 뿐만 아니라 맥주와 관련하여 싱가포르, 동남아시아를 비롯하여 국내 일반 수요자에게도 널리 알려진 선등록상표 ‘TIGER’와 극히 유사하여 식별력이 강하다.

2) 이 사건 제1, 2출원상표의 요부는 ‘타이거즈’, ‘TIGERS’ 부분으로서 선등록상표 ‘TIGER’와 호칭, 관념 등에서 유사하여 이 사건 제1, 2출원상표와 선등록상표는 유사하다.

3) 이 사건 제1, 2출원상표와 선등록상표의 각 지정상품은 모두 주류에 해당하여 동일ㆍ유사한 상품에 해당한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2) 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한 지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

3) 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 참조).

나. 검토

1) 이 사건 제1, 2출원상표 중 ‘’, ‘’ 부분이 각 요부인지 여부 을가 제5 내지 9호증, 을나 제1 내지 19, 21 내지 32호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)의 각 기재, 영상 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 제1출원상표 ‘’는 ‘’ 부분과 ‘’ 부분이 결합된 상표이고, 이 사건 제2출원상표 ‘’는 ‘’ 부분과 ‘’ 부분이 결합한 상표인데, ‘’, ‘’ 부분의 본질적인 식별력과 알려진 정도, ‘’, ‘‘ 부분과의 상대적인 식별력 수준 및 결합상태와 정도 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 제1, 2출원상표 중 ‘’, ‘’ 부분은 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부라고 봄이 상당하다.

가) 이 사건 제1, 2출원상표 중 “’, ‘’ 부분은 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 쉽게 ’호랑이‘의 복수형의 의미를 가진 영문자 및 그 한글음역으로 직감되는데, 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품인 동동주 등의 주류와 관련하여 본질적인 식별력이 있다.

나) 다음과 같은 이유로, 선등록상표 ‘‘는 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품과 동일·유사한 지정상품인 맥주 등과 관련하여 널리 알려져 있고, 선등록상표의 알려진 정도를 고려할 때, 이 사건 제1, 2출원상표 중 ’’, ‘’ 부분은 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 판단된다.

(1) 선등록상표는 1932년부터 싱가포르에서 맥주에 사용되기 시작하였고(이하 선등록상표가 사용된 맥주를 ‘TIGER 맥주’라 한다), 그 이후 싱가포르 등 동남아시아 7개국에서 생산되어 유럽, 미국, 미국을 비롯하여 세계 60개국에서 판매되고 있다(을나 제22호증의 1, 을나 제22호증의 2).

(2) TIGER 맥주의 매출액은 2008년 1,997,900,000 싱가포르 달러²⁾, 2009년 1,999,100,000 싱가포르 달러³⁾, 2010년 2,511,100,000 싱가포르 달러⁴⁾(약 2조 675억 원), 2011년 2,974,200,000 싱가포르 달러⁵⁾, 2012년 3,350,300,000 싱가포르 달러⁶⁾로서 5년간 합계 128,326,000,000 싱가포르 달러⁷⁾에 이른다(을나 제9호증).

(3) TIGER 맥주는 1954년부터 2012년까지 싱가포르를 비롯한 벨기에, 영국, 유럽, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드에서 그 우수성을 인정받아 여러 차례 수상하였다(을나 제10호증 내지 을나 제18호증). 또한 TIGER 맥주는 2012년에 싱가포르 TOP 100 브랜드 리포트 2012에서 싱가포르 브랜드 가치 순위 10위를 기록하였고, 미화 약 10억 달러⁸⁾의 브랜드 가치를 지닌 것으로 평가되었다(을나 제19호증).

(4) 참가인의 선등록상표 또는 그와 유사한 상표는 국내에는 물론 싱가포르, 라오스, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 캄보디아 등 다수의 국가에서 등록되었다(을나 제24 내지 32호증).

(5) TIGER 맥주에 관하여 외국 언론은 “싱가포르와 말레이시아에서 양조되고 50개국에 수출된 TIGER 맥주와 같이 맛과 우수성으로 세계적으로 높은 점수를 받는 맥주도 거의 없다(1983. 6. 12.자 The New York Times, 을나 제21호증의 1).”, “TIGER 맥주는 동남아시아 전역에서 인기가 있으며, 유럽의 이국적인 프리미엄 브랜드로 자리잡고 있다(2012. 8. 7.자 The GLOBE AND MAIL, 을나 제21호증의 2).”, “TIGER 맥주의 점유율이 아시아 태평양 지역의 약 25% 차지하였으며 지역 성장률이 20%에 달하였다(2013. 11. 6.자 BEVERAGEdaily.com, 을나 제21호증의 3).”는 등의 기사를 게재하였다.

(6) TIGER 맥주는 2006년 국내 시장에 진출하였고(을나 제22호증의 1), 국내 언론에도 TIGER 맥주가 동남아인들이 즐기는 맥주이고(2008. 4. 3.자 한겨레 21, 을나 제22호증의 5), 싱가포르를 대표하는 맥주(2013. 8. 22.자 노컷뉴스, 을나 제22호증의 6)라고 하는 등 TIGER 맥주에 관한 기사가 다수 게재되었다.

(7) 국내의 네이버 블로그에도 “TIGER 맥주가 싱가폴 No.1 맥주(2014. 10. 28.자, 을나 제23호증의 1)”, “우리나라 사람들이 좋아하는 외국 맥주 탑텐에 들던데 라이트하게 목 넘김이 좋은 맥주인 것 같다(2018. 12. 10.자, 을나 제23호증의 5)”는 등의 TIGER 맥주에 관한 글들이 다수 검색된다.

(8) 이와 같이 선등록상표를 사용한 TIGER 맥주는 전세계적으로 알려져 있는 맥주인데, 2006년경부터 국내에 TIGER 맥주가 수입되어 판매되면서 이 사건 각 심결의 심결일 무렵 국내에서도 맥주 등과 관련하여 널리 알려져 있다고 판단된다.

다) 다음과 같은 이유로, 이 사건 제1, 2출원상표 중 ‘’, ‘’ 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 부분으로 판단된다.

(1) 이 사건 제1, 2출원상표 중 ‘’, ‘’ 부분은 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 쉽게 ’흰, 흰색의, 하얀 등‘의 의미를 가진 영문자 및 그 한글음역으로 직감되는데(을가 제5호증, 을나 제4호증), 그 지정상품과 관련하여 ’흰색‘의 색채를 의미하거나, ’맑다, 투명하다‘는 의미로 직감되어 식별력이 미약하여 보인다.

(2) 영문자 ‘white’는 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품과 동일·유사한 주류와 관련하여 아래와 같이 다수가 사용하고 있고, 또한 [별지 1]의 기재 표에서 보는 바와 같이 상품류 구분 제33류와 관련하여 ‘WHITE’ 또는 ‘화이트’를 포함한 다수의 상표가 권리자를 달리하여 공존하고 있고 있으므로, 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 제1, 2출원상표 중 ‘’, ‘’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 부분으로 판단된다.

다) 이 사건 제1출원상표는 ‘’와 ‘’라는 각 문자 부분이, 이 사건 제2출원상표 또한 ''와 ''라는 문자 부분이 띄어쓰기로 분리되어 구성되고, 이 사건 제1, 2출원상표는 전체적으로 ‘백호’라는 의미를 가지고 있기는 하나, 흰색, 백색을 의미하는 '', '' 부분과 호랑이의 복수형을 의미하는 ‘’, ‘’ 부분이 단순히 결합한 의미 이상의 새로운 의미를 가지는 것이 아니며, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 제1, 2출원상표가 ‘’, ‘’와 ‘’, ‘’가 각 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있어 결합의 정도가 강하다고 보기는 어렵다.

라) 원고는 ‘TIGER(S)’가 포함된 다수의 상표가 등록 또는 출원공고 되어 있으므로, 이 사건 제1, 2출원상표의 중 ‘TIGERS’, ‘타이거즈’ 부분이 식별력이 없거나 미약하다는 취지로 주장한다. 그러나 상당수가 선등록상표의 권리자인 참가인의 등록상표이고(을나 제8호증의 1 내지 7), 원고가 주장하는 다른 상표들⁹⁾의 경우 [별지 2] 기재 표에서 보는 바와 같이 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품이라고 보기 어려우며, 일부 상표들의 경우 ‘TIGER(S)’ 부분뿐만 아니라 다른 식별력이 가진 다른 문자나 도형 부분과 결합하여 등록된 것으로 보이므로, 이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품과 동일·유사한 상품과 관련하여 ‘TIGER(S)’, ‘타이거(즈)’가 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

2) 표장의 유사 여부

이 사건 제1출원상표의 요부는 ‘’ 부분이고, 이 사건 제2출원상표의 요부는 ‘’ 부분인데, 선등록상표 ‘’와 대비할 때 외관은 서로 상이하지만, 호칭이 ‘타이거즈’와 ‘타이거’로서 어두에 위치한 ‘타이거’ 부분이 공통될 뿐만 아니라, 어미에 위치한 ‘즈’는 약하게 발음되는 경향이 있어 양 표장의 호칭은 상당히 유사하며, 관념도 호랑이의 의미로 직감되고 단수 및 복수의 차이만 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 제1, 2출원상표는 선등록상표와 호칭 및 관념 면에서 유사하여 양 상표가 동일·유사한 상표에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 상표는 서로 유사한 표장에 해당한다.

3) 지정상품의 유사 여부

이 사건 제1, 2출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제33류의 ‘동동주, 막걸리, 소주, 청주, 탁주, 과실주, 럼주, 보드카, 브랜디, 샴페인, 양주, 와인, 위스키, 증류주, 진, 칵테일, 테킬라, 포도주, 고량주, 복분자주’와 선등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제32류의 ‘beer(맥주)¹⁰⁾, ale(에일), lager(라거), stout(스타우트), porter(포터)’는 비록 상품류 구분은 다르지만, 모두 주류로서 상품 자체의 속성인 품질, 용도 등이 동일·유사하고, 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등도 동일·유사하므로, 유사한 상품에 해당한다.

4) 검토결과의 정리

이 사건 제1, 2출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 제1, 2출원상표의 등록은 거절되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 각 심결에 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 각 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.