특허법원 2019. 11. 29. 선고 2017허1748 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2017. 2. 9. 2015당5716호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: 제937824호/ 2011. 3. 10./ 2012. 10. 17.

2) 구성:

3) 지정상품: 별지 기재와 같다.

4) 권리자: 원고

나. 선사용상표

1) 구성:

2) 사용상품: 향수, 화장품, 의류 등

3) 사용자: 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 12. 24 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 및 유럽의 일반 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식된 선사용상표와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려는 등 부당한 목적을 가지고 사용된 것으로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2015당5716호로 심리한 후, 2017. 2. 9. “이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되던 선사용상표를 모방한 상표로서 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원하여 등록된 상표이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다”라는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고가 주장하는 심결 취소 사유의 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 피고는 선사용상표를 식기류 등에 표시하여 생산, 판매한 적이 없다. 선사용상표는 식기류와 관련하여 국내 일반 수요자들에게 피고의 상품을 표시하는 것이라 알려진 바도 없고, ‘화장품류’에 대한 주지성을 배제하고 순수하게 ‘식기류’에 대한 사용 증거에 의할 때 선사용상표가 식기류와 관련하여 국내 일반 수요자에게 특정인의 상표로 널리 알려졌다고 할 수 없다. 설령 그렇다 하더라도 주식회사 D는 피고가 화장품 등에 대하여 선사용상표를 사용하고 있음을 알면서도 부정경쟁의 목적으로 식기류에 선사용상표를 사용한 것으로 주식회사 D가 식기류에 사용한 선사용상표를 주지상표로서 보호할 수 없다.

2) 선사용상표는 화장품류와 관련하여서만 국내 일반 수요자들 사이에 피고의 상품을 나타내는 것으로 알려져 있는데, 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 화장품류와 경제적 견련성이 인정되지 않는다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표의 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일‧유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일‧유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

나. 검토

1) 선사용상표가 국내 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었는지 여부

가) 갑 제6~8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.¹⁾

(1) 피고는 1970년 유명 디자이너 E에 의하여 설립되었고, 1993년 F 그룹에 인수된 회사로서, 설립 이래 세계적으로 의류는 물론 향수, 화장품 등 다양한 제품을 제조, 판매하고 있는 토털 패션회사이다. 선사용상표는 피고에 의하여 1970년경부터 화장품, 향수 등에 널리 사용되어 왔는데, 네이버, 다음, 구글 등 인터넷 포털사이트에서는 선사용상표와 선사용상표가 표시된 상품들에 관한 방대한 양의 정보를 검색할 수 있고, 선사용상표가 표시된 상품들을 판매하는 인터넷쇼핑몰도 수십 개에 이른다.

(2) 선사용상표는 특허청이 매년 발간하는 ‘주로 도용되는 국내․외 상표집’에 2003년부터 2007년까지 5년 연속으로 등재되었고, 2014년, 2015년에도 특허청이 발간한 '주로 도용되는 상표자료집'에 의류, 신발류, 가방류, 보석류, 시계류, 안경류 등을 대표지정상품으로 하여 게재되고 있고, 국내에서 제3류 화장품류, 제14류 보석류, 제18류 가방류, 제24류 직물류 등과 관련하여 상표등록이 되어 있으며, ‘KENZO’를 주요부로 하는 상표들이 전 세계 50여 개국에 상표등록이 되어 있다.

(3) 선사용상표가 표시된 화장품, 향수 등은 전국 2,000여 개의 화장품 전문점과 백화점 등에서 판매되어 왔는데, 선사용상표가 표시된 화장품의 총 판매액은 2005년 약 185억 원, 2006년 약 140억 원, 2007년 약 139억 원으로서 국내 화장품 시장점유율 순위에서 2004년 2위, 2005년과 2006년 각 3위, 2007년 5위를 기록하였고, 선사용상표가 표시된 향수는 ‘주간코스메틱’이 조사한 향수전문점 인기브랜드 순위에서 2005년 1위, 2006년 2위를 기록하였다.

(4) 선사용상표가 표시된 화장품, 향수 등을 국내에서 판매하는 주식회사 겐조코리아는 2005년부터 2007년까지 선사용상표가 표시된 제품의 홍보를 위하여 신문, 잡지, 방송 등의 광고비로 약 20억 원을 지출하였고, 프리미엄향수 시장의 광고 지출액 순위에서도 2006년과 2007년 각 1위를 기록하였다.

나) 위 인정 사실에 나타난 바와 같은 피고의 선사용상표가 사용된 향수, 화장품, 의류 제품 등의 생산 및 판매기간, 매출액, 시장에서의 인지도 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표는 피고의 향수, 화장품, 의류 제품 등에 사용된 결과 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 3. 10. 당시 국내 일반 수요자들에게 화장품, 향수, 의류 등과 관련하여 특정인의 상표로 인식되었다고 봄이 타당하다(원고도 화장품류의 주지성에 대해서는 별다른 다툼이 없다)²⁾.

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일․유사 여부

이 사건 등록상표 ‘’는 한글 ‘겐조’와 영어 ‘KENZO’가 상하로 결합된 문자 상표이고, 선사용상표는 영어 ‘KENZO’만으로 구성된 문자 상표이다. 따라서 양 상표는 모두 영어 ‘KENZO’ 부분이 공통되고 이 부분에 의해 외관, 칭호 및 관념이 동일하므로, 전체적으로 이 사건 등록상표와 선사용상표는 거래사회의 통념상 동일성이 인정되는 상표에 해당한다.

3) 부정한 목적의 존재 여부

가) 관련 법리

등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일․유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일․유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조).

나) 검토

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음의 사정에 의하면, 원고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 판단된다.

(1) 선사용상표가 표시된 화장품 및 향수는 전국 2,000여 개의 화장품 전문점과 백화점 등에서 판매되어 왔고, 2004년 국내 화장품 시장점유율 2위, 2005년‘주간코스메틱’이 조사한 향수전문점 인기브랜드 순위 1위를 기록하는 등 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 피고가 판매하는 화장품, 향수 제품의 출처표시로 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있었다.

(2) 선사용상표()는 피고의 설립자이자 일본 출신의 디자이너인 ‘E’의 성명을 사용하는 표장이어서 쉽게 창작해내기 어려운 표장에 해당하는데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표()는 선사용상표()와 거래통념상 동일한 범위에 속한다.

(3) 위 (1)항의 사정에다가, 이 사건 등록상표의 출원 당시 네이버, 다음, 구글 등 인터넷 포털사이트에서는 선사용상표와 선사용상표가 표시된 상품들에 관한 방대한 양의 정보를 검색할 수 있었던 점을 고려하면, 원고는 이 사건 등록상표를 출원할 당시에 선사용상표를 알고 있었던 것으로 보인다.

(4) 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 '손톱깎기, 손톱다듬줄 등'은 '네이버 쇼핑'에서 '화장품/미용'의 하위 카테고리인 이른바 '네일케어'제품으로 분류되어 판매되고 있고, '면도, 비전기식 면도기' 등과 같은 제품들 역시 '화장품/미용'의 하위 카테고리인 이른바 '바디케어' 제품으로 분류되어 판매되고 있으며, 'G', 'H'과 같은 주요 화장품업체들이 화장품만이 아닌 '미용기구' 시장에도 진출하여 다양한 '미용기구' 등을 제조, 판매하고 있는 국내 거래실정에 관해서는 원고도 별다른 다툼이 없다.³⁾ 위와 같은 거래실정을 고려하면, 선사용상표의 화장품류와 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '손톱깎기, 손톱다듬줄 등‘은 사람의 외모를 아름답게 꾸며주거나 관리하기 위한 미용용품으로 그 용도가 유사하며, 생산 부문, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 공통되어 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 볼 수 있다(이 점에서 선사용상표의 화장품류와 이 사건 등록상표의 지정상품이 밀접한 경제적 관련성이 전혀 없다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다).⁴⁾

4) 원고의 관련 판결에 근거한 주장에 대한 판단

가) 전제되는 사실관계

다음의 사실은 갑 제3 내지 6호증, 갑 제8호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

(1) 주식회사 D는 2011. 4. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 원고의 등록상표 ‘(상표등록번호 제855899호, 지정상품 식기, 식탁용 식기, 유리접시 등)’는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 사건을 2011당904호로 심리하여 2012. 7. 20. ‘위 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자에게 널리 알려진 선사용상표를 모방하여 출원․등록받은 것이어서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다. 이에 원고는 특허법원에 2012허7734호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 위 법원은 2013. 2. 8. ‘선사용상표는 위 등록상표의 출원일 무렵 이미 화장품, 향수 등과 관련하여 국내의 일반 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 널리 인식되어 있었을 뿐만 아니라, 식기류와 관련하여서도 국내의 일반 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 널리 인식되어 있었고, 위 등록상표는 선사용상표를 모방한 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부당한 목적을 가지고 출원된 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다‘는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이에 대하여 원고가 상고하였으나 대법원은 2013. 6. 13. 원고의 상고를 기각하는 판결(2013후716호)을 선고하였다(이하 ’제1 관련 판결‘이라 한다).

(2) 주식회사 D는 원고 및 I 주식회사를 상대로 의정부지방법원 고양지원 2013가합10468호로 원고 및 I 주식회사는 국내에 널리 인식된 주식회사 D의 주지한 표지(,)와 동일․유사한 ‘’ 표장을 식기류 등에 표시, 판매하여 주식회사 D의 상품과 혼동하게 하였다는 이유로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목 및 나목, 같은 법 제4조 제1항, 같은 법 제5조에 따른 금지청구 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. 이에 대하여 위 법원은 선사용상표(,)가 화장품뿐만 아니라 식기류 등에 관하여도 국내의 일반 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라 인식되어 있기는 하나, 주식회사 D의 표지가 주지성을 획득하였다거나 그에 상당한 기여를 하였다는 점을 인정하기 어렵다는 이유로 주식회사 D의 청구를 모두 기각하는 내용의 판결을 하였다. 주식회사 D는 이에 불복하여 서울고등법원 2015나2065736호로 항소를 제기하였으나, 위 법원은 주식회사 D의 상표가 ‘식기류’의 상품을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되었는지 여부를 판단함에 있어서는 화장품, 향수 등 상품에 관하여 국내에 널리 사용되어 오고 있는 피고의 사용 및 광고 실적이 고려되어서는 안 되고 주식회사 D가 사용한 상표는 식기류 등의 상품에 관하여 주지성을 취득하였다고 보기 어렵다는 이유로 주식회사 D의 항소를 기각하는 내용의 판결을 하였다. 주식회사 D는 이에 상고하였으나 대법원은 2016. 9. 28. 주식회사 D의 상고를 기각하는 판결(2016다232399호)을 선고하였다(이하 ’제2 관련 판결‘이라 한다).

나) 원고의 주장 요지

제2 관련 판결에서 판단한 바와 같이 주식회사 D가 선사용상표에 관하여 아무런 상표권, 사용권 등이 없음에도 불구하고, 제1 관련 판결은 위조된 증거에 근거하여 주식회사 D가 선사용상표에 대한 사용권한이 있는 것으로 전제하고, 피고가 화장품류에 선사용상표를 사용하여 축적한 신용과 주식회사 D가 식기류에 선사용상표를 사용하여 얻은 신용을 분리하지 않고 선사용상표가 식기류와 관련하여 국내 일반 수요자에게 특정인의 상표로 알려졌다고 판단하였으므로 위법하다. 따라서 선사용상표는 ‘식기류’와 관련하여 국내 일반 수요자들 사이에 특정인의 상품출처로 인식되었다고 볼 수 없으며, ‘식기류’에 대한 주지성에 기초하여 부정한 목적을 인정하는 것은 타당하지 않다.

다) 판단

살피건대, 위 3) 부정한 목적의 존재 여부에서 본 바와 같이 ‘식기류’에 대한 주지성과는 상관없이 원고의 부정한 목적은 충분히 인정된다. 나아가 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하기 위해서는 해당 상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품에 사용되는 것임이 인식되어 있는 것으로 충분하고, 그 상표의 출처가 구체적으로 인식되어 있어야만 하는 것은 아니며, 그 상표가 그와 대비되는 등록상표의 지정상품에 관하여 특정인의 상표로 인식되어 있어야 할 필요도 없다. ‘식기류’에 대한 주지성과는 상관없이 ‘화장품 등’에 대한 주지성만으로도 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’라고 인정할 수 있음은 명백하다. 이와 전제를 달리하는 원고의 주장은 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

다. 소결

이 사건 등록상표는 출원 당시에 국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 그 표장이 유사하고, 또한 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원‧등록된 상표로 판단되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

4. 결론

따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.