특허법원 2019. 11. 15. 선고 2018허8524 판결 [거절결정(품)]

품종보호심판위원회가 2018. 10. 11. 2018품001호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 출원품종(갑1호증)

1) 품종의 명칭 : 킹스타케이원(Kingstar K1)

2) 출원일/ 출원번호 : 2015. 5. 19./ 제2015-399호

3) 작물명 : 블랙쵸크베리 Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott

4) 대조품종명 : 맥켄지(Mckenzie)

5) 출원품종의 특성

주요 형태적 특성 - 겨우살이¹⁾ 두 해를 지낸 2년생의 높이는 70cm~80cm이며, - 나무 둘레 폭은 주축가지 1~3개 정도는 지름 60cm 전후이다. - 주축가지의 세력이 좋아 새 가지들이 잘 돋고 굵어, - 결과지 마디 하나 하나에 여러 개의 숭어리²⁾가 맺는다. - 하나의 숭어리의 알갱이들이 크고 작은 것의 구분 없이 크기가 거의 동등하다. - 첫 열매가 맺는 하나의 숭어리 알갱이 수는 15~25개이며, 수확량이 2~3kg 정도로 결실이 많으며, 알갱이 익은 착색은 짙은 검보라색이다. - 이파리는 타 품종과 구분이 안갈 정도로 비슷하여 녹색강도가 짙은 편이며, 잎 테두리 가장자리 결각³⁾이 좁고 촘촘하며 잎몸⁴⁾털이 없이 타품종보다 윤택이 있다. - 굵은 뿌리는 물론 잔뿌리들이 많아 뿌리의 활력이 좋으며, 새가지 돋는 세력이 좋아 나무 쳐주기 관리에 있어 재배관리가 용이하다. - 병해충에 감염되어 고사한 것이 없다. - 꺾꽂이⁵⁾ 증식은 수령과 관계없이 미숙목이든 성목이든 성공률이 매우 높다. - 삽목⁶⁾일 경우 2월에 파종되어 겨우살이를 한 해 지내면 모두 결실이 개시된다. - 종자일 경우 2월에 파종되어 두 해를 지내면 모두 결실이 개시된다. 출원품종의 대조품종과 구별되는 특성 - 미국 North Dakota State University에서 미국 USDA에 보내는 Northern Hardy Fruit Evaluation Project 2014 재배보고서에 대조품종들인 Mckenzie, Nero, Viking들이 브릭스와 알갱이 무게가 거의 동등하다는 수치가 기술되어 있으며, 이에 반하여 출원품종이 크기, 브릭스, 무게 등에 있어 월등하게 우수하다. - 보고된 3종류의 대조품종들이 브릭스, 크기 등이 거의 같으나 출원품종이 브릭스, 알갱이 크기에 있어 대조품종에 비해 1.5배 이상 크기가 우수하다(미국 North Dakota State University 보고서에 있는 대조품종과 차이) - 출원품종 삽목 묘목은 두 해를 지낸 2년생 첫 결실량이 많으나 대조품종은 결실이 없거나 모두 적다. - 이파리의 폭이 Mckenzie와 Viking보다는 좁고 Nero보다는 넓다. - 대조품종들에 비해 전체적으로 끝부분에서 약간 길면서 뾰족하다. - 출원품종의 잎이 약간의 오목한 자세이나 대조품종 Mckenzie와 Viking 크기와 비슷하나 Nero보다는 크다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원품종에 관하여 농림축산식품부 산하 국립종자원 심사관은 2016. 10. 24. 거절이유를 통지하고, 2016. 11. 25. 품종보호 거절결정(갑17호증)을 하였는데, 원고가 이에 대해 불복하여 품종보호심판위원회에 심판을 청구하였고, 품종보호심판위원회는 2018. 3. 6. 위 거절결정을 취소하는 심결을 하였다.

2) 위와 같은 취소심결 후에 진행된 심사절차에서 심사관은 원고의 이 사건 출원품종에 관하여, 2018. 4. 20. 원고에게「이 사건 출원품종은 출원일 전인 2012. 6. 3. 및 2014. 3. 21. 각 양도된 사실이 있어 신규성 요건을 위반하였고, 신규성 위반 예외조항에 해당하는지 여부의 확인을 위한 자료제출명령에 대해 원고가 불응하여 품종보호를 받을 수 없는 경우에 해당된다.」는 취지의 거절이유 통지를 하였고, 이에 원고가 2018. 5. 8. 의견서를 제출하였으나 심사관은 2018. 5. 30. 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원품종에 대한 품종보호 거절결정(갑2호증)을 하였다.

3) 원고가 품종보호 거절결정에 대해 불복하여 2018. 6. 26. 품종보호심판위원회에 주위적으로는 거절결정의 무효 확인을, 예비적으로는 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 품종보호심판위원회는 원고의 심판청구를 2018품001호 사건으로 심리한 다음, 2018. 10. 11.「이 사건 출원품종에 대한 심사절차는 관련 법령을 준수하여 이루어진 것으로서 위법이 없고, 이 사건 출원품종은 품종보호 출원일로부터 1년 이상의 기간이 경과된 시점에 판매를 목적으로 양도된 것으로서 신규성 요건을 갖추지 못하였다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 원고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 품종보호 출원이 거절되어서는 아니 되는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

가. 이 사건 출원품종에 대한 심사과정에는 ① 원고가 2016. 8. 8. 심사연기신청서를 제출하였고, 이에 원고는 2017. 3. 31.까지 심사가 연기된 것으로 인지하고 있었는데, 심사연기 기간 중인 2016. 10. 24. 거절이유가 통지되고, 2016. 11. 25. 거절결정이 이루어진 점, ② 품종보호심판위원회의 2018. 3. 6.자 심결에 의해 거절결정이 취소되었음에도 거절결정의 내용이 국립종자원 홈페이지에 그대로 게재된 상태에서 심사가 진행된 점 등과 같은 행정절차법 위반이 있다.

나. 원고가 2012. 6. 3. ‘B’에 양도한 것은 이 사건 출원품종인 ‘킹스타케이원’이 아니라 ‘맥켄지’ 품종이고, 2014. 3. 21. ‘C’에 양도한 것은 시험재배용이므로 이 사건 출원품종에는 신규성 요건 위반 사유가 존재하지 않는다.

다. 원고가 이 사건 출원품종의 신규성을 증명하는 서류를 제출하지 않은 것은, 출원신청서에 신규성을 증명하는 서류를 첨부하는 서식이 없었고 위 서류를 첨부하라는 지시도 없었으며 위 서류를 첨부하는 방법이나 절차를 안내받지 못했기 때문이다. 또한 원고는 출원신청서에 첨부한 품종특성기술서로 신규성을 증명하는 서류를 갈음할 수 있는 것으로 생각하였다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 출원품종에 대한 심사절차상 위법사유가 존재하는지 여부

먼저 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 출원품종에 대한 2016. 11. 25.자 품종보호 거절결정은 품종보호심판위원회의 2018. 3. 6.자 심결에 의하여 소급하여 취소되었으며, 이 사건 심결이 위법사유의 존부에 대해 판단한 대상 결정은 2016. 11. 25.자 거절결정이 아닌 2018. 5. 30.자 거절결정이다. 그런데 원고가 주장하는 절차상 위법사유 중 심사연기신청에도 불구하고 심사가 진행되었다는 부분은 위와 같이 소급하여 취소된 2016. 11. 25.자 거절결정 과정에 대한 것에 불과하고, 따라서 이러한 사유는 그 주장 자체로 그 후 진행된 심사과정을 통해 이루어진 2018. 5. 30.자 거절결정 및 이 사건 심결에 대한 위법사유에 해당하지 않는다. 다음 2018. 3. 6.자 심결 이후의 심사과정에 관하여 보면, 품종보호심판위원회는 식물신품종 보호법 제98조 제1항에서 준용하고 있는 특허법 제162조 제6항(심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다)에 따라 2018. 3. 6.자 심결서를 원고에게 송부하였고, 그 후 이 사건 출원품종에 대한 심사절차가 진행되었다. 그런데 식물신품종 보호법이나 관련 법규에서는 취소심결 사실을 국립종자원 홈페이지에 공지하거나 원고에게 고지하여야 한다거나 홈페이지에서 종전 거절결정 주문 내용을 삭제하거나 수정한 후에 심사를 재개하여야 한다고 규정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 출원품종에 대한 2018. 3. 6.자 심결 이후의 심사과정에도 원고의 주장과 같은 절차법규 위반의 위법은 없다고 할 것이다.

나. 이 사건 출원품종이 신규성 요건을 갖추었는지 여부

1) 인정 사실

원고는 2012. 6. 3. 충남 공주에 위치한 ‘B’의 운영자에게 ‘아로니멜라’라는 상품명의 묘목을 판매하였고, 2014. 3. 21. 충남 논산에 위치한 ‘C’의 운영자에게 ‘아로니멜라’라는 상품명으로 이 사건 출원품종의 묘목을 양도하였다(을8호증, 변론 전체의 취지).

2) 구체적인 검토

다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원품종은 품종보호 출원일 이전에 대한민국에서 1년 이상 해당 종자⁷⁾나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도된 것이므로 식물신품종 보호법 제16조 제1호의 신규성을 갖춘 것으로 볼 수 없다.

가) 식물신품종 보호법 제16조, 제17조 제1항에 의하면, 신규성 등의 요건을 갖춘 품종은 식물신품종 보호법에 따른 품종보호를 받을 수 있는데, 품종보호 출원일 이전에 대한민국에서는 1년 이상, 그 밖의 국가에서는 4년(과수 및 임목인 경우에는 6년) 이상 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 아니한 경우에는 그 품종은 신규성을 갖춘 것으로 본다. 다만 같은 법 제17조 제2항에 의하면, 그 양도가 품종 평가를 위한 포장시험, 품질검사 또는 소규모 가공시험을 하기 위한 경우에는 제1항에도 불구하고 여전히 신규성을 갖춘 것으로 본다.

나) 아래와 같은 사정을 종합하면 원고가 2012. 6. 3. ‘B’에 판매한 ‘아로니멜라’라는 상품명의 묘목은 이 사건 출원품종에 해당한다고 보아야 한다. ① 이 사건 출원품종에 대한 심사과정에 제출된 원고의 2016. 10. 26.자 보정서(을6호증)에 첨부된 <킹스타케이원 출원 종자육종 증식과정> 기재를 요약하면 아래와 같고, 이에 따르면 원고는 '맥켄지' 품종 종자로 육종을 하여 생산된 묘목을 2012. 6. 3. 상품명 '아로니멜라'로 판매하였고, 2013. 11. 18. 상품으로 출하하였다고 할 것이다. - ‘맥켄지’ 종자를 인위적 변이를 얻고자 2010. 11. 23.부터 2011. 1. 15.까지 2개월 정도 냉동과 해동을 반복해 인위적인 동면을 끝내고, 약 보름 간 밤에는 냉장고 보관, 낮에는 상온에 내놓아 종자육종 종자로 시료 종료하고 종자를 채취(6, 7면) - '맥켄지' 종자로 종자육종한 종자를 파종하여 묘목으로 키움(8~10면) - 맥켄지' 종자로 종자육종한 실생묘를 삽수를 이용하여 삽목으로 증식하여 삽목묘로 키움(11, 12면) - (2012. 6. 3. 촬영된 사진 첨부) '맥켄지' 종자로 종자육종하여 증식한 1년생 실생묘목과 삽목묘목을 상품명 '아로니멜라'('맥켄지' 종자로 종자육성 중이므로, 향후 품종명칭을 득하기까지 상품명 '아로니멜라'로 사용하기로 함)로 판매개시(13면) - (2013. 11. 18. 촬영된 사진 첨부) '아로니멜라' 2.6년생을 상품으로 첫 출하(20면) - (2014. 7. 20. 촬영된 사진 첨부) 상품명 '아로니멜라'를 국립종자원에 출원키로 잠정 결정(23면) ② 또한 이 사건 출원품종에 대한 심사과정에 제출된 원고의 2016. 11. 14.자 의견서(을7호증) 기재에 의하면, 원고는 위 ①항에서 상품으로 출하한 '아로니멜라'를 품종명 '킹스타케이원'으로 하여 이 사건 출원품종으로 출원하였다고 보아야 한다. 육종기술을 끝내어 생산된 묘목을 '아로니멜라'로 상품명을 붙여 2012년 6월부터 묘목 판매를 개시했으며(판매나 홍보 등에는 항시 품종명은 ‘맥켄지’라며 설명을 함께 사용했음), 출원, 등록 확정을 받게 되면 '아로니멜라' 명칭을 계속 사용하기로 정했습니다. 상품명 '아로니멜라'에서 품종명 ‘킹스타케이원’으로 바뀌게 된 이유는 이후 출원신청을 하게 되어 신청서에 '아로니멜라'로 품종명칭을 기재해 신청하였으나, 심사관의 명칭 부적합(유사상표)으로 지적되어 부득이하게 ‘킹스타케이원’으로 품종명칭을 바꿔 2015년 5월 출원 제출을 완료했습니다(1면 아래에서 6~13행 참조).

다) 나아가 아래와 같은 사정을 종합하면 원고가 2014. 3. 21. ‘C’에 이 사건 출원품종을 양도한 것이 시험재배를 위한 것이었다고 볼 수는 없다. ① 원고로부터 이 사건 출원품종을 양수한 ‘C’의 운영자 D은 자신의 블로그에 “현재의 농장에 식재되어 있는 묘목 중 100여 그루는 무전정으로 시험재배를 하고 있으며, 10여 그루는 6월 초순경에 시험전정을 시행한 묘목도 있으니 결과 비교는 내년쯤에 올려 드리도록 하겠습니다.”라는 취지로 기재한 바 있으나(갑25호증), 이는 ‘C’에 판매용 묘목 외에 시험재배용 묘목도 존재한다는 취지에 불과할 뿐이고, 더 나아가 블로그에서 언급한 시험재배 묘목이 원고가 2014. 3. 21. 양도한 이 사건 출원품종의 묘목이라고 볼 만한 추가적인 자료는 없다. ② 오히려 D은 자신이 운영하는 블로그의 ‘킹스타케이원’이라는 항목 아래에 신품종 아로니멜라 2~3년생의 2차 전지를 마쳤다는 취지로 기재하였고, 이에 대한 댓글로 아로니멜라 묘목의 구입을 원하는 사람에게 구입을 안내하는 내용의 글을 올린 바 있는데(을12호증의1~3), D이 신품종 아로니멜라 2~3년생을 ‘킹스타케이원’ 항목 아래에 언급하면서 이를 판매하였던 점에 비추어 보면, 위 신품종 아로니멜라는 원고가 D에게 양도한 이 사건 출원품종을 지칭하는 것이고, 원고는 D에게 이 사건 출원품종인 ‘킹스타케이원’을 이용을 목적으로 판매하였다고 보일 뿐이다.

다. 원고가 정당한 사유 없이 자료제출명령에 불응한 것인지 여부

1) 식물신품종 보호법 제41조 제1항에 의하면 농림축산식품부장관은 출원품종의 심사를 위하여 필요하면 품종보호 출원인에게 종자시료 등 자료의 제출을 명할 수 있고, 같은 조 제2항에 의하면 품종보호 출원인은 정당한 사유가 없으면 그 명령에 따라야 한다. 또한 같은 법 제42조 제1항에 의하면 품종보호 출원인이 제41조 제2항을 위반하여 품종보호를 받을 수 없는 경우에는 심사관은 그 품종보호 출원에 대하여 거절결정을 하여야 한다.

2) 그런데 원고는 이 사건 출원품종에 대한 심사과정 중에 2018. 3. 12.자 심사참고자료 제출요청서(갑13호증)를 통해 요구받은 신규성을 증명하는 서류를 제출하지 않았고(갑18호증), 아래와 같은 사정을 종합하면 원고의 서류 부제출에는 정당한 사유가 없다고 보아야 한다.

가) 심사관은 출원품종에 대한 심사 도중 필요한 경우에는 신규성 증명 서류의 제출을 요청할 수 있는 것이므로, 이 사건 출원품종에 대한 출원 당시에 신규성을 증명하는 서류를 첨부하는 서식이 없었다거나 신규성을 증명하는 서류를 첨부하라는 지시가 없었다는 사정만으로는 원고가 2018. 3. 12.자 자료제출요청에 불응한 것을 정당화할 수는 없다.

나) 한편, 심사관이 신규성을 증명하는 서류를 첨부하는 방법이나 절차를 알려주어야 하는 법적인 의무를 부담하는 것은 아니지만, 위 심사참고자료 제출요청서에는 “식물신품종 보호법 시행규칙 제22조에 의거 ‘식물신품종 보호법 제17조 제2항에 따라 신규성을 갖춘 것으로 인정받으려는 자는 별지 제10호 서식의 제출서에 신규성을 증명하는 서류(1부)를 첨부하여 제출하여야 한다.’고 하고 있으므로, 별지 제10호 서식의 제출서와 첨부서류(신규성을 증명하는 서류 1부)를 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.”라고 기재되어 있어 신규성을 증명하는 서류의 제출 요령에 관하여 상세하게 안내하고 있기도 하다.

다) 나아가 원고의 품종보호 출원서에 첨부된 품종특성기술서에는 ‘킹스타케이원’의 품종 특성에 관한 내용만 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건에서 문제되는 신규성을 증명하는 서류라고 볼 만한 내용이 기재되어 있지도 않다.

3) 따라서 자료제출명령에 정당한 사유 없이 불응한 원고의 이 사건 출원품종은 식물신품종 보호법 제42조 제1항에 의하여 품종보호를 받을 수 없는 경우에 해당하여 그 품종보호등록이 거절되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 출원품종의 심사과정에는 관련 절차법을 위반한 위법이 없고, 이 사건 출원품종은 신규성을 갖추지 못하였을 뿐만 아니라 출원인이 자료제출명령에 정당한 사유 없이 불응하여 품종보호를 받을 수 없는 경우에 해당하므로 그 품종보호등록이 거절되어야 한다. 따라서 이 사건 출원품종에 대한 품종보호등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법사유가 존재하지 않고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.