특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허4935 판결 [등록무효(디)]

주문과 같다.

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 12. 18. 피고를 상대로 특허심판원 2020당3811호로 ‘피고는 아래 나.항 기재 등록디자인(이하 ’이 사건 등록디자인‘이라 한다)을 창작한 사람 또는 그 승계인이 아니므로 디자인보호법 제3조 제1항 본문을 위반하였고, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 2¹⁾와 동일·유사하거나 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’통상의 디자이너‘라 한다)이 비교대상디자인 1, 2에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제1항 또는 같은 조 제2항을 위반하였다’고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2021. 7. 30. “원고가 이 사건 등록디자인을 창작한 사람이라고 볼 수 없고, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 2와 동일·유사하지 않으며, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 1, 2에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 등록디자인

1) 물품의 명칭: 욕실용 코너 선반

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 1. 31./ 2018. 7. 11./ 제30-0965083호

3) 디자인권자: 피고

4) 디자인의 설명, 디자인 창작 내용의 요점 및 도면: [별지 1]과 같다.

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1(갑 제4호증의 1 내지 19)

원고가 C 주식회사에 납품하고 C 주식회사가 D 주식회사에 공급하여 2017. 11. 15.부터 E몰 및 E 동부산점 등에서 판매하는 ‘제니스 코너 선반’이라는 물품으로, 주요 도면은 [별지 2의 가]와 같다.²⁾

2) 선행디자인 2(갑 제5호증의 1, 2, 갑 제14호증)

2017. 5. 12. 네이버 블로그에 게시된 ‘인조대리석 코너선반 A형’이라는 제목의 게시물(https://F)(갑 제5호증의 1), 2017. 10. 5. 네이버 블로그에 게시된 ‘G H I리 벨루스 제니스 특허선반으로 화장실(욕실)공사하기~’라는 제목의 게시물(https://J)(갑 제5호증의 2), 2016. 12. 9. 네이버 블로그에 ‘새로운 욕실선반 제니스선반이 나왔어욤~^^*’이라는 제목의 게시물(https://K)(갑 제14호증)에 게시된 욕실용 코너 선반에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2의 나]와 같다.

3) 선행디자인 3(갑 제6호증의 1 내지 10)

2017. 4. 4., 2017. 3. 18., 2017. 3. 19., 2017. 3. 28., 2017. 3. 29. 각 인스타그램에 게시된 게시물(갑 제6호증의 1 내지 5), 2017. 5. 18. 네이버 블로그에 게시된 ‘대리석 욕실코너 선반’이라는 제목의 게시물(https://L)(갑 제6호증의 6), 2017. 12. 4. 네이버 블로그에 게시된 ‘베키 화이트/블랙 인조대리석 욕실코너선반 A형 / B형-BT‘라는 제목의 게시물(https://M)(갑 제6호증의 7), 2015. 5. 5. 네이버 블로그에 게시된 ’욕실용품 – 인조 대리석 코너선반’이라는 제목의 게시물(갑 제6호증의 8)에 게시된 욕실용 코너 선반에 관한 디자인, 2017. 4. 9. 네이버 스마트스토어 'N'에서 판매하는 ‘블랙 알루미늄 욕실코너선반(국산)’이라는 물품(갑 제6호증의 9), 2017. 8. 15. 네이버 블로그에 게시된 ‘욕실 악세사리인조대리석’이라는 제목의 게시물(https://O)(갑 제6호증의 10)에 게시된 욕실용 코너 선반에 관한 디자인으로, 그 도면은 [별지 2의 다]와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 14호증, 갑 제4호증의 1 내지 19, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제6호증의 1 내지 10의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 동일하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제1, 2호를 위반하였다.

2) 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2, 3의 결합에 따라 또는 선행디자인 2에 주지형태를 결합하여 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항을 위반하였다.

3) 원고는 이 사건 등록디자인 출원 전부터 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인의 욕실용 코너 선반을 생산한 후 피고에게 공급하였다. 그런데 이 사건 등록디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인이 아닌 유통만 진행한 피고가 이 사건 등록디자인에 관하여 디자인등록을 받았으므로 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문을 위반하였다.

나. 피고의 주장

1) 피고는 선행디자인 1, 선행디자인 3 중 갑 제6호증의 1 내지 7, 9, 10에 개시된 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자인데, 선행디자인 1, 위 선행디자인 3이 공지된 날부터 12개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고, ① 이 사건 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 및 ② 이 사건 소제기 후 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록무효심판(특허심판원 2021당3535호)에서 답변서를 제출할 때 위와 같은 취지를 적어 신규성 상실의 예외 규정을 적용하여야 한다는 주장을 하였으므로, 이 사건 등록디자인의 신규성 및 창작성 유무를 판단할 때에는 선행디자인 1, 위 선행디자인 3은 디자인보호법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 것으로 보아야 한다. 이 경우 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2에 갑 제6호증의 8의 선행디자인 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 없다.

2) 원고가 이 사건 등록디자인의 출원 전 이 사건 등록디자인과 동일한 디자인의 욕실용 코너 선반을 판매하였다는 사정만으로 원고가 이 사건 등록디자인의 창작한 사람이라고 보기에 부족하다.

3. 판단

이 사건 등록디자인의 신규성 유무에 관하여 먼저 판단한다.

가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일 여부³⁾

1) 대상 물품의 동일·유사 여부

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대상 물품은 욕실 벽면의 코너 부분에 욕실용품 등을 올려놓기 위하여 설치하는 ‘욕실용 코너 선반’으로 용도와 기능이 동일하다.

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1을 대비하여 보면, 전체적으로 1/4 원형의 본판, 세로가 짧은 직사각형의 브래킷 및 가이드로 구성되어 있는 점, 평판 형상의 본판 중 일측 직선 단부가 평판 형상의 브래킷에 결합되는데, 브래킷의 중앙 부분에는 가로 방향으로 홈이 형성되어 위 홈에 본판의 단부가 삽입되어 결합하는 점, 본판 중 곡선 단부 근방의 상면을 따라 곡선으로 길게 연장된 봉 형상의 가이드가 본판의 곡선 단부 양 끝쪽 근방에서 절곡되어 본판의 상면에 결합하는 점, 직사각형의 브래킷의 모서리 부분은 곡면 형상인데, 상부 모서리의 곡면보다 하부 모서리의 곡면이 크게 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.

3) 검토 결과 정리

따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 그 형상, 모양 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인이다.

나. 선행디자인 1에 관한 신규성 상실의 예외 규정의 적용 여부

1) 관련 법리

디자인보호법 제36조 제1항 본문은 “디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.”라고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 제4호는 “제1항 본문을 적용받으려는 자는 제134조 제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.”라고 규정하고 있다(이하 ‘신규성 상실의 예외 규정’이라고 한다).

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자인보호법 제33조 제1항 규정 참조). 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

2) 인정사실

가) 피고는 2019. 4. 12. 이 사건 심판청구에 대한 답변서를 제출하면서, “이 사건 심판의 대상인 디자인등록 제0965083호를 받은 디자인에 대하여는 디자인보호법 제36조 제2항 제4호에 의거하여 신규성 상실 예외의 주장을 하며, 그 증명서를 첨부와 같이 제출합니다”라고 하면서 2017년 7월경 욕실용 선반 등을 판매하기 위하여 제작된 카탈로그(을 제2호증의 2, 이하 ‘이 사건 카탈로그’라 한다)를 증명서류로 첨부하였다.

위 답변서 본문은 “이 사건 등록디자인이 원고가 창작한 이 사건 심결의 비교대상디자인 1, 2 및 비교대상디자인 3[이 사건 카탈로그에 게재된 ‘원형 코너선반 A타입(BB-A120)’ 디자인이다]을 모인출원하였다”는 등의 원고의 주장을 반박하는 내용이 주로 기재되어 있을 뿐, 신규성 상실 예외가 적용되어야 하는 선행디자인 및 그 근거에 관한 구체적인 주장은 기재되어 있지 않다.

나) 피고는 2021. 12. 27. 이 사건 소송에서 답변서를 제출하면서 선행디자인 1, 3은 이 사건 카탈로그에 게재된 ‘원형 코너선반 A타입(BB-A120)’ 디자인과 동일한 디자인에 해당하므로 신규성 상실의 예외 규정을 적용하여야 한다고 주장하였다. 나아가 피고는 2022. 4. 18.자 준비서면의 진술을 통하여 피고가 선행디자인 1에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 갖고 있다고 주장하는 준비서면을 제출하면서 작성일이 2017. 7. 14.인 이미지 서류(을 제18호증) 및 카탈로그(을 제20호증), 2017. 9. 19. P에 등록된 ‘제니스 코너선반’이라는 물품의 영상(을 제21호증의 1, 2)을 증명서류로 제출하였다.

다) 한편 이 사건 등록디자인에 관하여 이 사건 심결 후인 2021. 11. 30. 제3자에 의하여 특허심판원 2021당3535호로 등록무효심판이 다시 청구되었다. 피고는 2022. 2. 9. 위 심판청구에 대한 답변서를 제출하면서 신규성 상실의 예외 규정의 적용 주장을 한다고 기재하였다. 그러나 피고는 신규성 상실의 예외가 적용되어야 하는 선행디자인이나 그 구체적인 근거는 명시하지 않은 채 ‘신규성 의제 주장의 증명서’ 명목으로 이 사건에서 원고가 갑 제4호증으로 제출한 자료(선행디자인 1 관련)를 첨부하였다.

[인정근거] 이 법원에 현저한 사실, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제3, 4호증, 을 제23호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지

3) 판단

가) 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 판결 참조).

그렇다면, 설령 피고가 이 사건 답변서 제출 및 제3자가 제기한 위 등록무효심판 청구에 대한 답변서를 제출할 때 선행디자인 1에 대한 신규성 상실의 예외 규정 적용 주장을 하였다고 하더라도, 이는 이 사건 심결 후에 발생한 사유이므로, 이로써 이 사건 심결의 위법을 다툴 수는 없다.

나) 다만 피고가 제출한 이 사건 심판청구에 대한 답변서의 본문 및 첨부서류를 종합하여 이 사건 카탈로그에 게재된 ‘원형 코너선반 A타입(BB-A120)’ 디자인에 대하여 신규성 상실 예외 규정 적용 주장을 하였다고 선해하여 살피기로 한다.

그런데 선행디자인 1과 이 사건 카탈로그에 게재된 ‘원형 코너선반 A타입(BB-A120)’ 디자인의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.

선행디자인 1 원형 코너선반 A타입(BB-A120)

원형 코너선반 A타입(BB-A120) 디자인은 1/4 원형의 본판, 가이드로 구성되어 있으나 브래킷이 없다는 점에서 선행디자인 1과 차이가 있어 동일한 디자인이라고 할 수 없다. 따라서 피고가 원형 코너선반 A타입(BB-A120) 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자인지에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록디자인의 신규성 부정 여부를 판단함에 있어 선행디자인 1을 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하지 않는 것으로 볼 수 없다.

다) 결국 피고는 선행디자인 1에 관하여 법규에 정한 바에 따라 신규성 상실의 예외 규정의 적용의 주장을 한 바 없다. 따라서 피고가 선행디자인 1에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자인지에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록디자인의 신규성 부정 여부를 판단함에 있어 선행디자인 1을 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하지 않는 것으로 볼 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공연히 실시된 선행디자인 1과 동일한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항에 해당한다.⁴⁾ 따라서 이 사건 등록디자인은 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살필 필요 없이 디자인보호법 제121조 제1항 제2호에 따라 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.