특허법원 2021. 4. 15. 선고 2020허134 판결 [거절결정(상)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: 제40-2018-83189호/ 2018. 6. 20.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 가정용 살충제, 곰팡이제거제, 동물/조류 및 곤충용 퇴치제

나. 선등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제586922호/ 2003. 2. 22./ 2004. 7. 7./ 2014. 6. 16.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 콘택트렌즈용 용액(contact lens solutions), 안과용 약제(ophthalmic medicines), 안약(eye drops), 눈세척제(eyewash), 눈 감염/염증 치료용 젤(gels used for the treatment of eye infection/inflammation), 눈 감염/염증 치료용 연고(ointments used for the treatment of eye infection and inflammation)

4) 등록권리자: C

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 2018. 6. 20. 이 사건 출원상표의 출원에 대하여(갑 제4호증), 특허청 심사관은 2018. 11. 30. 「이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.」라는 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제5호증). 원고는 2019. 6. 10. 보정서를 제출하였으나(갑 제6호증), 특허청 심사관은 2019. 4. 8. 위 보정서에도 불구하고 2018. 11. 30.자 거절이유의 일부가 해소되지 아니하였다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다(갑 제2호증).

2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2019원1940호로 심리한 후 2020. 4. 16. 「이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제5류의 ‘가정용 살충제, 곰팡이제거제, 동물/조류 및 곤충용 퇴치제’는 선등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제5류의 ‘안과용 약제(ophthalmic medicines), 안약(eye drops)’ 등과 유사하므로 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록을 받을 수 없다.」라는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다(갑 제3호증).

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 그 등록이 거절되어서는 아니 되는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으므로 위법하여 취소되어야 한다.

가. 이 사건 출원상표는 원고가 운영하는 유명 대형할인점에서 판매하는 PB상품(private brand goods)의 메인 브랜드로 사용되는 것으로서 국내에 널리 알려져 있다.

나. 이 사건 출원상표는 문자 부분(‘simplus’)과 도형 부분(‘’)이 일체로 인식되어지는 반면 선등록상표는 문자(‘BOSTON SIMPLUS’)로만 되어 있어 그 외관이 다르고, 이 사건 출원상표는 ‘심플러스’로 호칭되나 선등록상표는 ‘보스턴 심플러스’로 호칭되어 그 호칭도 상이하다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 그 표장이 서로 유사하지 아니하다.

다. 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘가정용 살충제’ 등은 기본적으로 생명체에 유해한 성질을 가지고 있어 인체에 대한 사용이 금지되며, 주로 생활용품 생산업체에 의해 생산되어 일반 소비자를 대상으로 판매되고 있다. 반면 선등록상표의 지정상품의 경우 ‘콘택트렌즈용 용액, 안과용 약제’ 등과 같은 의약품 또는 의약외품으로서 관계법령에 따라 엄격한 관리가 이루어질 뿐만 아니라 주로 전문적인 제약회사에서 생산되어 약국 등을 통하여 환자 등에게 판매되고 있다. 이와 같이 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 그 각 상품의 용도나 속성이 현저히 다를 뿐만 아니라, 생산·판매부문이나 수요자의 범위, 법적인 취급 등에 있어서도 차이가 있어 서로 유사하지 아니하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

상표는 상품의 식별표지이고, 1개의 상표가 문자, 도형, 기호, 색채 등이 결합되어 이루어진 경우에도 전체로서는 하나의 식별표지로서 일체화된 것이므로, 상표의 유사 여부는 원칙적으로 이들 부분을 총괄한 전체로서의 표지가 거래자, 일반 수요자의 심리에 어떻게 반영되고 이해되느냐 하는 입장에서 판단되어야 한다. 따라서 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조). 나아가 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고(대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조), 상표 중에서 중심적인 식별력을 가진 요부를 추출하여 관찰하는 ‘요부관찰’이나 결합상표의 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 ‘분리관찰’은 모두 위와 같은 ‘전체관찰’을 보완하거나 보조하는 수단에 불과하다.

2) 구체적인 검토

가) 외관의 대비

⑴ 이 사건 출원상표인 ‘’는 도형인 ‘’ 내부에 영문자인 ‘simplus’가 배치되어 결합된 표장으로, 도형 부분은 붉은색으로 그 상부의 2개 모서리는 직각, 하부의 3개 모서리의 중 가운데 모서리는 요각(凹角)¹⁾, 나머지 두 개 모서리는 예각(銳角)²⁾으로 이루어진 비정형의 오목오각형 모양을 형성하고 있고, 문자 부분은 흰색의 영어 소문자인 ‘simplus’로 되어 있다. ⑵ 한편 선등록상표인 ‘’의 경우 별다른 도형 부분 없이 검은색의 영어 대문자인 ‘BOSTON’과 ‘SIMPLUS’가 좌우로 단순히 결합된 표장이다. ⑶ 이와 같은 점들을 기초로 양 상표의 외관을 살펴보면, 이 사건 출원상표의 ‘simplus’ 부분과 선등록상표의 ‘SIMPLUS’ 부분은 모두 영어 알파벳으로 이루어진 부분으로서, 소문자와 대문자의 차이만 있을 뿐 그 철자의 구성을 같이한다는 점에서 부분적으로 그 외관이 동일하거나 유사한 측면이 없지는 아니하다. 그러나 앞서 살펴본 법리에 따라 양 상표를 전체적으로 관찰하여 보면, 우선 이 사건 출원상표의 경우 붉은색으로 된 비정형의 오목오각형 모양의 도형을 포함하고 있는바, 그 도형 부분은 그 자체만으로 혹은 문자 부분과의 결합에 의하여 특별한 관념이 생길 정도까지는 아니고 전체적으로 문자 부분의 인식력을 압도할 정도까지의 강한 식별력이 있다고 보기는 어렵다. 하지만 위 도형 부분이 전체 표장에서 차지하고 있는 위치, 크기, 색상, 형태, 특히 그 모양이 정오각형 등과 같이 통상적인 형태가 아닌 비정형의 형태를 가지고 있는데다가, 문자 부분인 ‘simplus’를 그 안에 포함하고 있어 문자 부분과 도형 부분이 동시에 일체로서 인식될 수밖에 없는 점 등에 비추어 보았을 때, 위 도형 부분은 단순히 문자 부분의 부수적, 보조적인 것에 그친다거나 간단하고 흔히 있는 표장에 불과한 것을 넘어, 어느 정도의 식별력을 갖추고 있다고 볼 수 있다[따라서 위 도형 부분의 경우 문자 부분을 강조하기 위한 부기적 부분 내지 배경적인 부분에 불과하여 식별력이 없다는 취지의 피고의 주장은 받아들이지 않는다]. 반면 선등록상표의 경우 평이한 서체로 표기된 검은색의 문자들이 단순히 결합된 형태를 띠고 있을 뿐, 위와 같은 도형적인 요소나 색체를 전혀 포함하고 있지 아니하다. 이와 같은 점들을 모두 고려하여 보았을 때, 양 상표는 그 외관에 있어 차이가 있다고 봄이 타당하다.

나) 호칭의 대비

⑴ 국내의 일반적인 영어 보급 수준 및 일반 수요자나 거래자의 자연스러운 발음 사례 등을 고려하여 볼 때, 이 사건 출원상표의 경우 도형 부분을 제외한 ‘simplus’ 부분만이 4음절의 ‘심플러스’로, 선등록상표의 경우 전체적으로는 7음절의 ‘보스턴 심플러스’ 혹은 ‘보스톤 심플러스’로 각 호칭될 것으로 보인다. ⑵ 이에 대하여 피고는, 선등록상표 중 ‘BOSTON’ 부분의 경우 미국 매사추세츠 주의 주도(州都)를 의미하는 것으로서 현저한 지리적 명칭에 해당되어 식별력이 없고, ‘BOSTON’ 부분과 ‘SIMPLUS’ 부분이 불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니어서, 선등록상표는 식별력이 없는 ‘BOSTON’ 부분을 제외한 ‘SIMPLUS’ 부분만이 ‘심플러스’로 약칭될 개연성이 높다는 취지로 주장한다. 그러나 갑 제40, 41호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 인터넷 포털사이트 네이버(NAVER)에서 ‘심플러스’ 혹은 ‘simplus’를 포함하되 ‘보스톤’ 또는 ‘boston’을 포함하지 않은 자료를 검색하여 본 결과, 선등록상표의 지정상품과 관련한 검색결과가 전혀 나오지 않은 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 국내의 일반 소비자들이 선등록상표를 지정상품과 관련하여 ‘심플러스’ 혹은 ‘SIMPLUS’로 인식하고 있다고 보기는 어렵다. 여기에 앞서 본 바와 같이 선등록상표의 전체적인 호칭이 7음절로서 아주 길다고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 3음절로 호칭되는 ‘BOSTON’ 부분이 보다 긴 4음절로 호칭되는 ‘SIMPLUS’ 부분보다 앞서 위치하고 있는 점, 현저한 지리적 명칭인 ‘BOSTON’ 부분이나 사전적으로 특별한 관념이 없는 ‘SIMPLUS’ 부분 모두 선등록상표의 지정상품인 ‘콘택트렌즈용 용액, 안과용 약제’ 등과 관련하여 어떠한 관념을 불러일으키지 아니하는 점 등까지 더하여 보면, 피고가 주장하는 사유만으로는 선등록상표가 ‘심플러스’로 약칭될 개연성이 높다고 단정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 오히려 간략한 칭호나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자의 경향에 따라 그 전반부의 ‘보스톤’ 혹은 ‘보스턴’으로 약칭될 가능성도 배제할 수 없다고 보인다. 피고의 이 부분 주장은 이유 없다. ⑶ 이와 같은 점들을 모두 종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 경우 4음절의 ‘심플러스’로, 선등록상표의 경우 7음절의 ‘보스톤 심플러스’나 ‘보스턴 심플러스’, 혹은 3음절의 ‘보스톤’ 혹은 ‘보스턴’으로 각 호칭될 것인바, 양 상표는 그 호칭에 있어서도 상당한 차이가 있다.

다) 관념의 대비

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 경우 도형 부분인 ‘’은 특별한 관념을 형성하지 아니하고 문자 부분인 ‘simplus’도 사전적으로 특별한 관념이 없는 조어이다. 한편 선등록상표의 경우 전반부의 ‘BOSTON’ 부분은 매사추세츠 주의 주도로 인식되나 후반부의 ‘SIMPLUS’ 부분 역시 특별한 관념을 불러일으키지 않는다. 따라서 양 표장의 관념을 대비하기는 어렵다.

라) 대비 결과의 정리

위와 같이 살펴본 바를 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 외관과 호칭이 모두 상이하여 그 표장이 전체적으로 유사하지 않다고 판단되므로, 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수 없다.

나. 지정상품의 유사 여부

1) 관련 법리

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 등 참조).

2) 구체적인 검토

가) 갑 제19 내지 26, 28 내지 30호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 유사하다고 보기 어렵다. ⑴ 우선 선등록상표의 지정상품은 ‘콘택트렌즈용 용액, 안과용 약제, 안약, 눈세척제, 눈 감염/염증 치료용 젤, 눈 감염/염증 치료용 연고’로서, 모두 눈(眼)과 관련된 질병의 치료 및 그 예방을 목적으로 한다. 반면 이 사건 출원상표의 지정상품은 ‘가정용 살충제, 곰팡이제거제, 동물/조류 및 곤충용 퇴치제’로서, 사람이나 농작물 등에 해를 입힐 수 있는 동물이나 곤충, 미생물을 죽이거나 물리쳐 없애는 용도로 사용된다. 이와 같이 양자는 상품 자체의 속성인 품질이나 용도, 사용대상, 효능 등을 전혀 달리 한다. ⑵ 선등록상표의 지정상품은 그 대부분이 의약품으로서 전문적인 제약회사에 의하여 생산되고 약사법 등 관계법령상 일정한 시설을 갖추고 허가를 얻는 등 그 제조에 엄격한 인적, 물적 요건을 갖출 것이 요구되며³⁾, 의약외품으로 분류되는 콘택트렌즈용 용액의 경우에도 주로 제약회사나 콘택트렌즈 등 제조 전문 업체에서 생산된다. 반면 이 사건 출원상표의 지정상품은 생활화학제품으로서 그 제조에 위와 같은 약사법상 요건을 갖출 필요가 없는데다가, 주로 생활용품 생산업체에 의하여 생산된다. 이와 같이 양자는 그 생산 주체나 과정 등에 있어서도 확연한 차이를 보인다. ⑶ 앞서 본 바와 같이 선등록상표의 지정상품은 대부분 의약품이어서 약국이나 병원 등을 통하여서만 판매되며, 그 수요자도 기본적으로 안과 관련 질병의 치료나 예방을 목적으로 하는 사람이다. 반면 이 사건 출원상표의 지정상품의 경우 그 일부는 약국에서의 판매가 불가능한 것은 아니나 주로 마트나 전자상거래를 통하여 일상생활을 영위하는 일반 수요자에게 판매되며, 약국에서 판매되는 경우에도 전문지식을 갖춘 약사가 그 제품의 효능과 용처 등을 확인하고 소비자에게 판매하는 것이 통상적이므로, 소비자가 선등록상표의 지정상품과 혼동하여 약국에서 이 사건 출원상표의 지정상품을 구입할 가능성은 매우 낮은 것으로 보인다. 한편 선등록상표의 지정상품 중 콘택트렌즈용 용액의 경우에는 의약외품으로서 병원이나 약국이 아닌 마트나 전자상거래 등을 통하여 수요자에게 판매될 수 있으나, 앞서 본 상품의 품질이나 용도, 효능 등의 차이에 따라 이 사건 출원상표의 지정상품과는 전혀 별개의 섹션이나 카테고리로 분류되어 동종 상품과 함께 진열, 판매되는 것이 보통이다. 이와 같은 판매 부문에서의 차이에 따르더라도 일반 수요자들이 대체로 양자의 품질이나 용도 등을 쉽게 구별하여 구입할 수 있을 것으로 보인다. ⑷ 이처럼 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 그 각 품질이나 용도, 생산자 및 판매자, 수요자의 범위 등이 크게 중첩된다고 볼 수 없고, 구체적인 거래 실정 역시 상당히 달리 한다고 봄이 타당하다.

나) 이에 대하여 피고는, 선등록상표의 지정상품과 이 사건 출원상표의 지정상품 모두 상품류 구분 제5류의 약제(G1004)로 분류되어 있고 그 각 기본적인 기능 및 속성 등이 유사하다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 양자는 그 속성이나 용도, 효과 등을 전혀 달리 하는 데다가, 상표법 시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 동일 또는 유사상품이라고 단정할 수는 없다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 참조). 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다) 또한 피고는 동물용 해충기피제와 동물용 눈 세정제를 함께 생산하거나, 콘택트렌즈용 용액과 의료용구 세정제를 함께 생산하는 일부 업체들이 존재하므로, 선등록상표의 지정상품과 이 사건 출원상표의 지정상품이 유사하다는 취지로 주장한다. 그러나 피고의 주장에 의하더라도 위와 같은 업체는 일부에 불과한 것으로 보일 뿐이어서[더욱이 갑 제36, 37호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 매출액 기준으로 상위 30개 제약회사들 중 가정용 살충제 등을 생산하는 업체는 단 2곳에 불과한 사실이 인정된다], 그와 같은 사정만으로는 앞서 본 양 지정상품의 속성 등의 차이를 불식시키고 소비자의 혼동을 야기한다고 보기는 어렵다. 여기에 앞서 살펴본 구체적인 거래 실정의 차이 등까지 더하여 보면, 피고의 위 주장사실만으로는 이 사건 출원상표의 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 유사하다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 검토결과의 정리

결국 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 각 표장이 서로 유사하지 아니하고 그 각 지정상품 역시 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.