특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결 [등록무효(특)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)

1) 발명의 명칭: 주사기용 필터 제조금형

2) 출원일/등록일/등록번호: 2018. 10. 12./2019. 3. 7./특허 제1957755호

3) 청구범위

【청구항 1】필터 여과지와 일체로 주사기용 필터를 제조하기 위한 금형에 있어서, 복수의 코어핀을 포함하는 하부금형; 및 여과지 시트가 삽입되는 시트 이동홈과, 필터 바디를 사출하기 위한 복수의 사출 캐비티가 형성되고 상기 코어핀을 덮는 캐비티코어와, 상기 여과지 시트에서 복수의 필터 여과지를 타발함과 동시에 상기 사출 캐비티로 상기 필터 여과지를 전달하는 복수의 펀치코어와, 상기 사출 캐비티로 수지가 주입되도록 하여 상기 필터 여과지와 일체로 상기 필터 바디가 성형되도록 하는 수지주입구를 포함하는 상부금형으로 이루어지며, 상기 상부금형은 상기 펀치코어가 관통하는 상부관통구가 형성되고 상기 캐비티코어의 상부에 위치하는 안내코어를 포함하며, 상기 캐비티코어에는 상기 상부관통구와 사출 캐비티를 연결하는 연결구가 형성되고, 상기 시트 이동홈은 상기 안내코어와 캐비티코어 사이에 형성되며, 상기 펀치코어에 의해 상기 여과지 시트로부터 타발되는 상기 필터 여과지는 상기 연결구를 통해 상기 사출 캐비티 내부에 배치되고, 상기 사출 캐비티에서 성형되는 상기 필터 바디는 상기 필터 여과지의 외측을 감싸도록 형성되는 것을 특징으로 하는 주사기용 필터 제조금형.
【청구항 2】(삭제)
【청구항 3】청구항 1에 있어서, 상기 상부금형은, 복수의 상기 펀치코어가 고정장착되는 상고정판과, 상기 안내코어 및 캐비티코어가 결합되고 상기 상고정판 하부에 상하 유동 가능하도록 결합되는 상원판과, 상기 상고정판과 상원판 사이에서 상기 상고정판과 상원판을 서로 반대방향으로 밀어내는 상부스프링과, 상기 상고정판과 상원판의 이격거리를 제한하는 스톱볼트를 포함하는 것을 특징으로 하는 주사기용 필터 제조금형.
【청구항 4】청구항 1에 있어서, 상기 하부금형은, 복수의 상기 코어핀이 고정장착되는 하원판과, 상기 코어핀이 관통하는 하부관통구가 형성되고 상기 하원판의 상부에 상하로 유동가능하게 결합되는 스트리퍼판과, 상기 스트리퍼판을 상승시키는 리턴핀을 포함하며, 상기 코어핀의 상단에는 상기 필터 바디를 성형하기 위한 코어부가 형성되어 상기 스트리퍼판의 상부로 돌출되고, 상기 스트리퍼판이 상승하면 상기 필터 여과지와 일체로 성형된 필터 바디가 상기 코어부와 분리되는 것을 특징으로 하는 주사기용 필터 제조금형.

나. 선행발명

선행발명은 ① 피고 직원 E이 2015. 12.경 F(G)에게 이메일을 통해 전달한 도면(을 제1호증의 1, 2, 이하 ‘이 사건 도면’이라 한다)과 ② 피고의 의뢰에 따라 F(G)가 2016. 6. 15. 이 사건 도면에 따라 제작하고, 주식회사 H(이하 ‘H’이라 한다)이 2017. 1. 10.경부터 보관한 금형(이하 ‘이 사건 금형’이라 하고, 이 사건 도면과 이 사건 금형을 통틀어 부를 때는 ‘선행발명’이라 한다)으로 주요 사진과 도면은 별지와 같다(선행발명과 이 사건 특허발명이 기술적 구성에 있어서 동일하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다).¹⁾.

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 피고는 2019. 5. 3. 특허심판원에 2019당1370호로 원고를 상대로 하여, ‘이 사건 특허발명은 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되고, 그 출원일 이전에 제3자에게 공지 내지 공연 실시된 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되며, 선행발명에 의해 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성도 부정된다.’는 취지로 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2019. 12. 20. ‘이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.’는 이유로, 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다). [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 3호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

다음과 같은 이유로, 이 사건 특허발명에는 등록무효사유가 없음에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조, 판매에 관한 계약서(이하 ‘이 사건 특허공유 계약’이라 한다) 제4조는 “금형특허를 공유한다.”고 규정하고 있는데, 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여 공유하게 되는 것도 포함되고, 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를 전달하였다. 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조에서 정한 위법사유가 없다.

2) 이 사건 특허공유 계약 제12조 제2호에는 비밀유지의무가 규정되어 있는데, 비밀유지의무는 내용 및 취지에 비추어 볼 때 계약해지 이후에도 부담하여야 하고, 피고와 상호 거래관계에 있는 자에게도 적용된다고 보아야 한다. 따라서 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다고 볼 수 없다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 특허공유 계약은 현재 및 미래의 일체의 특허를 대상으로 하고 있는 점에 비추어 이 사건 특허공유 계약 제4조의 금형특허를 공유한다는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유한다는 의미로 해석하여야 하고, 그럼에도 불구하고 원고가 피고를 배제하고 단독으로 출원하여 등록받음으로써 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조를 위반한 무효사유가 있다.

2) 이 사건 특허공유 계약이 원고의 채무불이행으로 인하여 해지됨으로써 피고 및 F, H은 어떠한 비밀유지의무도 부담하지 않게 되었으므로, 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 동일한 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 내지 공연 실시된 것이어서, 이 사건 특허발명에는 신규성 상실의 무효사유가 있다.

다. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 □1 이 사건 특허발명이 특허법 제44조에서 정한 공동출원 규정을 위반하여 등록되었는지 여부와 □2 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연 실시되어 이 사건 특허발명이 신규성을 상실하였는지 여부이다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 인정사실

당사자 사이에 다툼 없는 사실, 앞서 본 증거들, 갑 제4 내지 6, 23, 24호증, 을 제9호증의 각 기재, 증인 J의 증언 및 피고 대표자 일부 본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 당사자의 지위 등

가) 원고는 의료기기 부품 제조업 등을 영위하는 회사이고, 피고와 주식회사 I(이하 ‘I’라 한다)는 의료기기 도소매업 등을 영위하는 회사다.

나) J은 원고의 대표이사인 B의 삼촌으로 원고를 실질적으로 운영하고 있고, K은 피고의 사내이사이며, I의 대표이사이던 L의 남편이다.

2) 이 사건 특허공유 계약의 체결

가) I는 2014. 7. 21.경 원고 및 J과 사이에, ① 원고의 주사기와 관련하여 등록된 특허와 특허품, 등록 예정인 특허와 특허품을 I와 공유하고, ② 원고가 I에 특허품 판매권을 부여하며, ③ I가 원고에게 특허품 생산에 소요되는 비용을 지급하기로 하는 이 사건 특허공유 계약을 체결하였다(갑 제4호증). 이 사건 특허공유 계약의 주된 내용은 다음과 같다. I와 원고 대표 B, M, J은 원고가 등록하였거나 등록예정인 형식적, 실질적 특허에 대하여 공유하기로 하며, 이를 근거로 특허 및 특허품과 관련한 일체의 권리를 공동으로 행사하기 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다. 제1조 (목적) 본 계약은 원고의 필터주사기, 안전주사기 및 각각의 일체형 타입, 교체형 타입 등 주사기 관련된 등록된 특허와 특허품, 등록 예정인 특허와 특허품(제3조)에 대하여 I와 원고가 공동 소유함을 원칙으로 하며, 원고가 I에게 특허공동소유권과 특허품 판매권을 부여하는 조건으로 I는 원고에게 특허품 생산에 소요되는 비용을 지급한다. 또한 이와 연계한 특허품의 제조, 공급, 판매에 관한 전반적 권리, 의무 사항의 규율을 목적으로 한다. 제3조 (특허 및 특허품) 이 계약서상 특허라 함은 제1조와 관련하여 출원된 모든 금형의 특허 및 제품의 특허로 하며, 동시에 아래 기재된 각 호의 출원번호에 해당하는 특허를 포함한다.

제12조 (지적재산권)

1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 I와 원고가 공동으로 보유함을 원칙으로 한다.

2. I와 원고는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다. 제14조 신뢰보장

3. 특허품에 대한 금형 완료 시 해당 금형은 I 소유로 하며, 원고는 I에게 금형보관증을 발행한다.

2) 피고는 2016. 8. 20.경 이 사건 특허공유 계약에 따른 I의 지위를 그대로 승계하기로 하고, 계약서상 I 부분을 삭제하고 피고 명칭을 기재한 다음 계약서의 당사자란에 피고를 추가로 기재하고 날인하였다.

3) 이 사건 금형의 제작 및 보관 경위

가) E은 금형설계 전문가로서, 2014. 5.경 원고에 입사하였다가 2015. 2.경에 피고로 이직을 하였는데, 이직 당시 원고가 가진 도면들을 전부 전달받았다.

나) 피고는 2015. 12.경 F(G)에게 Φ4.5/Φ 7 주사기 필터하우징 사출 금형인 이 사건 금형의 제작을 의뢰하였는데, 그 도면은 E이 위와 같이 가지고 있는 도면 중 하나인 이 사건 도면을 F(G)에게 이메일을 통해 전달한 것이다.

다) F는 2016. 6. 15. 이 사건 금형의 제작을 완료하였고, 2017. 1. 10.경 H에게 대여업체를 피고로 하여 보관을 맡겼다(을 제2호증).

4) 이 사건 특허공유 계약의 해지 및 관련 민사사건의 경위

가) 피고는 2017. 11. 29. 원고와 J을 상대로 특허 공유의무 불이행, 주사기에 발생한 하자, 약정과 다른 용도의 자금 집행 등의 채무불이행이 있음을 이유로 이 사건 특허공유 계약을 해지하고, 계약대금의 반환 및 손해배상을 구하는 본소를 제기하였다(서울남부지방법원 2017가합113274호 사건). 한편, 원고는 2020. 4. 8. 피고를 상대로 특허침해 등을 이유로 손해배상을 구하는 반소를 제기하였다(서울남부지방법원 2020가합104614호 사건, 이하 본소와 반소를 통틀어 ‘관련 민사사건’이라 한다).

나) 관련 민사사건 제1심법원은 2020. 7. 23. ① 원고의 반소청구에 대해서는 본소의 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 각하하고, ② 피고의 본소 청구에 대해서는 원고 및 J의 채무불이행이 있었음을 인정한 후 계약해지의 뜻이 담긴 소장 부본이 송달되고 1개월이 지난 무렵 계약이 해지되었음을 이유로 본소를 일부 인용하는 판결을 하였다.

다) 이에 원고와 J은 2020. 7. 29. 위 판결에 불복하여 항소하였고, 현재 항소심이 계속 중이다[서울고등법원 2020나2027288(본소), 2020나2027295(반소) 사건].

5) 원고의 이 사건 특허출원 및 지분 양도 요청

가) 원고는 2018. 10. 12. 위 1.의 가.항 기재와 같이 이 사건 특허발명을 출원하여 2019. 3. 7. 등록되었다.

나) 원고의 대리인은 2019. 11. 29. 피고에게 이 사건 특허공유 계약에 따라 이 사건 특허발명을 공유하기 위해 피고의 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 취지의 내용증명우편을 발송하여(갑 제6호증), 그 무렵 피고에게 도달하였다.

나. 특허법 제44조 위반 사유가 있는지 여부에 대한 판단

1) 관련 법리

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44조), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다. 한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조). 법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결 등 참조)

2) 판단

앞서 본 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 원고에게 이 사건 특허발명을 피고와 공동으로 출원하여야 할 의무가 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 이 사건 특허공유 계약 ‘제1조 (목적)’에는 ‘본 계약은 원고의 필터주사기, 안전주사기 및 각각의 일체형 타입, 교체형 타입 등 주사기 관련된 등록된 특허와 특허품, 등록 예정인 특허와 특허품(제3조)에 대하여 피고와 원고가 공동 소유함을 원칙으로 하며’라고 기재되어 있는바, 이에 의하면, 원고와 피고 사이에 특허공유의 대상은 원칙적으로 이 사건 특허공유 계약 제3조에 기재되어 있는 것을 의미한다.

나) 그런데 이 사건 특허공유 계약 제3조는, 금형특허와 관련하여 ‘출원된’ 모든 금형의 특허로 한정하고 있고[제3조 5)항의 현재 및 미래의 일체의 특허에는 금형특허가 명시되어 있지 않다], 이 사건 특허발명은 이 사건 특허공유 계약 체결일로부터 무려 4년이 지난 뒤에야 출원된 것이다.

다) 이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않는다.

라) 이 사건 특허공유 계약 제4조에는 “일체의 금형특허를 공유한다.”라고 기재되어 있기는 하나, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

다. 신규성 부정 여부에 대한 판단

1) 관련 법리

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조). 한편 특허법 제29조 제1항 제1호에서 공지 또는 공연히 실시된 발명이라는 점은 특허 무효를 주장하는 자가 주장·증명하여야 한다.

2) 판단

앞서 본 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 을 제1 내지 3, 9 내지 14호증의 각 기재와 피고 대표자 본인신문결과만으로는 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연히 실시되었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 이 사건 특허공유 계약 제12조 제2항에 의하면, “원고와 피고는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다.”라고 규정하고 있어 원고와 피고 사이에는 비밀유지의무가 존재한다.

나) 피고로부터 이 사건 금형의 제작을 의뢰받아 제작을 담당한 F와 F로부터 이 사건 금형의 보관을 의뢰받은 H 역시 피고에 대한 관계에서 상관습상 비밀유지의무를 부담한다.

다) 결국 피고, F, H은 모두 이 사건 특허공유 계약 또는 상관습상 비밀유지의무를 부담하는 주체에 해당하므로 피고의 직원인 E이 소지하고 있던 이 사건 도면을 F에게 이메일을 통해 전달하였다거나 F가 위와 같이 이 사건 도면을 전달받아 이 사건 금형 제작을 완료하여 H에게 이 사건 금형의 보관을 맡겼다는 사실만으로는 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 보기는 어렵다.

3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는 이 사건 특허공유 계약이 원고의 채무불이행으로 인하여 해지됨으로써 피고 및 F, H은 어떠한 비밀유지의무도 부담하지 않게 되었으므로, 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 동일한 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 내지 공연 실시된 것이어서, 이 사건 특허발명에는 신규성 상실의 무효사유가 있다는 취지로 주장한다. 피고가 2017. 11. 29. 원고 등을 상대로 원고 등의 채무불이행을 이유로 이 사건 특허공유 계약을 해지하고 대금 반환 및 손해배상을 구하는 소를 제기한 사실, 서울남부지방법원은 원고 등의 채무불이행을 이유로 위 소장 부본이 송달되고 1개월이 지난 무렵 이 사건 특허공유 계약이 해지되었다고 판단하였고, 위 판결에 불복하여 원고 등이 항소하여 현재 항소심 계속 중인 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 위 인정사실만으로는 피고 및 F, H의 비밀유지의무 역시 위 소장 부본 송달로 그 무렵 즉시 소멸되었다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 설령 위와 같은 비밀유지의무가 위 소장 부본 송달로 소멸된 것으로 본다 하더라도, 이는 원고의 자발적인 의사에 반하여 이루어진 경우에 해당하는 것이어서, 그로부터 12개월 이내인 2018. 10. 12. 원고가 이 사건 특허발명을 출원한 이상, 특허법 제30조 제1항 제2호²⁾에 따라 신규성 상실의 예외사유에 해당한다. 따라서 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

라. 소결

결국 이 사건 특허발명은 공동출원 규정에 위반하여 등록되었다고 볼 수 없고, 출원 전에 공지 내지 공연히 실시된 발명이라고 볼 수 없어 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.