특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227 판결 [권리범위확인(실)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 심결의 경위

피고는 2008. 4. 22. 원고를 상대로 특허심판원에 아래 나 기재의 이 사건 보정 전 확인대상고안이 아래 라 기재의 이 사건 등록고안(2005. 6. 30.자 기술평가에 의해 청구범위 제1, 2항은 취소되고, 제3항만 그 등록이 유지되었다. 이하 이 사건 등록고안 중 청구범위 제3항을 ‘제3항 고안’이라 한다)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 권리범위확인심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당1162호로 심리하였는데, 피고는 심판 계속 중인 2008. 12. 26. 확인대상고안을 아래 다 기재와 같이 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라고 한다)하였다. 특허심판원은 2009. 2. 24. 이 사건 보정은 요지변경에 해당되지 아니하므로 적법한 것이고, 이 사건 보정 후 확인대상고안은 제3항 고안이 해결하고자 하는 과제와 구성요소를 갖추고 있지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 보정 전 확인대상고안

(1) 명칭 : 천정용 마감재

(2) 구성

이 사건 보정 전 확인대상고안은 밑면의 일부가 개방된 런너 고정용 공간부(10); 런너 고정용 공간부(10)의 좌, 우측에 위치한 제1수직면(2)과 제2수직면(3); 제1수직면(2)과 제2수직면(3)을 수평으로 연결하며 그 안쪽에 “V”자형 홈(13a)이 형성된 상면(13); 런너 고정용 공간부(10)의 좌우측 하단 모서리들에서 서로 마주보면서 “- -”자형으로 각각 소정길이 만큼 수평으로 연장한 제1수평돌기(11)와 제2수평돌기(12); 제2수직면(3)의 하단부에서 수평방향 바깥쪽으로 절곡된 수평연장부(4)로 이루어져 있다.

(3) 설명서 및 도면 : 별지 1의 1 기재와 같다.

다. 이 사건 보정 후 확인대상고안

(1) 구성

이 사건 보정 후 확인대상고안은 밑면의 일부가 개방된 런너 고정용 공간부(10); 런너 고정용 공간부(10)의 좌, 우측에 위치한 제1수직면(2)과 제2수직면(3); 제1수직면(2)과 제2수직면(3)을 수평으로 연결하며 그 안쪽에 “V”자형 홈(13a)이 형성된 상면(13); 런너 고정용 공간부(10) 안에서 상면(13)에 설치되어 천정용 마감재(1)가 천정부재에 고정될 수 있게 하는 고정스크류(20); 런너 고정용 공간부(10)의 좌우측 하단 모서리들에서 서로 마주보면서 “- -”자형으로 각각 소정길이 만큼 수평으로 연장한 제1수평돌기(11)와 제2수평돌기(12); 제2수직면(3)의 하단부에서 수평방향 바깥쪽으로 절곡된 수평연장부(4); 런너 고정용 공간부(10)에 끼워지고, 원통형의 케이스(33)안에 스프링(34)이 삽입된 상태에서 걸림부(32)가 케이스(33)의 상부에 결합되며, 걸림부(32)를 관통한 피스톤(31)은 스프링(34)에 의해 탄성적으로 지지되고, 와이어(35)가 케이스(33)의 하단부를 관통하여 끼워져 고정되는 런너(30)로 이루어져 있다.

(2) 설명서 및 도면 : 별지 1의 2 기재와 같다.

라. 이 사건 등록고안

(1) 명칭 : 픽쳐레일이 장착된 천정용 마감 몰딩

(2) 출원일/등록일/등록번호/등록권리자 : 2003. 4. 19./2003. 6. 27./제319324호/원고

(3) 청구범위(도면은 별지 2 기재와 같다)

청구항 1. 천정 마감 공사시에 사용되는 천정몰딩에 있어서, 수직벽면에 맞닿는 수직면(10)과 수평면(20)과 천정마감재(140)를 지지하도록 단턱(40)이 천정마감 지지대(30)로 형성된 본체부(100)와; 상기 본체부에 형성된 공간홈내로 고정스크류(130)를 좁은 공간에서 삽입하여 고정이 편리하도록 구성하고, 쉽게 빠지지 않도록 양측면으로 20~60도 각도로 꺽여진 “” 구조의 픽쳐레일 지지대(50)와 픽쳐레일(90)을 구성한 것 을 특징으로 하는 픽쳐레일이 장착된 천정용 마감 몰딩.

청구항 2. 기재 생략.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 픽쳐레일(90)은 양날개면을 구성하고 중앙에 피스톤(60)과 상기 피스톤에 탄성을 갖도록 스프링(70)과 고정레버(80)를 내장한 것을 특징으로 하는 픽쳐레일이 장착된 천정용 마감 몰딩.

[인정근거] 다툼 없음

2. 쟁점

이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 보정이 요지변경에 해당하여 위법한 것인지 여부, ② 확인대상고안이 제3항 고안과 동일 또는 균등하여 그 권리범위에 속하는지 여부 및 ③ 제3항 고안이 선행의 기술에 비하여 진보성이 없어 그 권리범위를 주장할 수 없는지 여부이다.

3. 이 사건 보정이 요지변경에 해당하여 위법한지 여부

가. 원고의 주장

이 사건 보정은 요지변경에 해당하여 부적법하다.

나. 피고의 주장

피고는 픽쳐레일{이 사건 보정 전 확인대상고안의 천정용 마감재(1)에 해당한다}과 같은 알루미늄 형재의 유통에 관한 사업만 하고 있을 뿐 픽쳐레일에 끼워지는 런너와 같은 악세서리 물품의 생산이나 유통에 직접 관여하고 있지 않아 확인대상고안에 런너를 포함시킬 필요가 없었으므로 확인대상고안에 픽쳐레일만 특정하여 이 사건 권리범위확인심판을 청구하였다. 그런데 심판 진행 중 원고는 피고가 운영하는 업체의 카탈로그에 픽쳐레일 안에 런너가 끼워져 있는 사진이 게재되어 있다고 주장하였고, 이에 따라 피고는 특허심판원으로부터 런너를 확인대상고안에 포함시키라는 취지의 심문서를 받게 되었다. 피고로서는 심판청구를 각하당하지 않기 위해서는 원고의 주장과 위 심문서의 내용에 따라 런너를 포함시키는 것으로 확인대상고안을 보정할 수밖에 없다고 판단하여 이 사건 보정을 하기에 이르렀다.

따라서 이 사건 보정은 원고의 주장과 특허심판원의 심문서에 따른 것으로서 심판절차의 지연이나 원고의 방어권 행사에 곤란을 초래하지 않았을 뿐 아니라 심판기초의 동일성의 범위 안에서 이루어졌으므로, 심판청구의 요지변경에 해당한다고 할 수 없다.

다. 판단

(1) 법리

실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 특허법 제140조의 제3항에 의하면 권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 도면을 첨부하여야 하는데, 같은 제2항에 의하면 심판청구서의 청구취지 보정은 원칙적으로 그 요지를 변경할 수 없다. 이처럼 특허법 및 실용신안법이 원칙적으로 요지변경이 되지 않는 범위 안에서만 확인대상발명(또는 고안, 이하 같다)의 보정을 허용하는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이다. 따라서 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조).

다만, 같은 항 제2항 제2호에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있는바, 이는 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판에 비하여 상당한 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위한 특칙이다. 따라서 위 규정은 확인대상발명의 특정 의무자와 실시자가 동일한 소극적 권리범위확인심판에는 적용되지 아니한다.

(2) 위법 여부

이 사건 보정은 이 사건 보정 전 확인대상고안의 런너 고정용 공간부(10), 제1수직면(2)과 제2수직면(3), 상면(13), 제1수평돌기(11)와 제2수평돌기(12) 및 수평연장부(4)의 구성에, 「런너 고정용 공간부(10) 안에서 상면(13)에 설치되어 천정용 마감재(1)가 천정부재에 고정될 수 있게 하는 고정스크류(20)」의 구성과 「런너 고정용 공간부(10)에 끼워지고, 원통형의 케이스(33)안에 스프링(34)이 삽입된 상태에서 걸림부(32)가 상기 케이스(33)의 상부에 결합되며, 걸림부(32)를 관통한 피스톤(31)은 스프링(34)에 의해 탄성적으로 지지되고, 와이어(35)가 케이스(33)의 하단부를 관통하여 끼워져 고정되는 런너(30)」의 구성을 부가한 것이다. 즉,

형태의 천정용 마감재(1)의 구성에

와 같이 고정스크류(20)와 런너(30)의 구성을 부가하였다.

먼저 고정스크류(20)를 부가한 점에 관하여 본다. 천정용 마감 몰딩이라고도 일컬어지는 이 사건 보정 전 확인대상고안과 같은 천정용 마감재는 실내 천정과 모서리에 장식적 효과를 주고 런너를 장착하여 액자와 같은 물건을 걸 수 있게 하는 기능을 하므로 천정용 마감재를 천정이나 벽면 상단에 고정할 수 있는 수단이 필요할 뿐 아니라, 변론 전체의 취지에 의하면 피고는 고정스크류(20)가 포함된 천정용 마감재만을 제작 또는 판매하고 있는 것으로 보이므로, 고정스크류(20)는 이 사건 보정 전 확인대상고안이 갖추어야 할 당연한 구성이라고 할 수 있다. 따라서 이 사건 보정 전 확인대상발명에 고정스크류(20)를 부가한 것은 심판청구취지의 요지의 변경에 해당하지 않는다.

다음 런너(30)를 부가한 점에 관하여 살핀다. 우선, 이 사건 보정 전 확인대상고안이 런너 고정용 공간부(10)의 구성을 가지고 있음에도 런너에 관한 구체적 기재는 없으나, 그것만으로 이 사건 보정 전 확인대상고안이 런너의 구성을 포함하는지 여부가 불명확하다고 볼 수 없다. 오히려 천정용 마감재(1)와 런너(3)는 일체로 결합되어야 본래의 기능을 발휘하는 것이지만 별도로 제조 또는 판매하는 것도 충분히 가능한 점, 피고의 주장에 의하더라도 피고는 런너(3)가 포함된 이 사건 보정 후의 확인대상발명을 실시하는지는 별론으로 하더라도 런너(30)가 포함되지 않은 이 사건 보정 전의 확인대상고안을 실제로 실시하고 있었던 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이 사건 보정 전 확인대상발명은 런너의 구성을 포함하지 않는 것임이 명확하다. 또한, 천정용 마감재가 결합될 수 있는 런너는 여러 형태가 있을 수 있으므로 이 사건 보정에 의하여 부가된 형태의 런너(30)가 이 사건 보정 전 확인대상고안에서 처음부터 당연히 있어야 할 구성에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 보정 전 확인대상고안에 런너(30)를 부가하는 것은 확인대상고안의 동일성을 상실하게 하는 것이라고 보아야 한다.

그러므로 이 사건 보정은 심판청구취지의 요지변경에 해당하여 위법하다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 보정이 심판 진행 중 피고가 운영하는 업체의 카탈로그에 픽쳐레일 안에 런너가 끼워져 있는 사진이 게재되어 있다는 원고의 주장과 런너를 확인대상고안에 포함시키라는 취지의 특허심판원의 심문서에 따른 것으로서 심판절차의 지연이나 원고의 방어권 행사에 곤란을 초래하지 않았으므로 적법하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 원고의 위와 같은 주장은 이 사건 보정 전 확인대상고안의 특정이 위법함을 지적하는 것으로 볼 수 있을 뿐 이 사건 보정을 촉구하는 것으로는 볼 수 없고, 오히려 갑 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어, 원고는 심판절차에서 이 사건 보정의 적법 여부에 관하여 다툰 것으로 보이며, 또한 이 사건 보정에 의하여 런너의 구성이 부가됨에 따라 원고에게는 새로이 이를 이 사건 등록고안의 대응 구성요소와 대비하여 동일 또는 균등 여부를 다투어야 하는 점, 을 제4호증의 기재에 의하면, 특허심판원은 피고에게 ‘이 사건 보정 전 확인대상고안을 이 사건 등록고안과 대비될 수 있도록 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 보정하라’는 취지의 심문사항을 통지한 사실이 인정되는 점 등을 고려하면, 확인대상고안의 요지를 변경한 이 사건 보정이 원고의 방어권 행사에 곤란을 초래하지 않았다거나 심판절차의 지연을 초래하지 않았다고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 요지변경된 이 사건 보정 후 확인대상고안을 대상으로 권리범위의 속부 판단을 한 이 사건 심결은 위법하므로, 나머지 쟁점에 관한 판단할 필요 없이 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.