특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허5881 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2019. 6. 20. 2018당1134호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 등록상표(갑 제2, 3호증)

1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2016. 6. 3./2017. 1. 16./2017. 3. 8./제1238280호

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 쌀, 찹쌀, 현미

4) 상표권자 : 피고

나. 이 사건 선등록상표(갑 제34호증의 1)

1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1987. 5. 11./1988. 9. 16./2018. 9. 4./제159483호

2) 구성 :

3) 지정상품

- 제29류 : 보존처리한 밀감, 보존처리한 토마토, 보존처리한 사과, 보존처리한 복숭아, 보존처리된 송이버섯, 냉동콩 - 제30류 : 쌀, 쌀가루, 식용엿기름(또는 맥아) - 제31류 : 생콩, 신선한 송이버섯, 토마토{신선한 것}, 양조 및 증류용 맥아(또는 엿기름), 대두박(大豆粕)사료, 배합사료, 밀감{신선한 것}, 사과{신선한 것}, 복숭아{신선한 것}, 묘목, 목초, 강남콩{신선한 것}

4) 권리자: 원고

다. 선사용상표들(갑 제18호증의 1, 3, 7, 10, 18, 20, 29, 39, 51, 57, 58, 69, 갑 제26호증의 5, 갑 제36호증의 2, 갑 제40호증)

1) 구성 : 매일(선사용상표 1), Maeil(선사용상표 2)

2) 사용상품 : 우유, 분유, 요구르트, 치즈, 커피우유, 이유식, 두유, 연유, 과일주스 등

3) 사용시기 : 1973년 무렵부터

4) 사용자 : 원고

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2018. 4. 13. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, “이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2018당1134호 사건으로 심리한 다음, 2019. 6. 20. “이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 표장이 유사하지 않으므로, 더 나아가 다른 요건에 대하여 살펴볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하지 아니한다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

갑 제1, 2, 3, 18, 26, 36, 40호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 달리 특정하지 않는 한 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

가. 이 사건 등록상표 ''은 '매일'과 '밥상'의 결합으로 인식되고, 그 결합으로 인해 '매일 먹는 밥상', '매일 차리는 밥상' 이상의 새로운 관념을 형성하지 않는바, 그 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'와 관련하여 '매일 먹는 밥상에 사용하는 쌀', '매일 차리는 밥상에 사용하는 쌀' 정도로 관념되어 지정상품의 성질(원재료, 용도)을 보통의 방법으로 표시한 상표에 해당하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 일반 수요자들이 실생활 속에서 '매일 먹는 한끼 밥상' 정도의 의미로 매우 흔하게 사용하고 있고, 누구나 자유로이 사용해야 하는 통용적 명칭일 뿐만 아니라 특정인이 독점해서는 안 되는 표장으로서, 누구의 업무와 관련된 것인지 식별할 수 없고 특정인이 독점하기에도 적절하지 아니하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당한다.

다. 이 사건 등록상표는 '매일'과 '밥상'의 결합으로 인식되고 이러한 결합으로 인해 새로운 관념을 형성하는 것도 아니므로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 '매일'만으로 분리 관찰될 수 있는바, 이 경우 이 사건 등록상표는 선등록상표와 호칭이 동일하고, 그 지정상품도 '쌀'로 동일하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에도 해당한다.

라. 원고가 40년 이상 국내외에서 선사용상표들인 '매일' 또는 'Maeil'을 결합한 상표를 우유, 분유, 이유식 등의 상품에 지속적으로 사용한 결과 선사용상표들인 '매일' 또는 'Maeil'은 원고 상호의 약칭이자 원고가 판매하는 우유, 분유, 이유식 등의 제품의 상품출처표지로서 국내 일반 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표가 되었는바, 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들과 요부가 동일하고 그 지정상품 또한 선사용상표들의 사용상품과 경제적 견련관계가 있어 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 저명한 원고의 선사용상표들과 출처 혼동의 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당한다.

마. 따라서 이와 결론을 달리한 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 또한 구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 한편 출원 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

가) 갑 제4호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 그 지정상품의 원재료나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다. ① 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 원재료표시라 함은 해당 상표에서 연상되는 원재료가 해당 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 경우를 의미한다. 그런데 이 사건 등록상표 ''은 '매일'과 '밥상'이라는 두 개의 단어가 결합된 것으로서, 매일은 '각각의 개별적인 나날' 또는 '하루하루마다'를 의미하고, '밥상'은 '음식을 차리는 데 쓰는 상(床) 또는 음식을 갖추어 차린 상(床)'을 의미하는바, '매일'과 '밥상'이 결합한 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 '날마다 음식을 차리는 데 쓰는 상(床)' 또는 '날마다 음식을 갖추어 차린 상(床)'이라는 관념을 지니는 것인바, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'와 관련하여 볼 때 그 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'의 원재료로 직감되지 않는다(오히려 그 지정상품인 쌀 등이 밥을 짓는 원재료로 사용될 수 있을 뿐이다). ② 또한 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 용도표시라 함은 해당 상표가 지정상품의 용도를 직접적으로 표시하는 것을 의미한다. 그런데 이 사건 등록상표 '매일 밥상'이 '날마다 음식을 갖추어 차린 상'으로 관념되는 경우라고 하더라도, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'는 '날마다 음식을 갖추어 차린 상'의 구성요소가 될 수 있는 밥을 짓는 원재료로 사용될 수 있을 뿐, 그 자체로 밥상을 이루는 구성요소에 해당된다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다. ③ 비록 인터넷 포털사이트 네이버에서 검색기간을 2015. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 1. 16.까지로 하고 검색어를 이 사건 등록상표과 동일한 '매일 밥상'으로 하여 검색하면 총 1,795건의 블로그 글이 검색되기는 하나, 위 블로그의 글에서 '매일 밥상'은 이 사건 등록상표의 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'와 무관하게 '매일 먹는 밥상' 내지 '매일 먹는 식사' 등의 의미로 사용된 것으로 보일 뿐이다. ④ 나아가 이 사건 등록상표가 위 지정상품의 통상적인 유통과정에 필요한 표시로서 누구라도 사용할 필요가 있다고 보기도 어렵다.

나) 이에 대하여 원고는, '매일양식' 등과 같이 '매일'과 '그 지정상품과 관련하여 식별력이 약한 단어'가 결합된 구성 또는 '건강한 밥상'과 같이 '식별력이 약한 단어'와 '밥상'이 결합된 구성으로 출원된 다수의 상표들이 전체적으로 '쌀 또는 현미를 주재료로 하여 날마다 차린 (밥)상'의 뜻으로 직감되어 지정상품의 원재료, 사용시기 등을 보통의 방법으로 표시한 것이라는 이유로 등록거절된 점에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 역시 그 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'와 관련하여 식별력이 없다는 취지로 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이어서(대법원 1999. 6. 8. 선고 98후1143 판결), 원고 주장과 같은 사정만으로 이 사건 등록상표가 식별력이 없어 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 구 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

앞서 본 사실관계와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 ① 이 사건 등록상표는 지정상품과의 관계에서 그 지정상품의 원재료나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않고, 달리 그 식별력이 부정된다고 볼 만한 사정이 없는 점, ② 또한 이 사건 등록상표가 지정상품에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 지정상품과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하지 않는다.

4. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다. 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 참조). 그리고 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록출원 또는 지정상품 추가등록 출원 전부터 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 부분이 사용된 상품에 관해서는 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조). 한편 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표나 그와 동일성이 인정되는 부분을 구성으로 포함하는 상표의 장기간 사용은 그 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하는 데 도움이 되는 요소이다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장이 유사한지 여부

이 사건 등록상표는 ''으로, 선등록상표는''로 각 구성되어 있어 이 사건 등록상표 중 '매일' 부분과 선등록상표의 '매일' 또는 'MAEIL'의 한글 음역이 공통된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 ''은 '매일'과 '밥상'이라는 두 개의 단어가 결합된 것으로서, 일반 수요자에게 '날마다 음식을 차리는 데 쓰는 상' 또는 '날마다 음식을 갖추어 차린 상'이라는 관념을 형성한다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표 중 '매일' 부분은 '밥상'을 수식하는 기능을 하는 수식어에 불과하고, 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'와 관련하여 '매일 먹는' 또는 '매일 먹으면 좋은' 등의 의미를 암시하는 것으로서 사용시기를 연상시켜 식별력이 높지 않을 뿐만 아니라, '매일' 이라는 단어가 가지는 보편성 등으로 인하여 다수의 거래자들이 식품과 관련된 상품의 상표로 사용하기를 의욕할 것으로 보여지므로 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다. 더욱이 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 선사용상표들과 동일성이 인정되는 '매일' 부분이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 1. 16. 당시 우유, 발효유 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식 등과 관련하여 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 하더라도 이 사건 등록상표의 지정상품인 '쌀, 찹쌀, 현미'에 대해서까지 식별력이 인정된다고 보기는 어렵다. 다음으로 을 제29호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일(2017. 1. 16.) 이전에 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '' 등과 같이 '밥상'을 포함하는 다수의 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 출원공고된 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 이 사건 등록상표 중 '밥상' 부분은 그 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다. 그러므로 이 사건 등록상표의 구성부분인 '매일'과 '밥상'은 모두 독자적으로는 자타 상품을 구별할 수 있는 식별력이 미약하다고 할 것이므로, 다른 상표와 동일·유사를 판단함에 있어서 독자적으로 각각 요부가 될 수 없고, 또한 이 사건 등록상표는 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데도 별다른 어려움이 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하는바, 이에 따라 대비하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 글자수와 글자체 등 외관에서 차이가 있고, 이 사건 등록상표는 '매일 밥상'으로 호칭되는데 비하여 선등록상표는 '매일'로 호칭되어 유사하지 아니하며, 이 사건 등록상표가 '날마다 음식을 차리는 데 쓰는 상' 또는 '날마다 음식을 갖추어 차린 상' 정도의 의미를 가지는 데 비하여 선등록상표는 그 상표의 표기대로 '매일'이라는 의미를 가지게 되어 그 관념에서도 차이가 있다. 결국 이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다.

다. 소결

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

5. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조). 그리고 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조), 타인의 상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 대비 대상이 되는 상표의 등록출원 시이다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 선사용상표의 저명성 인정 여부

가) 갑 제7 내지 20, 22, 23, 24, 26, 36, 37, 40호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 원고는 1969. 2. 14. 설립(상호 : D 주식회사)되어 낙농업기반 유가공 전문회사로서 낙농개발사업을 시작하였고, 1980년 무렵에는 상호를 'E 주식회사'로 변경하였으며, 이후 2017. 5. 1. 유가공 사업부문을 분할하여 'E 주식회사'를 설립하고, 같은 날 상호를 현재와 같이 'A 주식회사'로 변경하여 지주회사로 전환하였다.

(2) 원고는 1973년부터 우유 제품에 '' 상표를, 1974년부터 분유 제품에 '' 상표를 각각 사용한 이래 이 사건 등록상표의 출원일 전까지 아래에서 보는 바와 같이 원고의 선사용상표들인 '매일' 또는 'Maeil'과 실질적으로 동일하거나, 선사용상표들과 실질적으로 동일한 부분이 그 구성으로 포함된 상표 및 상호를 그가 생산·판매하는 우유, 치즈, 요구르트, 분유, 연유 등 유제품과 이유식, 주스 등에 사용하였다.(상호)(분유)¹⁾(우유)(우유)(요구르트)(주스)(치즈)(우유)(이유식)(분유)(커피우유)(우유)(우유)(우유) (두유)(우유)(연유)

(3) 원고의 매출액은 1977년 100억 원, 1983년 1,000억 원, 1999년 5,000억 원, 2012년 약 1조 원에 이르렀고, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2015년에는 약 1조 5,421억 원, 2017년에는 약 1조 6,221억 원에 이르렀다. 2017년 기준으로 원고의 계열사 중 E 주식회사의 매출 비중은 총 81%이고, E 주식회사의 매출액 중 유가공 제품의 매출액은 50%, 이유식 등 영양식 비중은 총 15%를 차지한다. 이 사건 등록상표의 출원일에 가까운 2009년부터 2017년까지의 매출액, 광고비 내역은 아래 표의 기재와 같다.

(4) 원고는 위 (2)의 각 표장이 표시된 제품을 1970년대부터 국내 일간신문에 광고하기 시작하였으며, 약 40년 동안 다수의 광고 포트폴리오, 광고영상 등을 제작하여 지상파 및 케이블방송, 각종 일간지, 잡지 등 다양한 매체를 통해 광고하였다.

(5) 원고는 1974년부터 현재까지 국내 낙농산업과 축산진흥에 대한 공로를 인정받아 1976년 농림부장관표창, 1978년 동탑산업훈장, 1999년 금탑산업훈장 등을 비롯하여 정부기관을 비롯한 관련 단체·협회, 언론사로부터 다수 수상하였음은 물론, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2017년 한국표준협회(KSA)에서 주관한 "대한민국지속가능성지수(KSI)"에서 유가공 업종(경쟁사 : 주식회사 F, G협동조합, H 주식회사) 분야에서 가장 높게 평가되기도 하였다. 이 사건 등록상표의 출원일을 기준으로 5년간 주요 언론 보도 내역은 아래와 같다.

(6) 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선등록상표를 포함하여 선사용상표 '매일' 또는 'Maeil'이 포함된 다수의 상표를 우유 등 제품을 지정상품으로 하여 국내뿐만 아니라 중국 등 다수의 국가에 출원하여 상표등록을 마쳤다.

나) 살피건대, 위 인정사실에 따른 선사용상표들인 '매일' 및 'Maeil'의 사용기간, 사용상품의 매출액, 광고실적, 관련 보도 등을 종합하여 보면, 원고의 선사용상표들인 '매일' 및 'Maeil'은 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2016. 6. 3. 당시 우유, 발효유 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식 등과 관련하여 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 봄이 타당하다.

2) 수요자들이 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는지 여부

그러나 앞서 인정한 사실 및 갑 제30, 47 내지 50호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 수요자들이 이 사건 등록상표로부터 선사용상표 '매일' 또는 'Maeil'을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어렵다. ① 선사용상표 '매일' 및 '매일'을 발음되는 대로 영문으로 표기한 선사용상표 'Maeil'은 식품과 관련된 상품의 사용시기 등을 연상시켜 그 자체로 식별력이 높지 않을 뿐만 아니라 '매일'이라는 단어가 가지는 보편성 등으로 인하여 다수의 거래자들이 식품과 관련된 상품의 상표로 사용하기를 의욕할 것이어서 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않은 표장이다. 또한, 앞서 본 바와 같이 우유, 발효유, 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식에 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표가 출원되기 전에 수요자들 사이에 원고의 유제품, 유아식 등을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, 선사용상표들인 '매일' 및 'Maeil'이 위와 같은 유제품, 이유식을 제외한 다른 상품에 대해서까지 식별력이 인정된다고 보기도 어렵다. ② ㉠ 이 사건 등록상표는 '쌀, 찹쌀, 현미'를 그 지정상품으로 하고 있는 반면, 선사용상표들의 사용상품은 유제품, 이유식으로서 서로 유사하지 아니한 점, ㉡ 원고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선사용상표들을 사용하여 이유식을 생산, 판매하였고, 이유식의 재료 일부에 쌀 등 곡물이 포함되기는 하나, 원고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선사용상표들을 사용하여 쌀 등 곡물을 판매한 것은 아니므로 선사용상표들과 관련하여 쌀 등 곡물에 대해서까지 그 사업영역을 확대한 것으로 보이지 않은 점, ㉢ 더욱이 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 직전인 2016. 1. 19. 유통·서비스 사업과 관련한 계열회사인 I 유한회사를 설립한 후, 2016년 4월 무렵 전북 고창군에 I지구농어촌테마공원(이하 'I'이라 한다)을 개원하여 I 내 파머스마켓 또는 I 웹사이트를 통해 주변 농가들이 생산한 쌀 등 곡물을 판매하고 있으나, 원고 측이 판매하는 쌀 등 곡물은 원고가 2015. 3. 10. 지정상품을 곡물 등으로 정하여 출원한 후 2015. 10. 6. 상표등록을 마친 별도의 상표인 ''을 사용하여 판매되고 있는 점 등에 비추어 보면, 선사용상표들의 영업과 경제적 견련성이 있다고 보기도 어렵다. ③ 앞서 본 바와 같이 원고는 기존의 유제품 관련 사업 외에 곡물 등 판매사업으로도 사업을 다각화하고 있는 것으로 보이나, 곡물 등 판매사업에 대해서는 선등록상표들을 사용하지 않고, 원고가 별도로 등록한 '' 상표를 사용하여 사업을 운영하고 있다.

다. 소결

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록상표가 '매일'을 포함하고 있다고 하여 선사용상표들을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

6. 결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호, 제7조 제1항 제7호, 제10호의 등록무효사유에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.