특허법원 2020. 6. 18. 선고 2019허8521 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2019. 11. 8. 2018당3359호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제372550호/2016. 2. 2./ 2016. 9. 23.

2) 구 성 :

3) 지정서비스업 : 제41류의 교육연구업, 교육적 행사의 준비 및 진행업, 교재 출판업, 뉴스보도 서비스업, 부동산 학원 경영업, 신문 출판업, 위성통신 강좌업, 인터넷 교육 강좌업, 인터넷 교육지도업, 인터넷을 이용한 교육 시험업, 읽기전용 온라인 전자출판물 제공업, 읽기전용 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 통신강좌업

나. 원고의 선등록상표 및 선등록서비스표

1) 선등록상표

가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제319249호/1992. 6. 23./1995. 8. 4./2015. 8. 4.

나) 구 성 :

다) 지정상품 : 09류의 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 녹화된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 제16류의 서적, 신문, 잡지, 그림엽서, 팜플렛, 카탈로그, 포스터, 학습지

2) 선등록서비스표

가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 서비스표등록 제62363호/1999. 5. 26./2000. 7. 5./2010. 10. 21.

나) 구 성 :

다) 지정상품 : 구분 제35류의 광고대행업, 광고장소임대업, 인터넷을 이용한 광고대행업, 상업정보제공업, 자료제공업, 정보의 데이터베이스 가공편집업, 정보의 컴퓨터 데이터베이스 구축업, 인터넷을 이용한 정보검색업, 인터넷을 이용한 자료 조사업, 직업소개업, 제41류의 입시학원경영업, 보습학원경영업, 속셈학원경영업, 외국어학원경영업, 유치원경영업, 음악학원경영업, 미술학원경영업, 교육정보제공업, 교육지도업, 영재학원경영업

다. 심결의 경위

1) 원고는 2018. 10. 17 특허심판원 2018당3359호로 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표 및 선등록서비스표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호에 각 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2019. 11. 8. 이 사건 등록서비스표는 선등록상표 및 선등록서비스표와 '' 부분이 공통되기는 하지만 그 부분은 지정서비스업과 관련하여 성질표시 및 보통명칭으로 식별력이 없어 요부가 될 수 없고, 상표를 전체적으로 볼 때 표장이 유사하지 않아 상표법 제34조 제1항 제7호 및 9호에 해당하지 않으며, 이 사건 등록서비스표가 원고의 영업과 혼동을 일으키게 하거나 선사용상표 및 선사용서비스표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있다고 보기도 어려워 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다고 보아 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록서비스표에는 아래와 같은 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호의 무효사유가 있고, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

가. 이 사건 등록서비스표 중 '' 부분은 보통명칭에 해당한다고 볼 수 없고, 오히려 원고의 상품 또는 서비스업의 식별표지로 직감되므로 요부에 해당한다. 이 사건 등록서비스표의 요부와 선등록상표인 '' 및 선등록서비스표인 ''과 대비하면 표장들이 서로 유사하고, 그 지정상품 및 지정서비스업 역시 유사하므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록서비스표는 원고의 상품 및 서비스업을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 선등록상표, 선등록서비스표와 표장 및 지정서비스업·지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당한다.

다. 이 사건 등록서비스표는 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

3. 상표법 제34조 제1항 제7호 및 제9호 해당 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 관련법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

가) 이 사건 등록서비스표 ''는 지구본 형상의 도형과 한글문자인 ''으로 이루어진 표장이고, 선등록상표 ''과 선등록서비스표 ''는 한글문자로 이루어진 표장으로, 위 표장들은 '교육방송' 부분이 공통되고, 도형과 '서울' 문자 부분의 유무에 차이가 있다.

나) 갑 제10호증, 을 제2, 3호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에 해당하여 그중 일부인 '교육방송'만이 요부가 된다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

(1) 이 사건 등록서비스표 중 '교육방송' 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 교육과 관련된 방송 또는 이와 관련된 강좌 및 출판 등을 주요 서비스의 내용으로 하는 것으로 인식되어 서비스업의 효능, 용도 등을 연상시키므로 식별력이 없거나 미약하다. 또한 아래에서 보는 바와 같이 그 지정서비스업 중 '위성통신강좌업', '인터넷 교육 강좌업' 등과 관련하여 '교육과 관련된 내용을 포함하는 방송' 등을 의미하는 보통명칭에 해당하므로 식별력이 없거나 미약하다. ① '교육방송'은 '학교교육 또는 평생교육의 일환으로 텔레비전이나 라디오 등 매스미디어를 통하여 교육프로그램을 방송함으로써 공중의 일반적 교양을 향상시키는 방송'이라는 뜻으로 한국민족문화대백과사전에 등재되어 있다. ② 1964. 2. 10. 제정된 방송법 시행령 제1조 제3항은 '교육방송'을 '체계적인 내용을 일정한 기간 계속하여 특정범위의 시청자에게 교육시킴을 직접목적으로 하여 행하는 방송'이라고 정의한 바 있다. ③ 인터넷 포털사이트 네이버에 '교육방송'을 검색하였을 때 동영상 검색결과로 '황선생만들기 교육방송 ART-TV', 'CNG TV지식교육방송', '고려대학교 교육방송국 KUBS', '제대로 배워보는 레넥톤 교육방송' 등 '교육'과 관련된 다양한 방송이 검색된다. ④ 교육과 관련된 방송들은 '기독교 교육방송', '중국교육방송', '국군교육방송' 등과 같이 특정 교육 내용에 '교육방송'을 결합하거나 '고려대 교육방송', '홍익대 교육방송', '총신대 교육방송' 등과 같이 기관 명칭에 '교육방송'을 결합한 표장을 다수 사용하고 있다.

(2) 이 사건 등록서비스표 중 '서울' 부분은 우리나라의 수도로서 일반 수요자들에게 널리 알려진 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없거나 미약하다.

(3) 이 사건 등록서비스표 중 도형 부분인 ''은 일반적인 지구본 모양으로 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 세계적인 교육 또는 강의, 방송 등으로 인식되어 그 지정서비스업의 품질이나 효능 등을 연상시키므로, 식별력이 없거나 미약하다.

다) 이 사건 등록서비스표 ''와 선등록상표 '', 선등록서비스표 ''를 대비하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표, 선등록서비스표와 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 '서울교육방송'과 '교육방송'으로 차이가 있으므로, 서로 유사하지 않다.

나. 원고 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표 중 '교육방송' 부분은 일반 수요자들이 '교육을 위한 방송' 등으로 막연하게 인식하기보다는 우리나라 주요 방송사 중 하나인 'EBS 교육방송'이라는 특정인의 식별표지로 직감할 수 있으므로, 식별력이 인정된다고 주장한다. 살피건대, 갑 제7, 8호증의 각 기재에 의하면, 원고가 선등록상표 및 선등록서비스표를 포함하여 '', '' 등 '교육방송'을 포함하는 상표 8건 및 서비스표 15건을 출원하여 등록받은 사실, 그중 '(1999. 1. 27. 출원, 지정상품 CD-ROM, 기록된 컴퓨터소프트웨어 등)' 상표에 관한 거절사정불복심판 사건에서 특허심판원이 2001. 1. 31. '교육방송'은 'EBS 교육방송'이라는 특정인의 식별표지로 직감할 수 있다고 보아 그 식별력을 인정하여 그 등록을 거절한 원사정을 취소한 사실, 서울민사지방법원이 1999. 10. 30. '인터넷 교육방송' 표장에 대하여 원고의 등록상표 '교육방송'의 상표권을 침해한다는 이유로 상표권침해금지가처분 결정을 한 사실은 인정된다. 그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것으로서 다른 상표의 등록례에 구애받는다고 볼 수 없고(대법원 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 등 참조), 이 사건 등록서비스표는 2016.경 출원되어 등록된 것으로 그로부터 15년 전에 내려진 심결과 가처분 결정의 판단이 이 사건 등록서비스표의 등록적격성에 영향을 미친다고 보기는 어렵다. 오히려, 앞서 든 각 증거 및 을 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 일반 수요자들이 '교육방송' 부분을 원고 서비스업의 출처표시인 'EBS'로 직감한다고 보기 어렵다. ① 앞서 본 바와 같이 일반 수요자들은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과의 관계에서 '교육방송'을 특정인의 출처를 표시하는 식별력 있는 상표로서가 아닌 '교육과 관련된 내용을 포함하는 방송'을 의미하는 보통명칭으로 인식하고 있었던 것으로 보인다. ② 아래 표에서 보는 바와 같이 원고도 인터넷 웹사이트 등에 원고를 지칭함에 있어서 '교육방송'이 아닌 'Korea Educational Broadcasting System'의 약자인 'EBS' 표장을 사용하여 왔고, 네이버 뉴스 검색결과에도 '펭수로 뜬 EBS, 보니하니가 먹칠', 'EBS 스타 펭수 나오는 내년 달력 배송 지연' 등과 같이 'EBS'를 원고를 지칭하는 명칭으로 기재하고 있다.

따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결

앞서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록상표, 선등록서비스표와 그 표장이 서로 동일·유사하지 않으므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제7호 및 제9호에 해당하지 아니한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련법리

구 상표법 제7조 제1항 제10호¹⁾ 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결, 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조).

나. 구체적 검토

1) 앞서 살펴본 바와 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 등록서비스표와 선등록상표, 선등록서비스표 중 동일한 부분인 '교육방송'은 일반 수요자들에게 특정인의 서비스표의 출처표시가 아닌 '교육과 관련된 내용을 포함하는 방송'을 의미하는 보통명칭으로 사용되고 인식되어 왔던 점, ② 이 사건 등록서비스표는 앞 부분에 지구본 도형 및 '서울' 문자가 부가되어 있다는 점에서 선등록상표, 선등록서비스표와는 차이가 있는 점, ③ 원고는 그 홈페이지 등에 '교육방송'이 아닌 'EBS' 표장을 사용하여 왔고, 일반 수요자들에게도 'EBS'라고 잘 알려져 있었던 점 등을 고려하면, '교육방송' 표장이 저명상표라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표가 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다고 보기도 어렵다.

2) 이와 관련하여 원고는, 피고 또한 원고의 영어명칭이자 '교육방송'의 영어약어인 'EBS'를 이용한 인터넷 주소 'http://www.ebsD.co.kr/'를 사용하고 있으므로, 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 우려가 있다는 취지로 주장한다. 살피건대, 갑 제11호증 기재에 의하면 피고가 'http://www.ebsD.co.kr/'를 피고의 인터넷 사이트 주소로 사용한 사실, 인터넷주소분쟁조정위원회는 2020. 4. 28. 피고가 등록한 위 인터넷 주소가 원고의 등록상표인 '', '', ''를 침해하고, 원고의 출처표시로 국내에 널리 인식된 'EBS' 표장과 유사하여 원고의 영업과 혼동을 일으키거나 원고의 'EBS' 표지의 식별력이나 명성을 손상시킬 우려가 있다는 이유로 위 인터넷 주소를 원고에게 이전하라는 내용의 결정을 한 사실은 인정된다. 그러나 '교육방송'은 원고의 출처표시가 아닌 '교육과 관련된 내용을 포함하는 방송'을 의미하는 보통명칭으로 사용 및 인식되어 왔고, 원고도 '교육방송'이 아닌 'EBS'라는 표장을 사용하였던 사실은 앞서 본 바와 같다. 그리고 위 인터넷주소분쟁조정위원회의 결정은 원고의 선등록상표 및 선등록서비스표에 관한 것이 아닌, 원고의 별개의 상표인 '' 등에 관한 것이다. 그렇다면 피고가 인터넷 주소 'http://www.ebsD.co.kr/'를 사용하여 원고의 'EBS' 상표와 그 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있음은 별론으로 하고, 원고의 선등록상표 및 선등록서비스표와의 관계에서는 그 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어려우므로, 위 주장은 받아들이기 어렵다.

3) 따라서 이 사건 등록서비스표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

5. 결론

그러므로 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.