특허법원 2020. 1. 17. 선고 2019허4499 판결 [등록무효(디)]

특허심판원이 2019. 5. 24. 2018당4163 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. D의 이 사건 등록디자인(갑1, 2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2009. 7. 21./ 2011. 2. 8./ 제588490호

2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 배수파이프용 연결관

3) 주요 내용 및 도면

1. 재질은 합성수지재 및 금속재임.

2. 이 사건 등록디자인은 아파트 등의 상층으로부터 하층으로 연결 설치되는 배수파이프의 하단부를 연결하는 데 사용되는 것임.

3. 이 사건 등록디자인의 상면에 설치되는 볼트구멍에 상층의 배수파이프를 클램핑한 클램프를 볼트로 체결 고정하는 데 사용되는 것임.

4. 이 사건 등록디자인에 배수파이프를 연결 설치할 때, 콘크리트 시공면에 매립되어 있는 이 사건 등록디자인의 상부를 배수파이프가 관통하도록 배수파이프의 외경에 맞도록 절취하여 따내어 사용함.

“배수파이프용 연결관”의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 12. 14. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 D을 상대로,「이 사건 등록디자인은 창작에 관여하거나 정당한 창작자로부터 권리를 승계받지 않은 D에 의하여 모인출원된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2018당4163 사건으로 심리하게 되었고, 원고가 피청구인 측에 참가하였는데, 특허심판원은 2019. 5. 24.「이 사건 등록디자인인은 E이 창작하여 완성하였음에도 불구하고 무권리자인 D에 의해 등록되었으므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 디자인보호법’) 제3조 제1항 본문에 위배한 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 당사자의 주장 요지

1) 원 고

E이 이 사건 등록디자인을 창작하였음을 인정할 증거가 없고, D이 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자이거나 적어도 공동창작자에 해당하므로, 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

2) 피 고

E이 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자인데, D에게 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 승계시키거나 양도한 바 없으므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의해 출원된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

나. D이 이 사건 등록디자인의 창작자인지 여부

1) 인정 사실

가) 피고의 동생인 E은 건축자재와 산업용 기자재의 제조 및 도·소매업 등을 영위하는 주식회사 F(이하 ‘F’)의 대표자이고, 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 D은 2008년경 그 부모가 ‘G’이라는 상호로 운영하는 산업·가정용 플라스틱제품 및 금속제품 제조업소에서 경리 업무를 담당하였다(을1, 18호증).

나) F는 2008년경 G으로부터 슬리브 등의 제품을 구입한 것을 비롯하여 이 사건 등록디자인의 출원 당시까지 G과 사이에 거래관계를 유지해왔고, 그 과정에 E은 2009년경 G에 관통 슬리브의 제작을 의뢰하면서 별도로 금형 제조업체에 금형 제작을 위해 필요한 제품 규격 및 스케치를 전달하였으며, G은 위 금형 제조업체로부터 제공받은 금형에 기초하여 관통 슬리브를 제작한 바 있다(을2호증, 증인 E의 증언).

다) 한편 E 등은 이 사건 등록디자인이 출원되기 전인 2007. 10. 30. 아래 도면과 같은 ‘입상배관 고정용 클램프장치’라는 명칭의 고안에 관하여 E 등의 명의로 실용신안등록출원을 하여 2008. 6. 19. 등록번호 제20-440679호로 실용신안등록을 받고, 그 연장선상에서 2007. 12. 11. 디자인의 대상이 되는 물품을 ‘배관 고정용 클램프’로 하는 아래와 같은 디자인에 관하여 F 명의로 디자인등록출원을 하여 2008. 8. 22. 디자인등록을 받았다(을4, 5호증).

라) E은 위 나)항에서 본 바와 같은 관통 슬리브 제작 과정에 발견한 문제점을 보완하여 2010. 4. 22. F 명의로, 관통 슬리브에 관한 디자인등록출원을 하고 그와 함께 명칭을 ‘방화용 입상배관 고정장치’로 하는 고안에 관한 실용신안등록출원도 하여, 이들에 대해 2011. 5. 20. 등록번호 제30-600221호의 디자인등록 및 2010. 12. 8. 등록번호 제20-451427호의 실용신안등록을 받았는데, 그 등록디자인과 등록실용신안의 주요 도면은 아래와 같다(을6, 7호증, 증인 E의 증언).

마) 그 후로도 E은 자신이 창작한 오른쪽 도면과 같은 관통 슬리브 디자인에 관하여 2013. 10. 22. F 명의로 디자인등록출원을 하여 2014. 8. 27. 등록번호 제30-759551호로 디자인등록을 받은 바 있다(을8호증).

바) 한편 D은 이 사건 등록디자인의 출원 당시 G을 운영하는 어머니로부터 자신의 이름으로 디자인등록을 출원한다는 이야기를 들었을 뿐이고, 디자인등록출원 과정에 관여한 바가 없어 이 사건 등록디자인의 구체적인 내용에 대해서는 전혀 알지 못한다. 또한 그 외 D 명의로 디자인등록출원 되었다가 최종적으로 등록거절된 다수의 디자인등록출원 역시 어머니로부터 자신의 명의로 디자인등록출원을 한다는 통보만 받았을 뿐 그 구체적인 내용은 알지 못한다(을9~14호증, 증인 D의 증언).

2) 구체적인 검토

위 인정 사실과 이들을 통해 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 이 사건 등록디자인은 E이 창작한 것임에도 불구하고, 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화하지도 않고, 창작자로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지도 않아 무권리자에 해당하는 D에 의해 등록된 것이라고 보는 것이 옳다.

가) 먼저 “디자인을 창작한 자”는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화한 사람을 의미하고, 비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.

나) 그런데 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 D은 이 사건 등록디자인의 창작 과정에 관여한 바가 없어 디자인의 구체적인 내용 자체도 알지 못하고 단지 G을 운영하는 어머니로부터 자신의 이름으로 디자인등록출원을 한다고 전해 들었을 뿐이다.

다) 반면 이 사건 등록디자인의 등록 이후에 E이 창작하여 F 명의로 출원 및 등록한 디자인 또는 고안을 이 사건 등록디자인의 도면과 비교하면 아래와 같은데, 을6~8호증의 디자인 또는 고안은 모두 관통 슬리브에 관한 것으로서 이 사건 등록디자인과 기본적인 형태가 공통되고 다만 일부 형상에 차이가 있음을 확인할 수 있는 바, 이들은 모두 관통 슬리브에 관한 일련의 개발과정의 결과물에 해당하는 것으로 보인다. [이 사건 등록디자인] [을6호증] [을7호증]

[을8호증]

라) 또한 E이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 창작하여 디자인 및 실용신안으로 등록을 한 클램프 장치는 관통 슬리브에 결합하는 부품으로서 이 사건 등록디자인의 대상 물품과 밀접한 관련이 있기도 하다.

마) 이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 E이 관통 슬리브에 관한 일련의 개발과정에 창작한 것이라고 보는 것이 타당하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록디자인은 D의 모인출원에 의하여 등록된 경우에 해당하여 구 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 위배된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.