특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2653 판결 [권리범위확인(디)]

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록디자인(갑1, 2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2015. 7. 22./ 2016. 3. 15./ 제845630호

2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 휴대용 선풍기

3) 주요 내용 및 도면

1. 재질은 폴리염화비닐(PVC), 폴리카보네이트(PC), 열가소성 폴리우레탄(TPU), 금속제임.

2. 충전용 배터리 삽입 후 USB 충전 사용 가능하며, 손잡이가 있어서 사용이 편리하고 휴대가 간편한 선풍기임.

3. [도 1.1]은 전체 형상을 표현한 도면이고, [도 1.2]는 정면을 나타내는 도면이며, [도 1.3]은 배면을 나타내는 도면이고, [도 1.4]는 좌측면을 나타내는 도면이며, [도 1.5]는 우측면을 나타내는 도면이고, [도 1.6]은 평면을 나타내는 도면이며, [도 1.7]은 저면을 나타내는 도면임.

4. [참고도 1.1]은 금속 클립을 거치하고, 손잡이 부분을 접어서 책상 위에 놓고 사용할 수 있는 사용상태도이며, [참고도 1.2]는 손잡이 부분을 접어서 보관할 수 있는 보관상태도임.

“휴대용 선풍기” 디자인 형상과 모양을 창작내용의 요점으로 함.

나. 확인대상디자인(갑3호증의 [별지 2])

원고가 실시한 제품이라고 피고에 의하여 특정된 ‘휴대용 선풍기’에 관한 디자인으로서, 주요 도면은 아래와 같다.

다. 선행디자인들¹⁾

1) 선행디자인 1(갑10호증)

쑤웬롱이 2015. 2. 11. 출원하고 2015. 7. 8. 등록공고되어 중국 디자인특허공보 CN 303277798 S호에 실린 “다용도 선풍기”에 관한 것으로서, 그 주요 도면은 아래와 같다.

2) 선행디자인 2(갑12호증)

쑤웬롱이 2015. 2. 11. 출원하고 2015. 5. 20. 출원공개되어 중국 특허출원공개 공보 CN 104632667 A호에 게재된 “다용도 선풍기”에 관한 것으로서, 주요 도면은 아래와 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 피고는 2018. 5. 25. 특허심판원에 원고를 상대로,「확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 심미감이 유사하여 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다.」고 주장하면서 확인대상디자인에 대한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2018당1584 사건으로 심리하여, 2019. 2. 19.「비교대상디자인 1~3²⁾은 구 디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 디자인보호법’) 제36조 제1항 신규상 상실의 예외조항에 의하여 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되지 않은 것이고, 따라서 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1~3에 의하여 그 신규성이 상실되지 않는다. 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다고 할 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 중국 법률에 의해 출원공개 또는 등록공고된 선행디자인 1 또는 선행디자인 2에 의하여 신규성이 상실되므로 그 보호범위를 인정할 수 없다.

2) 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인 2로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다.

나. 피 고

다음과 같은 이유로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 원고가 이 사건 등록디자인이 선행디자인들에 의하여 신규성이 상실된다고 주장하는 것은 확정된 2017당2501 심결과의 관계에서 디자인보호법 제151조의 일사부재리 원칙에 위배되므로 허용되어서는 아니 된다.

2) 선행디자인 1, 2에 대하여는 구 디자인보호법 제36조 제1항의 신규성 상실 예외 조항이 적용되어야 하므로, 위 선행디자인들에 의하여 이 사건 등록디자인의 신규성이 상실되지 않는다.

3) 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 심미감이 유사하여 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 일사부재리 원칙 위배 여부

일사부재리는 디자인보호법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것이고, 동일 사실 및 동일 증거에 의한 ‘심판’은 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 된 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 말한다. 그런데 확정된 2017당2501 심결(갑15호증)은 등록무효심판사건에 대한 심결인 데 비하여, 이 사건 심판은 권리범위확인심판으로서 서로 심판의 종류가 상이하므로, 이 사건에서 원고의 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 확정된 2017당2501 심결과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

나. 선행디자인 1, 2에 대해 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 있는지 여부

1) 인정 사실

피고는 이 사건 등록디자인을 출원하면서 피고가 2015. 3. 12. 자신이 운영하는 인터넷 블로그(http://D)에 공개한 아래와 같은 디자인의 “핸디 토네이도 휴대용 미니 선풍기”에 대해 신규성 상실 예외 주장을 하고, 2015. 7. 23. 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였으며(을1호증), 이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외를 인정받아 2016. 3. 15. 등록되었다.

2) 구체적인 검토

가) 구 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조). 한편, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정하고 있는 바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 재출원의 기회를 부여할 필요가 없기 때문인 것으로 이해된다.

나) 그런데 이 사건 등록디자인의 출원일인 2015. 7. 22. 보다 앞서 중국에서 관련 법률에 따라 선행디자인 1은 2015. 7. 8. 등록공고되고, 선행디자인 2는 2015. 5. 20. 출원공개되었는 바, 선행디자인 1, 2는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 규정된 법률에 따라 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에 해당하므로, 피고의 2015. 3. 12.자 공개 디자인에 대해서는 신규성 상실 예외 규정이 적용된다고 하더라도 위 선행디자인들에 대해서는 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용될 수 없다.

다) 이에 대하여 피고는, 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 최초 공지가 출원공개 또는 등록공고에 해당할 경우 신규성 상실 예외 조항이 적용되지 않는다는 취지일 뿐이고, 이 사건 등록디자인에 대한 심사 단계에서 최초 공지인 2015. 3. 12.자 공지에 대한 피고의 신규성 상실 예외 주장이 인정되었으므로, 그 후의 공지에 대해서는 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조)는 법리에 따라 신규성 상실 예외 규정이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 구 디자인보호법 제36조 제1항 단서의 입법취지에 비추어 볼 때, 단서가 여러 번의 공개행위 중 최초의 공개행위에 대해서만 제한적으로 적용되는 것으로 볼 수 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 동일․유사 여부

1) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1의 대비

2) 양 디자인의 대비 평가

가) 공통점 부분

① 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 모두 휴대할 수 있는 선풍기에 관한 것으로서, 전체적으로 선풍기 날개 부분, 그 바깥에 앞․뒤로 형성된 다수의 안전 살과 앞․뒤 안전 살을 둘러싸는 원형의 테두리 부분 및 직각기둥 형태의 손잡이 부분으로 이루어져 있으며, 선풍기 날개 부분과 손잡이 부분이 차지하는 비율이 거의 동일하다. ② 선풍기의 날개는 상대적으로 큰 크기의 날개 3개가 일정 간격으로 배치되어 있고, 그 사이에 작은 크기의 보조 날개 3개가 배치되어 있다. ③ 안전 살은 정면을 보았을 때 모두 같은 방향으로 휘어져 있고, 배면을 보았을 때 직선 형태의 방사형으로 형성되어 있다. ④ 배면을 보았을 때 안전 살의 좌․우측 테두리에는 막대모양의 지지대가 형성되어 있다.

나) 차이점 부분

① 좌․우측면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 등록디자인은 선풍기 날개 부분의 측면 안전 살이 폭이 좁은 원형의 테두리 뒤쪽으로 넓게 차지하고 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 원형의 테두리 부분과 그 뒤쪽으로 측면 안전 살이 차지하는 폭의 비율이 거의 동일하다. ② 이 사건 등록디자인은 배면도에서 확인할 수 있는 바와 같이 안전 살의 중심부에 배치된 원의 상․하에 가로선이 있는 데 비하여, 선행디자인 1은 안전 살 중심에 배치된 원의 상․하에 가로선이 있는지 여부가 명확하지 않다. ② 이 사건 등록디자인은 손잡이 부분이 펼쳐 있는 데 비하여, 선행디자인 1은 손잡이 부분이 선풍기 날개 부분 뒤쪽으로 접혀 있다.

3) 구체적인 검토

이 사건 등록디자인과 선행디자인 1 사이의 차이점 중 원형 테두리 부분과 그 뒤쪽의 측면 안전 살이 차지하는 폭의 차이, 배면의 안전 살 중심부 원의 상․하 가로선은 전체적인 심미감에 별다른 영향을 미치지 않는 세부적인 차이에 불과하고, 선행디자인 1의 손잡이 부분을 펼치면 이 사건 등록디자인과 동일․유사한 형상을 나타낼 것임을 어렵지 않게 예측할 수 있다. 결국 이 사건 등록디자인과 선행디자인 1은 앞서 본 바와 같은 공통점에 의해 그 지배적인 특징이 유사하고 세부적인 점에 다소 차이가 있는 것에 불과하므로, 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 하는 디자인이라고 보아야 한다. 이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼도 없다.

라. 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부

등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그의 보호범위를 인정할 수 없는 것이다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조). 그런데 이 사건 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 디자인의 대상이 되는 물품이 동일․유사하고, 심미감이 유사하여 신규성이 부정되므로, 이 사건 등록디자인에 대하여는 그 보호범위를 인정할 수 없고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는다.

4. 결 론

그렇다면, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.