특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018허8234 판결 [등록무효(디)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

1) 디자인등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제0914125호/2016. 9. 30./2017. 7. 5.

2) 물품의 명칭 : 휴대용 발열팩

3) 도면 : [별지]와 같다.

4) 권리자 : 피고 주식회사 C(이하 ‘피고 회사’라 한다), 피고 E¹⁾

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 특허심판원에 피고 회사를 상대로, “이 사건 등록디자인은 원고 측이 단독 또는 원고 측과 피고 E가 공동으로 창작한 것임에도 피고 회사가 단독으로 디자인등록을 마친 것이므로, 이 사건 등록디자인은 모인출원에 해당하여 디자인보호법 제3조 제1항, 제39조에 의하여 무효로 되어야 하거나, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 2와 동일 또는 유사하여 무효로 되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 이후 피고 E가 위와 같이 지분 일부를 양수받자 피고 E를 피청구인으로 추가하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2017당3679로 심리한 후, 2018. 9. 14. “원고 측이 이 사건 등록디자인을 단독으로 창작하였다거나 그 창작에 실질적으로 기여하였다고 인정할 수 없고, 이 사건 등록디자인은 신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상이 된다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록디자인은 원고 측이 창작한 것임에도 불구하고, 원고와 거래관계에 있는 피고 회사가 이를 무단으로 출원하여 등록받은 것이므로 모인출원에 해당하여 디자인보호법 제3조, 같은 법 제121조 제1항 제1호에 의하여 무효가 되어야 하고, 설령 이 사건 등록디자인의 창작에 피고들 측의 기여가 있다고 하더라도 디자인의 공동출원에 관한 디자인보호법 제39조 규정에 위배되어 같은 법 제121조 제1항 제2호에 의하여 무효가 되어야 한다.

나. 피고들 주장의 요지

피고 E가 핫팩 전문 생산 업체인 피고 회사를 실질적으로 경영하면서 작성한 도면을 원고에게 보여주었고, 원고가 이를 토대로 디자인 업체인 주식회사 F(이하 ‘F’이라 한다)에 의뢰하여 피고 E가 원고에게 보여주었던 도면과 사실상 동일한 최종 도면을 완성하여 이를 토대로 피고 회사가 디자인등록출원을 한 것인바, 이 사건 등록디자인은 피고 E의 도면에 기초하여 완성된 것이고, 이 사건 등록디자인의 창작에 있어서 원고 측의 실질적인 기여는 없으므로, 이 사건 등록디자인이 모인출원에 해당하거나 공동출원규정에 위배되어 무효로 되어야 한다고 볼 수 없다.

3. 이 사건 등록디자인이 모인출원 또는 공동출원규정 위배에 해당하는지 여부

가. 인정사실

갑 제1, 2, 4 내지 12, 14, 15, 16호증, 을 제6, 8, 9, 11, 12, 13, 20호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

1) 피고 회사는 2014. 11.경 직사각형 형태의 여성 생리증상 완화용 ‘매직핫팩’을 개발하여 판매하기 시작하였고(을 제6호증), 피고 회사를 실질적으로 경영하는 피고 E는 2015. 7.경 아랫배에 붙이는 핫팩의 부착력을 높이기 위하여 반달형 3개의 셀로 고안된 핫팩을 개발하여 ‘바로핫팩 아랫배 힐링패드’라는 이름으로 제품을 출시하면서 2015. 7. 29. 아래 그림 1과 같은 바로핫팩 아랫배 힐링패드에 관한 디자인등록출원하여 2016. 5. 30. 디자인등록(이하 ‘피고 등록디자인’이라 한다)을 받았다(을 제8, 9호증).

그림 1

2) 원고는 2014. 11.경부터 생리통 완화 용도의 찜질패드를 개발하기 시작하였고, 2015. 4.경 아랫배에 부착하는 직사각형 형태의 ‘허브온팩’ 찜질패드 제품을 출시하였다(갑 제8호증의 1~6쪽). 원고는 2015. 12.경 허리 뒤 꼬리뼈와 척추 사이에 부착하여 허리 통증 등을 완화시켜주는 ‘허리용 허브온팩’(이후 제품명이 ‘허리온팩’으로 결정되었다, 이하 ‘허리온팩’이라 한다) 찜질패드를 개발하기로 하였고, 원고의 직원 H가 허리온팩 제품을 개발하기 시작하였다(갑 제8호증의 7쪽).

3) 원고의 직원 G, H는 2016. 2. 16. 피고 회사를 방문하여 기존 직사각형 제품인 허브온팩 공장 이원화를 위한 사전 조사 및 실사를 하였고, 피고 회사의 바로핫팩 아랫배 힐링패드 등 피고 회사 제품에 관한 설명을 들었다(갑 제4호증의 27~28쪽, 갑 제16호증의 1의 16쪽, 을 제11호증).

4) H는 피고 회사를 방문한 이후 2016. 2. 19. 허리온팩 상품화 보고서를 작성하였고, 허리온팩의 디자인으로 아래 그림 2와 같이 챔피언 벨트의 형태와 같은 3개의 셀로 구성된 디자인을 제안하였다(갑 제14호증의 1).

그림 2 H는 위 보고서를 작성한 이후 원고를 실질적으로 경영하는 I에게

허리온팩의 디자인에 관하여 문의하였고, I는 우측 그림 3처럼 허리에 있는 세 줄기 큰 혈관인 엉덩동맥이라고 하는 혈관부위에서 생리통에 원인이 되는 프로스타글란딘 F2 alpha(PGF2a, 이하 ‘PG’라고 한다)라는 물질이 분비되므로 그 부분이 따듯하게 감싸져야 된다고 하면서 허리온팩의 디자인을 혈관 부위를 감싸는 방향으로 수정할 것을 지시하였다(갑 제7호증의 1의 15쪽, 갑 제16호증의 1의 8~9, 22쪽). 그림 3 I의 지시에 따라 H는 2016. 2. 26. 2차 허리온팩 상품화 보고서를 작성하였고, “자궁 내 혈액순환을 관장하는 엉동동맥을 따듯하게 해주어 생리혈 배출을 원활하게 하고, 생리통 유발 물질인 PG분비를 감소시켜줍니다.”는 설명과 함께 자궁혈관 위에 부착되는 허리온팩의 디자인을 아래 그림 4와 같이 제안하였다(갑 제14호증의 2).

5) 원고는 피고 회사에게 아래 그림 4와 같은 디자인으로 제품 생산이 가능한지 문의하였고, 피고 회사는 2016. 3. 2. 원고에게 아래 그림 5와 같은 그림을 이메일로 송부하였다(갑 제8호증의 12쪽). 그 이후 원고와 피고 회사는 2016. 3. 4. 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하였다(갑 제9호증의 1, 2).

그림 4 그림 5

6) 원고는 2016. 3. 16. 디자인 개발 회사인 F에게 허브온팩 제품, 박스 등의 디자인 의뢰를 하였고, H가 2016. 2. 26. 작성한 2차 허리용 허브온팩 상품화 보고에서 제안된 그림 4를 허리온팩의 제품 컨셉으로 첨부하였다(갑 제10호증의 1). 그런데 원고에게 디자인 개발을 의뢰받은 F은 2016. 3. 17. H에게 아래 그림 6과 같은 허리온팩 디자인 1차 시안을 보냈다(갑 제10호증의 2). 디자인 시안을 받은 원고는 F에게 허리온팩 제품은 개발 컨셉에 따라 허리 뒷면의 혈관 위에 붙여야 하므로 혈관 위에 부착될 수 있도록 1차 시안을 180° 회전하여야 한다고 통지하였고, F은 2016. 3. 17. H에게 아래 그림 7과 같은 허리온팩 디자인 2차 시안을 보냈다(갑 제10호증의 3). 그 후 원고는 F이 보내온 4개의 시안 중 그림 7의 4개의 시안 중 3개의 원으로 구성된 첫 번째(맨 위) 디자인 시안을 채택하였고, F은 2016. 3. 23. H에 그림 8과 같이 그림 7의 첫 번째 도안을 구체화한 3가지 도면을 보냈다(갑 제10호증의 4). 원고는 소비자 구두설문조사 등을 거쳐 핵심혈관이 모인 코어 부분을 넓게 하고 안정적인 느낌이 들기 때문에 가운데 부분이 넓은 그림 8의 첫 번째 도면을 선택하였고(갑 제8호증, 13쪽), F은 2016. 3. 28. H에게 그림 9와 같이 그림 8의 첫 번째 도면에 수치 등을 기재하여 구체화한 도면을 보냈다(갑 제10호증의 5).

그림 7 그림 6

그림 8

그림 9 그림 10

7) 원고는 2016. 3. 28. 피고 회사에 그림 9의 디자인 시안을 전달했고(갑 제10호증의 5), 이에 대하여 피고 회사는 그림 9의 디자인 시안에서 좌우 날개 부분을 넓혀 달라고 요청하였다. 원고는 이를 받아들여 F에게 이 요청을 전달하였고, F은 2016. 3. 28. H에게 이와 같은 요청 사항을 반영하여 좌우 날개 부분을 넓힌 위의 그림 10과 같은 최종 도안(이하 ‘F 최종 디자인 시안’이라 한다)을 보냈다(갑 제10호증의 6).

8) 원고는 2016. 4. 6. F 최종 디자인 시안을 피고 회사에게 전달하면서 F 최종 디자인 시안대로 허리온팩 제품을 생산할 것을 요청하였다(갑 제10호증의 7). 피고 회사는 2016. 4. 18. 위 요청대로 허리온팩을 생산하기 위하여 원고에게 위와 같이 디자인이 확정된 허리온팩의 생산을 위한 금형 비용을 요구하였으나, 원고가 이를 거절하자 위 금형 비용을 자비로 부담하여 금형을 제작하였고(을 제12, 13호증), 2016. 6.경부터 원고에 위 F 최종 디자인 시안대로 제작된 허리온팩을 공급하였다(갑 제16호증의 1의 17쪽).

나. 판단

위 인정사실 및 앞서 든 증거, 갑 제16호증의 2의 일부 기재, 을 제22호증의 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 등록디자인은 피고 E와 F에게 디자인 창작을 구체적으로 지시한 원고 측이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하다.

1) 이 사건 등록디자인의 기초가 된 피고 등록디자인

가) 피고 E는 원고가 허리온팩을 기획하기 이전부터 ‘’²⁾와 같이 좌우가 반달형으로 부드러운 곡선으로 형성되어 3개의 셀로 구성된 ‘바로핫팩 아랫배 힐링패드’를 개발하였고, 피고 회사가 이를 생산·판매하여 왔다.

나) H는 2016. 2. 16. 피고 회사 방문 이후에야 비로소 좌우 셀이 부드러운 곡선형이고, 3개의 셀로 이루어진 허리온팩 디자인을 창작하기 시작하였으므로(H가 피고 회사 방문 이전에 허리온팩의 디자인 개발을 시작하였다는 증거는 찾아볼 수는 없고, 2016. 2. 16. 이후에서야 수첩 등에서 허리온팩의 스케치를 시작한 것으로 보인다), 피고 회사에서 피고 E 등으로부터 피고 등록디자인 등을 소개받은 이후 이를 참고하여 디자인 개발을 시작하였던 것으로 보인다.

2) F을 통하여 이 사건 등록디자인을 구체화한 원고

가) 이 사건 등록디자인은 F 최종 디자인 시안과 사실상 동일하므로, 이 사건 등록디자인은 F 최종 디자인 시안을 기초로 하여 출원된 것으로 봄이 상당하다.

나) H는 F에게 허리온팩의 디자인을 의뢰하면서 앞서 본 그림 4와 같은 2차 허리온팩 상품화 보고서에 게재된 디자인을 첨부하였고, F은 H가 첨부한 디자인 및 원고 측의 지시를 구체화하여 3개의 셀로 구성된 구름 모양의 F 1, 2차 디자인 시안을 H에게 보내주었다. F은 디자인 시안과 관련하여 원고의 의뢰를 받았을 뿐이고, 피고 회사와는 아무런 관계가 없었으며, 피고 회사가 원고에 보내준 디자인이 F에게 송부되었다고 볼 만한 증거도 없다. 그렇다면 F 최종 디자인 시안은 원고 측이 F을 통하여 창작하였다고 봄이 타당하다(갑 제16호증의 1의 20쪽).

3) 3개의 셀의 크기가 거의 동일한 특징에 대한 피고 E의 기여

가) H는 F으로부터 받은 디자인 시안을 피고 회사에 송부하였고, 피고 회사는 피고 E의 지시로 H로부터 받은 디자인 시안에서 좌우 날개를 넓혀달라고 요구하였으며, 그 요구가 받아들여져 좌우 날개 셀 부분이 중앙 부분의 셀 크기와 거의 동일한 ‘F 최종 디자인 시안’이 만들어졌다.

나) 핫팩은 질량의 크기에 따라 시간이 비례하고 질량이 적으면 시간이 반비례하기 때문에 3등분 된 것이 가능하면 크기가 같아야 하고, 핫팩에 들어가는 물질의 양이 적을수록 투입하기가 어렵고, 들어가는 물질량도 적어진다(갑 제16호증의 2). 즉 핫팩의 기능에 있어서 발열시간과 온도 등의 밸런스가 맞아야 하는데, 3개의 셀 중 중앙 부분의 셀 부분만 크고, 좌우 날개의 셀 부분만 작게 되면 좌우 날개의 셀 부분의 발열 지속시간이 중앙 부분의 셀 부분에 비하여 현저하게 짧게 되어 상품기능성에 지장이 생기게 된다. F의 디자인 개발당시, F은 물론 3셀로 형성된 핫팩을 생산한 경험이 없는 원고로서는 위와 같은 문제점에 대한 인식이 크게 없었던 것으로 보이고, 오히려 원고는 핵심혈관이 모인 가운데 셀 부분이 좌우 셀 부분보다 넓은 디자인 시안을 고려하기도 한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인은 피고 E의 요구에 의하여 비로소 3셀의 크기가 거의 동일하여 상품성이 커진 제품의 디자인으로 완성된 것으로 판단된다. 이와 같이 3개의 셀 부분의 크기 부분은 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적 특징 부분 중 하나로서 3개의 셀로 구성된 핫팩의 개발, 생산 및 판매 등의 경험이 있는 피고 E가 거의 동일한 크기의 3개의 셀로 구성된 이 사건 등록디자인을 완성하는데 일부 실질적인 기여를 하였다고 판단된다.

다. 피고들의 주장 및 그에 대한 판단

피고들은, 피고 E가 2015. 7.경 허리용 핫팩을 스케치하여 다음과 같은 도면 “”, ”“(이하 ‘피고 E 도면’이라 한다)을 보관 중이었는데, 2016. 2. 16. H 등이 피고 회사를 방문하였을 때 이를 보여주었으며, ‘F의 최종 디자인 시안’은 피고 E 도면과 매우 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 기초가 된 F 최종 디자인 시안은 피고 E 도면으로부터 창작된 것으로서 이 사건 등록디자인은 피고 E가 단독으로 창작한 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 위 인정사실, 앞서 든 증거, 갑 제17호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록디자인을 피고 E가 단독으로 창작한 것이라 보기 어렵다.

1) 피고 E 도면은 작성일자가 표시되어 있지 아니하고 이 사건 등록디자인과 유사한 좌우 날개 셀의 원형 부분은 “”와 같은 일러스트 도면에 연필로 가필한 것에 불과하여 언제든지 작성 가능하므로, 피고 E 도면이 2015. 7.경 만들어졌고 피고 회사 측에서 2016. 2. 16. H 등에게 소개하여 준 디자인과 동일한 것이라고 단정하기 어렵다.

2) 피고 E가 2016. 2. 16. H 등에게 피고 E 도면을 보여주었고, 이를 기초로 허리온팩을 개발하기로 하였다면, 피고 회사가 원고에게 피고 E 도면을 보내주어야 할 것인데, 피고 회사가 2016. 3. 2. 원고에게 송부한 도면은 “”이었고 이는 피고 E 도면과는 상이하다.

3) 원고가 디자인을 구체화한 F에 피고 E 도면을 송부하였다거나, 피고 E 도면에 기초하여 디자인 개발을 의뢰하였다고 볼 만한 증거가 없다. F이 피고 E 도면을 기초로 디자인을 개발하였다면 2회에 걸쳐서 원고에 그림 6, 7(,)과 같은 피고 E 도면과 비유사한 것이 포함된 4개의 도안을 보냈을 것으로 보이지 아니한다. 오히려 원고의 자발적인 선택으로 인하여 F이 보내온 4개의 시안 중 3개의 원형 셀로 이루어진 첫 번째 디자인이 결정되었고 이와 같은 원고의 선택이 피고들에 의하여 이루어졌다고 볼 만한 증거도 없다.

4) 피고들 측이 2016. 2. 16. H에게 피고 E 도면을 보여주었고 이를 기초로 F의 최종 디자인 시안이 완성되었다면, H가 2016. 2. 19. 허리온팩 상품화 보고서 작성에서 제안한 디자인은 피고 E 도면과 유사하여야 할 것인데, H는 피고 E 도면과 비유사한 그림 2(,)와 같이 챔피언 벨트 유사 형태의 디자인을 제안하였고, F에 디자인을 창작을 의뢰하면서 첨부한 디자인도 피고 E 도면과 비유사한 그림 4()이었다.

5) 피고 E 도면은 가운데 원이 아래로 처져 있어 전체적으로 “▽”와 같은 형태인데 반하여, 이 사건 등록디자인은 개발 동기에 맞게 허리에 있는 혈관의 위치를 고려하여 가운데 원 부분이 위로 돌출되어 있어 전체적으로 “△”와 같은 형태인바, 이 사건 등록디자인과 피고 E 도면은 그 방향 자체가 서로 다르므로 이 사건 등록디자인 내지 F 최종 디자인 시안이 피고 E 도면에서 기초하였다고 보기 어렵다.

6) 원고 직원인 김기석, G 등이 2017. 11. 7. 피고 회사를 방문하여 피고 E에게 피고 회사가 이 사건 등록디자인을 등록한 것에 대하여 항의하자, 피고 E는 “나 봐요, 이 디자인은 내가 출원한 지가 언제인데? 훨씬. 이거, 이거, 이걸 만들고 있을 때 이거 모양을 서로가 상의했다고”[갑 제17호증(이하 같다), 5쪽], “이 모양은 그쪽 A 모양인데 우리하고 같이 상의해서 디자인을 했어요. 그리고 우리가 등록을 했어요. 우리가, 등록증 다 우리가 갖고 있다고”(11쪽), “아니 그러니까 이 디자인을 할 때 여러 가지 디자인을 가져온 걸 이렇게 하면 안 된다. 저렇게 하면 하고 나하고 같이 공동으로 생각을 해서 만들어 온 거에요”(13쪽), “아니 디자인은 서로 상의했죠. 이걸 보고 하길래 이걸 보고”(24쪽)라고 말하는 등 허리온팩을 원고 측과 같이 상의해서 디자인을 했다는 취지로 볼 수 있는 말을 수차례 하였다.

라. 정리

이 사건 등록디자인은 공동창작자인 원고 측 및 피고 E가 공동으로 디자인등록출원을 하지 아니하고, 피고 E로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사만이 단독으로 디자인등록출원을 하여 등록되었으므로, 디자인보호법 제39조, 같은 법 제121조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.