특허법원 2019. 5. 17. 선고 2018나1787 판결 [손해배상(지)]

피고는 원고에게 30,000,000원과 이에 대하여 이 사건 소장 송달일 다음 날부터 제1심 판결 선고일까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라[원고는 소극적 손해에 대한 손해배상으로 제1심에서는 2015년부터 2017년까지의 통상사용료 상당액 48,834,733원¹⁾ 중 일부와 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하였으나, 당심에 이르러 그중 피고의 2015년 1월부터 3월까지의 매출액²⁾에 관한 부분을 취하하고, 2018년 1월부터 8월까지의 매출액에 관한 통상사용료 상당액 2,174,239원³⁾과 이에 대한 지연손해금의 지급청구를 추가하였다].

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 11,231,410원과 이에 대하여 당심 판결 선고일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

1. 당심의 심판범위

원고는 제1심에서 이 사건 등록서비스표의 전용사용권 침해 및 ‘부정경쟁행위 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 제2조 제1호 가.목 소정의 부정경쟁행위를 선택적 청구원인으로 하여 전체 손해액 59,384,733원⁴⁾ 중 일부인 30,000,000원에 대해서만 손해배상을 구하였으나,⁵⁾ 이를 모두 기각한 제1심판결에 대하여 위 항소취지에서 보는 바와 같이 소극적 손해액 중 11,231,410원과 이에 대한 당심 판결 선고일 다음 날부터의 지연손해금 부분에 대해서만 항소하고⁶⁾, 당심에서는 이 사건 등록서비스표의 전용사용권 침해만을 청구원인으로 주장하고 부정경쟁행위를 청구원인으로 하는 부분은 취하하였으므로, 당심의 심판범위는 전용사용권 침해를 청구원인으로 하는 소극적 손해액 11,231,410원과 이에 대한 당심 판결 선고일 다음 날부터의 지연손해금 부분에 한정된다.

2. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표 및 원고 등의 지위

1) 이 사건 등록서비스표(갑 제1, 20호증)

○ 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 2. 28./ 2013. 2. 18./ 제0252160호

○ 구성:

○ 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 일반음식점업, 식당체인업, 주점업

○ 서비스표권자: 한은영

2) 원고의 지위

가) 원고는 2014. 2. 1. 원고의 사내이사이자 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 한은영과 ‘사용기간: 계약체결일로부터 10년, 사용지역: 대한민국 전역, 대상 지정서비스업: 간이식당업, 일반음식점업, 식당체인업, 주점업’으로 하는, 이 사건 등록서비스표에 대한 전용사용권 설정계약을 체결하고, 이 사건 등록서비스표를 원고의 홈페이지, 간판 등에 표시하여 식당체인업을 영위하였다.

나) 원고는 2018. 7. 17. 이 사건 등록서비스표의 등록원부에 설정계약을 원인으로 하여 전용사용권설정등록(기간: 2014. 2. 1.부터 2023. 2. 18.⁷⁾까지, 지역: 대한민국 전국 일원, 지정서비스업: 제43류 간이식당업, 식당체인업, 일반음식점업, 주점업)을 마쳤다(이하 원고의 이 사건 등록서비스표에 대한 전용사용권을 ‘이 사건 전용사용권’이라 한다).

3) 피고 표장들의 사용

가) 피고 표장들

나) 피고는 2015. 4.경부터 피고 사업장의 간판, 입간판, 인터넷 홈페이지, 광고전단지, 유튜브 동영상 광고 등에 이러한 피고 표장들을 표시하여 음식점업을 영위하였다.

다) 피고는 2016. 4. 및 2016. 5. 원고로부터 피고 표장들이 원고의 이 사건 전용사용권 등을 침해한다는 취지의 경고장을 받고, 2017. 8.경부터 피고 표장들 중 도형 부분을 ‘’와 같이 변경하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9, 14, 15, 16, 18, 20호증, 을 제4, 6, 7 내지 10호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 변론 전체의 취지

3. 이 사건 청구의 당부

가. 원고 주장의 요지

피고 표장들은 이 사건 등록서비스표와 표장의 요부인 도형 부분이 유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 그 사용서비스업도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 일반음식점에 해당하므로, 피고가 피고 표장들을 사용한 것은 이 사건 전용사용권의 침해에 해당한다. 따라서 원고는 피고가 피고 표장들을 사용한 2015. 4. 1.부터 2018. 8.까지 적어도 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제3항에 따른 통상사용료 합계 11,231,140원¹¹⁾ 상당의 손해를 입었으므로, 피고는 원고에게 위 금액 상당의 손해배상금과 이에 대하여 항소취지 기재와 같은 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 이 사건 등록서비스표와 피고 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2006후3557 판결 등 참조). 한편 문자와 도형이 결합한 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭·관념된다(대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 이 사건 등록서비스표와 피고 표장에서 각 도형 부분이 요부인지 여부

(1) 이 사건 등록서비스표 ‘’는 기와집 지붕 형상이되 왼쪽 부분이 색동으로 채색된 도형 부분 ‘’과 문자 부분+ ‘’이 결합한 상표이다. 한편 피고 제1 표장 ‘’은 기와집 지붕 형상이되 왼쪽 부분이 색동으로 채색된 도형 부분 ‘’과 문자 부분 ‘’ 및 상단 끝 부분이 색동으로 채색된 바탕 부분 ‘’이 결합한 상표이다. 피고 제2 표장은 피고 제1 표장에서 문자 부분 중 하단의 ‘’ 부분과 바탕 부분이 삭제된 것이다. 피고 제3 표장은 피고 제1 표장의 문자 부분 중 ‘’, 도형 부분 ‘’ 및 문자 부분 중 ‘’을 순차로 배열한 것이다.

(2) 그런데 앞서 본 기초 사실과 갑 제4, 5, 19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록서비스표 중 도형 부분 ‘’과 피고 표장들 중 도형 부분 ‘’이 양 표장에서 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력이 있는 부분, 즉 요부에 해당한다고 보기 어렵다.

(가) 이 사건 등록서비스표와 피고 제1 표장 및 피고 제2 표장은 모두 도형 부분이 차지하는 비중은 문자 부분이 차지하는 비중에 비하여 작고, 오히려 문자 부분 위에 지붕이 덮여 있는 외관을 형성함으로써 문자 부분에 비하여 도형 부분이 부가적, 장식적 부분이라는 인상을 준다. 또한, 이 사건 등록서비스표와 피고 표장들에서 도형 부분의 호칭이나 관념은 ‘색동저고리를 형상화한 기와집 지붕’ 또는 ‘색동 기와집 지붕’ 정도인데 이 사건 등록서비스표나 피고 표장들이 각 구성 중 도형 부분에 따라 ‘색동저고리 기와집 지붕 표’ 또는 ‘색동 기와집 지붕 표’ 등으로 호칭·관념된다고 보기는 어렵다.

(나) 갑 제4, 5호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 사정만으로 이 사건 등록서비스표의 도형 부분이 원고 측의 서비스표로 널리 인식되어 주지·저명하다고 보기 어렵고, 달리 이와 같이 볼만한 자료나 사정도 없으므로, 도형 부분의 주지·저명성을 인정하기도 어렵다. 또한, 원고 측이 이 사건 등록서비스표의 도형 부분만으로 구성된 표장에 대하여 별도의 서비스표를 출원하여 서비스표등록을 받기는 하였으나, 실제 거래에서 원고 측이 이 사건 등록서비스표의 도형 부분만을 독자적인 출처표시로 사용하였다고 볼 만한 자료가 없으며, 피고 역시 피고 표장들 중 도형 부분만을 독자적인 출처표시로 사용하였다고 볼 만한 자료도 없다.

(다) 원고는, 피고 표장들 중 문자 부분인 ‘두레우가’는 농협이 운영하는 소고기 식당을 나타내는 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없으므로 도형 부분이 요부라 주장한다. 살피건대, 두레는 ‘농민들이 농번기에 농사일을 공동으로 하기 위하여 부락이나 마을 단위로 만든 조직’을 의미하고, ‘우가’는 소의 집을 의미하여 전체로서는 마을 조직이 운영하는 소집이라는 의미가 암시되기는 하나, 그러한 점만으로 ‘두레우가’라는 문자 부분이 수요자나 거래자에게 원고가 주장하는 바와 같이 ‘농협이 운영하는 소고기 식당’이라는 의미로 인식될 것으로 보이지 아니한다. 또한, 갑 제19호증의 1의 기재만으로 ‘두레’가 음식점경영업 등에 흔히 사용되는 표장으로서 식별력이 없다고 보기 어렵고 달리 이와 같이 볼 만한 자료가 없으며, ‘두레우가’가 전체로서 음식점경영업에 자주 사용되는 표장으로서 식별력이 없다고 볼 만한 자료도 없다.

나) 이 사건 등록서비스표와 피고 표장들의 유사 여부

이 사건 등록서비스표와 피고 표장들은 각 구성 중 도형 부분이 유사하기는 하나 이러한 도형 부분이 요부에 해당하지 아니함은 앞서 본 바와 같으며, 양 표장은 문자 부분의 구성, 글자 수, 배경의 결합 여부 등의 차이로 인하여 전체적으로 보아 외관이 상이하다. 한편 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 등록서비스표는 그 구성 중 문자 부분에 따라 호칭·관념될 것으로 보이는데, 문자 부분 ‘’ 중 ‘고기굽는카페’ 부분은 작게 표시되어 있을 뿐만 아니라 지정서비스업에서 제공하는 서비스를 의미하여 식별력이 없으므로 도안화된 서체로 크게 표시된 ‘조선’만으로 호칭·관념되거나, 알파벳으로 작게 부기된 ‘CAFE CHOSUN’ 부분을 참작하여 ‘카페조선’으로 호칭·관념될 것으로 보인다. 반면 피고 표장들도 그 구성 중 문자 부분에 따라 호칭·관념될 것으로 보이는데, 문자 부분 ‘’ 중 우측에 작게 ‘한우’라고 기재된 부분은 사용서비스업인 음식점업과 관련하여 서비스업에 제공되는 식자재를 표시한 것으로 식별력이 없고, 하단의 ‘KOREAN BEEF BARBECUE RESTAURANT’ 부분도 사용서비스업에 관한 기술적 표정에 해당하여 식별력이 없으며, 피고 제1 표장 중 하단의 ‘D’ 부분은 작게 표시되어 있으며 농업협동조합의 성격상 수요자나 거래관계자는 식당 운영주체의 명칭으로 인식할 것으로 보이므로, 결국 피고 표장들은 중앙에 도안화된 서체로 크게 표시된 ‘두레우가’ 부분만으로 호칭·관념될 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 피고 표장들의 호칭 및 관념도 유사하지 아니하다.

다) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 피고 표장들은 전체적으로 보아 외관, 호칭, 관념이 유사하지 아니하여 이를 동일 또는 유사한 서비스업에 함께 사용하더라도 수요자나 거래자가 서비스업의 출처를 오인·혼동할 우려가 없으므로, 결국 양 표장은 유사하지 아니하다.

다. 소결

피고 표장들은 이 사건 등록서비스표와 유사하지 아니하여 그 보호범위에 속하지 아니하므로, 피고 표장들은 원고의 이 사건 전용사용권을 침해하지 아니한다. 이와 다른 전제에 선 원고의 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

결국, 원고의 청구는 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 따라서 이에 대한 원고의 항소와 당심에서 추가한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.