특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허4836 판결 [등록무효(특)]

특허심판원이 2018. 5. 31.자로 2016당1973호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 7. 7. 특허심판원에 아래 나.항 기재 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 특허권자인 피고를 상대로, “이 사건 특허발명은 원고가 단독으로 발명한 아래 다.항 기재 모인대상발명(이하 ‘이 사건 모인대상발명’이라 한다)을 피고가 일부 변형하여 특허출원한 것이므로, 정당한 권리자에 의하여 출원되지 아니한 모인출원에 해당한다. 또한 피고가 일부 발명에 기여하였다고 하더라도 이는 공동발명에 해당한다. 설령 이 사건 특허발명을 원고의 직무상 발명으로 본다고 하더라도 이는 피고가 운영하는 주식회사 혜산에 귀속할 뿐이고, 피고가 위 회사로부터 이를 승계한 사실이 없으므로 피고는 정당한 권리자가 아니다. 따라서 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문, 제44조, 제133조 제1항 제2호 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 취지로 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2016당1973호로 심리한 후, 2018. 5. 31. “원고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 사건 모인대상발명을 스스로 발명하였다는 것이 증명되지 않고, 오히려 이 사건 특허발명은 피고의 단독발명으로 인정된다. 또한 원고가 주장하는 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명과 실질적으로 동일하지도 않다. 따라서 이 사건 특허발명은 모인출원이나 공동발명에 해당하지 않는다. 이 사건 특허발명이 원고의 직무상 발명에 해당하더라도 피고를 권리자로 등록한 것은 정당하다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭 : 버트러스 사방댐¹⁾

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 12. 11./ 2013. 8. 13./ 제1298319호

3) 청구범위

【청구항 1】댐 기초부와 그 양측에 각각 연장되는 댐 측부를 형성하고, 댐 측부의 사이에 설치되어 토석 및 유목을 차단하도록 다수의 세로부재와, 상기 다수의 세로부재를 하류측에서 각각 지지하는 다수의 버트러스 및, 상기 세로부재의 종방향으로 간격을 두고 배치되면서 체결볼트와 너트를 통해 상기 세로부재에 결합되는 다수의 각파이프를 포함하는 투과형 차단부가 형성되는 버트러스 사방댐을 구성하되(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 각파이프의 일면에는 상방향으로 갈수록 폭이 좁아지면서 체결볼트의 헤드부가 인입되도록 안내하는 삼각형 형태의 확장관통부와, 상기 삼각형 형태의 확장관통부에 인입되는 체결볼트의 몸통부가 안착 걸림되어 고정이 이루어지도록 상기 삼각형 형태의 확장관통부 상단에 위치하는 고정지지부를 포함하는 고정구멍을 형성하고(이하 ‘구성요소 2’라고 한다), 상기 각파이프와 상기 세로부재를 상기 체결볼트와 너트의 조임력으로 결합시, 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격이 발생하는 것을 방지하도록 상기 각파이프 바닥면의 가이드홀을 통해 끼워져 상기 체결볼트의 몸통부를 감싸며 체결볼트 헤드부와 각파이프 내벽면 사이에 결합되는 Ｕ자형의 홈부를 가지는 유격방지편을 포함하며(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 상기 고정구멍과 직교되는 상기 각파이프 바닥면에는 상기 삼각형 형태의 확장관통부 하단으로부터 연장되며 상기 유격방지편이 상기 체결볼트의 몸통부에 결합되도록 가이드하는 가이드홀을 상기 고정구멍과 일체를 이루도록 구성하는 한편(이하 ‘구성요소 4’라고 한다), 상기 유격방지편은 제1 지지부와, 제1 지지부로부터 연장되어 상기 Ｕ자형의 홈부를 형성하는 제2, 3 지지부로 분할 구성하며, 상기 제2, 3 지지부는 상기 체결볼트의 조임시 가압력을 제공하여 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격이 발생하는 것을 방지시키도록, 상기 제2 지지부를 상기 제1 지지부로부터 일측방향으로 꺾임되게 구성하고, 상기 제2 지지부로부터 이어지는 상기 제3 지지부는 상기 제2 지지부와 반대의 방향으로 꺾임되게 구성하는 것(이하 ‘구성요소 5’라고 한다)을 특징으로 하는 버트러스 사방댐(이하, ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2, 3】(각 삭제)
【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 체결볼트의 몸통부에는 세로부재와 각파이프의 사이에 밀착되는 고무패드를 결합 구성하는 것을 특징으로 하는 버트러스 사방댐.

4) 발명의 개요

가) 기술분야 : 이 사건 특허발명은 버트러스 사방댐의 투과형 차단부를 이루는 각파이프와 세로부재의 결합기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 투과형 차단부를 이루는 각파이프와 세로부재의 결합력을 증대시킬 수 있도록 하는 버트러스 사방댐의 각파이프 결합장치에 관한 것이다(문단번호 ¹⁾).

나) 종래기술 및 문제점 : 종래는 각파이프에 볼트 체결시 볼트를 파지하기 위한 공구삽입홈이 형성되어야 하지만, 상류에서 떠내려오는 토석이 공구삽입홈에 유입되면서 공구삽입홈이 파손되거나 이물질로 가득차 분리 작업이 용이하지 못한 문제점이 있었다(문단번호 ⁵⁾, ⁶⁾).

또한 등록실용신안²⁾ 제20-452944호의 후크 방식은, 각파이프에 관통부(59a)와 슬릿부(59b)로 이루어지는 고정구멍(59)을 형성한 후, <종래 기술>

고정구멍(59)의 관통부(59a)에 후크의 헤드부(52a)가 통과된 상태에서, 후크를 고정구멍(59)의 슬릿부(59b)로 이동시켜 각파이프와 세로부재가 결합되도록 한 것이다. 그런데 이러한 종래 기술은, 너트의 조임력이 조금이라도 풀리는 경우 후크의 몸통부(52b)가 각파이프의 고정구멍(59)에 마련된 슬릿부(59b)에서 이탈되어 관통부(59a)로 낙하됨으로써 후크의 헤드부(52a)가 각파이프의 고정구멍(59)으로부터 이탈되어 각파이프와 세로부재가 해체되는 문제점과, 고정구멍(59)의 관통부(59a)에 후크의 헤드부(52a)를 정확하게 일치시키는 작업의 어려운 문제점, 및 후크의 몸통부(52b)와 너트(52c)의 조임 정도에 따라 각파이프와 세로부재 사이에 유격이 발생하여 완전 밀착조립이 어려운 문제점이 있었다(문단번호 8)~10)).

다) 기술적 과제 : 이 사건 특허발명의 목적은, 버트러스 사방댐의 투과형 차단부를 이루는 각파이프와 세로부재를 체결볼트와 너트의 조임력으로 결합시, 체결볼트의 몸통부에 각파이프의 내측면에서 밀착되는 유격방지편을 결합함으로써, 각파이프와 세로부재의 사이에 유격이 발생하는 것을 방지시켜 각파이프와 세로부재의 밀착에 따른 결합력을 증대시키는 것과, 각파이프에 상하의 폭이 서로 다른 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부를 포함하는 고정구멍을 형성함으로써, 고정구멍의 삼각형 형태의 확장관통부에 체결볼트의 헤드부를 일치시키는 작업을 하지 않고도 체결볼트를 고정구멍의 고정지지부로 용이하게 이동시켜 안착 고정시킬 수 있도록 하고, 이를 통해 각파이프의 고정구멍으로부터 체결볼트의 이탈을 방지시켜 상류에서 떠내려오는 목재나 토석 등이 투과형 차단부에 부딪히더라도 각파이프와 세로부재의 결합력이 저하되는 것을 방지하는 것이다(문단번호 11), 12)).

라) 과제 해결 수단 : 위 청구항 1, 4 기재와 같다.

마) 효과 : 이 사건 특허발명은, 체결볼트의 몸통부에 각파이프의 내측면에서 밀착되는 유격방지편을 결합 구성하는 한편, 각파이프에 상하의 폭이 서로 다른 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부를 포함하는 고정구멍을 형성한 것으로, 이를 통해 너트의 조임정도에 따라 각파이프와 세로부재의 사이에 유격이 발생하는 것을 방지시켜 각파이프와 세로부재의 밀착에 따른 결합력을 증대시키는 효과와, 고정구멍의 삼각형 형태의 확장관통부에 체결볼트의 헤드부를 일치시키는 작업을 하지 않고도 체결볼트를 고정구멍의 고정지지부로 용이하게 이동 안착 고정시킬 수 있는 효과와, 각파이프의 고정구멍으로부터 체결볼트의 이탈을 방지시켜 상류에서 떠내려오는 목재나 토석 등이 투과형 차단부에 부딪히더라도 각파이프와 세로부재의 결합력이 저하되는 것을 방지시키는 효과를 기대할 수 있다(문단번호 17)).

바) 주요 도면

[도 7]

[도 9]

다. 이 사건 모인대상발명

원고가 주장하는 이 사건 모인대상발명은, 피고가 운영하는 주식회사 혜산에 원고가 직원으로 근무하던 기간 내인 2012. 11. 5.부터 2012. 11. 30.까지 사이에 원고가 오토캐드(AutoCAD) 프로그램으로 작성한 ‘버트러스 사방댐의 체결 및 자재 상세도’에 관한 설계도면으로서, 그 설계도면에는 각형강관에 ‘일자형 저판홀’이 형성된 사항과 ‘스토퍼’를 이용하여 체결하는 구조가 도시되어 있는데, 그 주요 도면은 다음과 같다.

다툼 없는 사실, 갑 제1~5, 12, 13, 16~18호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자 주장의 요지 및 쟁점

1) 원고의 주장

다음과 같은 이유로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문의 모인출원에 관한 규정이나 특허법 제44조의 공동출원에 관한 규정을 위반한 것이므로, 특허법 제133조 제1항 제2호의 규정에 따라 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하여 위법하다.

가) 이 사건 모인대상발명은 피고의 지시에 의하지 않고 원고가 스스로 발명한 것이며, 이 사건 특허발명은 이 사건 모인대상발명을 일부 변형한 것에 불과하고, 그 변형된 부분은 이 사건 모인대상발명에 비하여 작용효과가 크지 않다. 따라서 이 사건 특허발명은 원고가 발명한 이 사건 모인대상발명과 실질적으로 동일하므로, 모인출원에 해당한다.

나) 피고가 일부 변형한 부분이 이 사건 모인대상발명에 비하여 진보성이 있다고 하더라도, 이 사건 특허발명은 공동발명에 해당한다. 따라서 피고 단독으로 특허출원한 것은 위법하다.

다) 이 사건 특허발명을 원고가 주식회사 혜산의 직원으로서 한 직무상 발명에 해당한다고 보더라도, 피고가 위 회사로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 이상 이 사건 특허는 정당한 권리자에 의하여 출원된 것이 아니어서 위법하다.

2) 피고의 주장

이 사건 특허발명은 이 사건 모인대상발명과 전혀 다른 발명으로, 피고가 단독으로 발명한 것이고, 원·피고 사이에 공동발명에 대한 합의도 없었으며, 원고가 주식회사 혜산의 직원으로서 한 직무상 발명에 해당되지도 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3) 이 사건의 쟁점

따라서 이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명과 동일하여 모인출원에 해당하는지 여부, ② 이 사건 특허발명이 공동발명 또는 원고의 직무상 발명에 해당하는지 여부가 된다.

나. 이 사건 특허발명의 모인출원 해당 여부

1) 관련 법리

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조), 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.

2) 이 사건 특허발명과 이 사건 모인대상발명의 동일 여부

가) 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명의 구성요소 비교

(1) 구성요소별 대응관계

두고 배치되면서 체결볼트와 너트를 통해 상기 세로부재에 결합되는 다수의 각파이프를 포함하 드를 이용하여 각형강관을 는 투과형 차단부가 형성되는 버트러스 사방댐을 체결하는 구조가 도시됨. 구성하되, 상기 각파이프의 일면에는 상방향으로 갈수록 폭 이 좁아지면서 체결볼트의 헤드부가 인입되도록 안내하는 삼각형 형태의 확장관통부와, 상기 삼각 - 각형강관 저면에는 일자형의 2 형 형태의 확장관통부에 인입되는 체결볼트의 몸 저판홀이 형성됨. 통부가 안착 걸림되어 고정이 이루어지도록 상기 삼각형 형태의 확장관통부 상단에 위치하는 고정 지지부를 포함하는 고정구멍을 형성하고, 상기 각파이프와 상기 세로부재를 상기 체결볼트 와 너트의 조임력으로 결합시, 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격이 발생하는 것을 - 각형강관 측면홀을 통해 끼 방지하도록 상기 각파이프 바닥면의 가이드홀을 워져 볼트의 몸통부를 감싸 3 통해 끼워져 상기 체결볼트의 몸통부를 감싸며 는 U자형 홈부를 가지는 스 체결볼트 헤드부와 각파이프 내벽면 사이에 결합 토퍼가 도시됨. 되는 Ｕ자형의 홈부를 가지는 유격방지편을 포함 하며, 상기 고정구멍과 직교되는 상기 각파이프 바닥면 에는 상기 삼각형 형태의 확장관통부 하단으로부 - 각형강관의 일면에는 스토퍼 4 터 연장되며 상기 유격방지편이 상기 체결볼트의 가 끼워지는 측면홀이 저판 몸통부에 결합되도록 가이드하는 가이드홀을 상 홀과 일체로 형성되어 있음. 기 고정구멍과 일체를 이루도록 구성하는 한편, 5 상기 유격방지편은 제1 지지부와, 제1 지지부로 - 스토퍼는 꺾임 되지 않고 일

부터 연장되어 상기 Ｕ자형의 홈부를 형성하는 제2, 3 지지부로 분할 구성하며, 상기 제2, 3 지지 부는 상기 체결볼트의 조임시 가압력을 제공하여 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격 이 발생하는 것을 방지시키도록, 상기 제2 지지부 자로 곧게 형성됨. 를 상기 제1 지지부로부터 일측방향으로 꺾임되 게 구성하고, 상기 제2 지지부로부터 이어지는 상 기 제3 지지부는 상기 제2 지지부와 반대의 방향 으로 꺾임되게 구성함. <고정구멍> <유격방지편> <저판홀> <스토퍼> 주요도면

(2) 공통점 및 차이점

(가) 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 1, 3, 4와 이에 대응되는 이 사건 모인대상발명의 구성요소는 실질적으로 동일하고, 이 부분에 대해서는 당사자 사이에 다툼도 없다.

(나) 그러나, 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 2의 고정구멍은 상방향으로 갈수록 폭이 좁아지는 삼각형 형태의 확장관통부와, 그 상단에 체결볼트의 몸통부가 안착 걸림 고정되는 고정지지부가 위치한 반면에, 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 일자형으로 형성된 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 구성요소 5의 유격방지편은 제1 지지부와 연장되는 제2, 3지지부가 서로 반대 방향으로 꺾임되게 형성된 반면에, 이 사건 모인대상발명의 유격방지편은 꺾임되지 않고 곧게 형성된 점(이하 ‘차이점 2’라고 한다)에서 차이가 있다.

나) 이 사건 제1항 발명의 실질적 동일성 여부 판단

(1) 판단 기준

앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명에는 위와 같은 차이점들이 존재하므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명은 형식적으로 같지 않다. 그러나 위와 같은 차이점들이 존재하더라도 그 차이점들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 즉 실질적으로 동일한 경우에는 그 특허발명은 모인출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이므로(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조), 이하에서는 위와 같은 기준에 따라 위 차이점들이 이러한 실질적 동일성의 기준을 충족하는지 여부에 관하여 본다.

(2) 차이점 1에 대한 검토

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등을 종합하여 보면, 차이점 1은 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당한다고 인정된다.

(가) 이 사건 제1항 발명은 종래 기술의 체결볼트가 각파이프의 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 문제점과 체결볼트를 각파이프의 고정구멍에 정확하게 일치시키기 어려운 문제점을 해결하기 위하여(문단번호 9), 10) 참조), 각파이프의 고정구멍에 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부를 형성함으로써, 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업을 하지 않고도 고정구멍의 고정지지부로 쉽게 이동시켜 안착 고정시킬 수 있도록 함과 동시에 외부 충격이 가해지더라도 체결볼트가 고정구멍으로부터 이탈되는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다(문단번호 12), 17) 참조). 따라서 구성요소 2의 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부로 이루어진 고정구멍의 구조는 위와 같은 목적을 해결하는 직접적이고 실효적인 수단으로서 기능하므로 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

(나) 그런데 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 폭 20mm, 깊이 79mm의 일자형으로 형성됨으로써, 체결볼트를 저판홀에 정확히 일치시키기 어려울 뿐만 아니라,³⁾ 특히 저판홀의 상단 부분은 종래 기술의 고정구멍과 같이 별도의 걸림 기능이 구비되어 있지 않아 외부 충격시 체결볼트가 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 구조로 되어 있다. 따라서 이 사건 모인대상발명에는 제1항 발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 구비되어 있지 않다.

(다) 구성요소 2의 고정구멍의 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이라고 볼 만한 증거도 없다.

(라) 원고는 구성요소 2의 확장관통부가 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위 내에 해당되고, 체결볼트와 고정구멍의 결합은 그 간격이 중요하지 고정구멍의 인입모양이 중요한 것이 아니며, 구성요소 2의 고정구멍과 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 인입구가 개방된 점에서 기술사상이 동일하므로, 구성요소 2의 고정구멍은 이 사건 모인대상발명의 저판홀과 실질적으로 동일한 구성이라고 주장한다. 그러나 ① 앞서 본 바와 같이 구성요소 2의 고정구멍 구조는 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 관련된 핵심적인 기술적 특징에 해당되고, 기록상 이러한 구성요소 2의 고정구멍 구조가 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위에 해당된다고 볼 만한 증거가 없는 점, ② 체결볼트와 고정구멍의 간격이 정확하게 일치되도록 설계하더라도 시공과정에서 세로부재나 체결볼트의 기울어짐 등으로 오차가 발생할 수 있는데, 구성요소 2의 삼각형 형태의 확장관통부는 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀에 비해 위 시공오차를 더 쉽게 수용할 수 있으므로 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업이 훨씬 편리할 것으로 보이는 점, ③ 구성요소 2의 고정구멍 구조와 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀은 인입구가 개방된 점만 동일할 뿐 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업의 편리성은 현저히 다르다고 인정되고, 특히 구성요소 2의 고정구멍 구조는 삼각형 형태의 확장관통부 상단에 외부의 충격이 있을 경우 체결볼트의 이탈을 방지하는 고정지지부가 형성되어 있으나 이 사건 모인대상발명의 저판홀에는 이와 동일한 기능을 가지는 구성이 결여되어 있는 점 등을 종합해 보면, 구성요소 2의 고정구멍 구조와 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀이 실질적으로 동일한 구성이라고 보기 어렵다.

(마) 원고는 이 사건 제1항 발명과 같이 입구가 넓어지는 확장관통부가 있으면 접착면이 줄어들어 오히려 결합력이 약해진다는 취지의 주장도 하나, 이 사건 제1항 발명의 확장관통부는 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업을 쉽게 하는 구성일 뿐이고, 체결볼트는 확장관통부의 상단에 형성된 고정지지부에 고정·결합되는 것이므로, 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명의 저판홀에 비해 결합력이 약해진다는 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(3) 차이점 2에 대한 검토

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등을 종합하여 보면, 차이점 2 역시 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당한다고 인정된다.

(가) 이 사건 제1항 발명은 각파이프와 세로부재 사이에 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것을 또 하나의 목적으로 하므로(문단번호 10), 11) 참조), 구성요소 5의 유격방지편의 유격방지 구조도 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

(나) 한편 이 사건 제1항 발명의 명세서에는, 구성요소 5의 제2, 3 지지부가 반대 방향으로 꺾임 형성된 유격방지편이 체결볼트 조임시 각파이프와 세로부재 사이에 가압력을 제공함으로써 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것으로 기재되어 있다(문단번호 17), 35), 43) 참조). 이러한 기재에 의하면, 구성요소 5의 유격방지편의 꺾임 구조는 각파이프와 세로부재 사이를 탄력적으로 지지할 수 있어 유격방지편이 그냥 흘러 떨어지는 것을 방지함을 알 수 있다. 또한 스프링 와셔(spring washer)⁴⁾와 같이 체결볼트와 너트 사이에 탄성부재가 삽입될 경우 체결볼트 조임시에 나사산의 마찰력을 증가시키는 방향으로 가압력이 작용하여 체결볼트가 풀리는 것을 방지하고 결합력이 증대되는 효과가 나타나므로, 구성요소 5의 유격방지편의 구조 역시 이 사건 모인대상발명의 일자형 스토퍼에 비해 각파이프와 세로부재 사이의 유격 발생을 더 효과적으로 방지하여 그 결합력을 더욱 증대시키는 구조로 볼 수 있다.⁵⁾

(다) 구성요소 5의 유격방지편의 꺾임 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이라고 볼 만한 증거도 없다.

(4) 검토 결과

위와 같은 차이점들에 대한 검토결과를 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 모인대상발명과 실질적으로도 동일하다고 볼 수 없다.

다) 이 사건 제4항 발명과 동일성 여부

이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하면서 ‘세로부재와 각파이프 사이에 밀착되는 고무패드’를 더 부가한 종속항 발명이다. 따라서 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명이 이 사건 모인대상발명과 동일하지 않는 이상, 그 종속항 발명인 이 사건 제4항 발명도 이 사건 모인대상발명과 동일하다고 볼 수 없다.

라) 소결

이 사건 특허발명은 이 사건 모인대상발명과 실질적으로 동일하지 않으므로, 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 모인출원임을 전제로 한 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

다. 이 사건 특허발명이 공동발명에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

2) 판단

가) 갑 제1, 5~9, 11~18호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 원고는 버트러스 사방댐을 주된 사업으로 하는 니스코 주식회사에 근무하다가 피고가 2010. 6. 18. 주식회사 혜산을 설립하자 위 회사에 입사하여 그때부터 2014. 12. 31.까지 위 회사에 근무하였다. 한편 피고는 위 회사 외에 주식회사 월드시엔시, 주식회사 포럼택인 등의 회사도 함께 경영하였다.

(2) 원고는 위 혜산에 근무하던 2012. 11. 5.부터 2012. 11. 30.까지 사이에 앞서 본 바와 같이 사무실 컴퓨터에 있는 오토캐드(AutoCAD) 프로그램으로 이 사건 모인대상발명과 동일한 설계 도면을 작성하여 “SM”이라는 이름으로 저장하였고, 2012. 11. 30. 오전 12시경 그 도면을 출력한 후 피고에게 교부하였다.

(3) 2012. 12. 11. ‘TOMORROW 특허사무소’의 직원인 C은 이 사건 특허발명의 명세서 초안을 “포럼택인-버트러스 사방댐”이라는 파일명으로 첨부하여 “포럼택인-도로경계면”, “포럼택인-야생동물 보호펜스” 등 다른 2건의 특허명세서 초안과 함께 위 혜산의 업무용 이메일(D)로 보내어 검토를 요청하였다.

(4) 위 특허명세서 초안에는, 이 사건 모인대상발명과 달리 확장관통부와 고정지지부가 형성된 고정구멍과 반대 방향으로 꺾임 형성된 제2, 3 지지부가 있는 유격방지편이 기재되어 있었다.

(5) 이 사건 특허발명은 2012. 12. 11. 피고 단독 명의로 특허출원 되었고, 2013. 5. 10. 특허청 심사관의 거절이유통지를 받고 청구범위를 감축 보정한 후 2013. 8. 13. 특허등록 되었다.

나) 위 인정사실에 의하면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원과정에 일부 관여한 사실은 인정되나, 나아가 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음의 사정 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 특징부의 완성에 관하여 피고와 실질적인 협력관계가 있다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(1) 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 특징은 이 사건 특허발명의 명세서에 나타난 종래기술 수준에 비추어 ‘삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부로 이루어진 고정구멍’ 및 ‘반대방향으로 꺾임 형성된 제2, 3 지지부가 있는 유격방지편’이라고 할 수 있는데, 원고가 발명하였다고 주장하는 이 사건 모인대상발명에는 그러한 구조가 나타나 있지 않고, 원고 스스로도 이 사건 모인대상발명의 저판홀과 스토퍼의 구조를 이 사건 특허발명의 고정구멍 및 유격방지편의 구조와 같이 변형하는데 기여를 한 바 없음은 인정하고 있다.

(2) 피고는 이 사건 모인대상발명도 자신의 지시에 의해 원고가 작성한 것이라고 주장하는 반면, 원고는 이 사건 모인대상발명을 피고의 지시에 의하지 않고 원고 스스로 창작한 것이라고 주장하면서 그 증거로 갑 제12, 13, 16~18호증을 제출하였다. 그러나 위 증거들만으로는 원고가 그가 근무하는 사무실 컴퓨터에 있는 오토캐드(AutoCAD) 프로그램을 이용하여 이 사건 모인대상발명을 작성하는 실무적인 일을 하였다는 사실만 인정될 뿐 나아가 위 발명을 그 스스로 착안, 발전, 구체화시켰다는 사실까지 인정하기에는 부족하고, 여기에 통상적으로 컴퓨터를 이용한 오토캐드(AutoCAD) 작업은 그 전에 도면을 손으로 스케치 한 후 최종 도면을 컴퓨터로 작성하는 과정을 거치는데, 원고가 위 작업의 기초가 되는 스케치 도면을 증거로 제출하지 못하고 있는 점, 원고는 피고가 이 사건 특허발명을 피고 단독 명의로 출원하는데 이의를 제기한 사실이 없고, 원고 스스로 이 사건 특허발명이 피고 단독 명의로 출원되었다는 것을 안 시점이라고 주장하는 특허등록일인 2013. 8. 13. 이후에도 아무런 조치를 취하지 않다가 퇴사 직전인 2014. 10. 13.에서야 비로소 피고에게 항의한 점 등에 비추어 보면, 원고가 들고 있는 사정만으로 이 사건 모인대상발명을 원고가 발명한 것이라고 단정하기 어렵다.

(3) 이 사건 특허발명의 출원업무를 담당한 특허사무소 직원인 C은 이 법정에 증인으로 출석하여, “이 사건 특허발명은 피고가 발명한 것으로 들었고, 이 사건 제1항 발명의 고정구멍 및 유격방지편의 구조가 스케치된 을 제2호증은 피고가 직접 이 사건 모인대상발명을 수정해가면서 설명한 것을 자신이 직접 스케치한 것이다.”라는 취지로 증언하였는데, 그 증언의 전체적인 내용이 대체로 일관되고 구체적인 것이어서 신빙성이 인정된다.

(4) 원고는 특허사무소 직원인 C이 이 사건 모인대상발명 중 변형된 부분을 원고에게 검토받기 위해 이메일을 보냈고(갑 제6호증), 특허사무소에 저장된 파일이 원고가 작성한 파일과 동일하므로, 이러한 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 모인대상발명의 창작자라는 사실이 인정된다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 ① 원고가 C으로부터 받았다고 주장하는 이메일(갑 제6호증)은 원고 개인 명의의 이메일이 아니라 주식회사 혜산의 업무용 이메일인 점, ② 위 이메일에는 이 사건 특허발명과 기술분야를 달리하는 다른 2건의 특허명세서도 함께 검토 요청되어 있는 점, ③ 첨부된 파일명이 피고가 경영하는 다른 회사인 “포럼택인”으로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 사정만으로 위 이메일이 이 사건 모인대상발명의 변형된 부분을 원고에게 검토받기 위해 발송된 것으로 보기 어렵고, 특허사무소에 저장된 파일이 원고가 작성한 파일과 동일하다는 점은 원고가 작성한 파일이 특허사무소에 전송된 것을 의미할 뿐, 원고가 피고의 지시에 의하지 않고 독자적으로 이 사건 모인대상발명을 스스로 창작한 근거라고 보기 부족하다.

(5) 그 밖에 원고의 주장에 부합하는 E의 사실확인서(갑 제10호증)의 기재⁶⁾는 그가 법정에 증인으로 출석하여 증언하기를 거절한 사정 등에 비추어 원고 주장사실을 뒷받침하는 신빙성 있는 증거로 보기 어렵고, 원·피고 사이의 대화를 녹취한 갑 제15호증의 기재만으로는 원고 주장사실을 인정하기에 부족하다.⁷⁾

라. 이 사건 특허발명이 원고의 직무상 발명에 해당하는지 여부

앞서 위 2. 다.항에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명을 원고가 한 발명이라고 볼 증거가 부족한 이상, 이 사건 특허발명이 직무상 발명에 해당함을 전제로 한 원고의 나머지 주장 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.