특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6610 판결 [등록무효(디)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록디자인

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 디자인등록 제653180호/ 2010. 12. 20./ 2012. 7. 17.

2) 물품의 명칭: 도어록용 레버

3) 도면: [별지 1]과 같다.

4) 디자인권자: 피고

나. 선행디자인

1) 선행디자인 1

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록공고일: 디자인등록 제597951호/ 2009. 12. 11./ 2011. 4. 29./ 2011. 5. 11.

나) 물품의 명칭: 도어용 손잡이

다) 도면: [별지 2]와 같다.

2) 선행디자인 2

선행디자인 2는 원고가 ‘엠하드웨어’라는 업체를 운영하면서 ‘비엔에이디자인’에 도어록에 관한 카타로그의 제작을 의뢰하여 2010. 10.경 발행‧배포하였다고 주장하는 “”라는 표제의 제품 카타로그 16면에 실린 ‘팬지’ 디자인이다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 5. 31. 특허심판원 2017당1652호로 피고를 상대로 “이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1과 동일·유사하거나 선행디자인 1로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로, 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 또는 제2항에 해당한다.”라는 등으로 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대하여 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 7. 18. “선행디자인 1은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지된 디자인에 해당하지 않으므로, 디자인의 유사 여부 및 창작의 용이성 여부를 살필 필요도 없이 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과의 관계에서 구 디자인보호법 제5조 제1항 또는 제2항에 해당하지 아니한다.”는 등의 이유로 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제4호증의 1, 2의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장

1) 원고의 주장 요지

가) 원고가 ‘엠하드웨어’라는 업체를 운영하면서 ‘비엔에이디자인’에 도어록에 관한 카타로그의 제작을 의뢰하여 2010. 10.경 제품 카타로그를 발행‧배포하였는데, 선행디자인 2는 위 카타로그 16면에 게재된 “”,“와 같은 ‘팬지’ 디자인이다. 그런데, 이 사건 등록디자인은 위 팬지 디자인과 동일‧유사하거나 그로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로, 구 디자인보호법 제5조 제1항 또는 제2항에 해당하여 무효이다.

나) 선행디자인 1은 도어록용 레버 중 외부로 노출되는 손잡이 부분에 관한 부분디자인이고, 이 사건 등록디자인은 도어록용 레버 전체에 관한 디자인인바, 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 출원된 선행디자인 1의 도면에는 도어록용 레버 중 외부로 노출되는 손잡이뿐만 아니라 노출되지 않은 부분의 윤곽도 표시되어 있으므로, 후출원인 이 사건 등록디자인은 그 후에 등록공보에 게재되어 공개된 선출원디자인인 선행디자인 1의 일부와 동일하거나 유사하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제3항에 해당하여 무효이다.

다) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고의 주장 요지

가) 원고가 제출한 증거들만으로는 선행디자인 2로 제출된 카타로그가 2010년 10월경 제작되어 배포되었다는 사실을 인정하기에 부족하다. 또한, 위 카타로그의 16면에는 도어록용 레버의 전체 형상이 나타나 있지 않아 이 사건 등록디자인과 동일‧유사한지 여부를 구체적으로 대비할 수 없다.

나) 선행디자인 1은 도어록용 레버 중 외부로 노출되는 손잡이 부분에 관한 부분디자인이므로, 도어록용 레버의 전체디자인인 이 사건 등록디자인과의 관계에서 확대된 선출원의 지위에 있지 아니하므로, 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제3항에 해당하지 아니한다.

다) 따라서 이 사건 심결은 위법하다고 할 수 없다.

나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부

1) 이 사건 등록디자인의 출원 이전 선행디자인 2의 공지 여부

가) 갑 제4 내지 6호증의 각 1, 2의 각 기재, 증인 B의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다. ⑴ 원고는 도어록 제작‧판매업체인 ‘엠하드웨어’의 대표이고, 증인 B은 부친이 운영하던 산업광고 전문인쇄업체인 ‘일성애드컴(혜성인쇄)’을 물려받아 운영하다가 그 상호를 ‘비엔에이디자인’으로 변경하여 위 업체를 운영하고 있다. ⑵ 원고는 2010. 1.경 증인 B에게 도어록용 제품의 홍보용 카타로그의 제작을 위한 견적을 의뢰하였고, 2010. 1. 8.경 증인 B으로부터 견적서를 제출받은 후 후 2010. 2. 9. 증인 B에게 선수금 200만 원을 송금하였다. ⑶ 이후 증인 B은 2010. 8. 15.경 원고에게 새로운 견적서를 제출하였는데, 원고는 위 새로운 견적서에 따라 2010. 9. 30.경 증인 B에게 도어록 제품에 관한 28면 분량의 홍보용 카타로그 2,000부와 6면 분량의 리플렛 4,000부의 제작을 의뢰하면서 대금으로 1,210만 원(부가가치세 포함)을 지급하기로 약정하였다. 당시 원고는 위 카타로그 2,000부 중 500부에는 ‘엠하드웨어’ 업체의 주소를 삽입하여 인쇄하되, 나머지 1,500부에는 업체 주소를 삽입하지 않도록 주문하면서, 2010. 9. 30. 중도금으로 300만 원, 2010. 10. 15. 잔금으로 710만 원을 증인 B에게 송금하였다. ⑶ 증인 B은 2010. 10. 중순경 도어록 제품에 관한 28면 분량의 홍보용 카타로그의 제작을 완성하여 이를 원고에게 납품하였고, 그 무렵 원고에게 공급가액을 1,100만 원으로 하는 2010. 10. 6.자 세금계산서를 발행하였다. ⑷ 위 카타로그 16면에는 원고가 선행디자인 2로 제출한 아래 ‘팬지’ 디자인이 수록되어 있고, 가장 마지막 페이지의 하단에는 증인 B의 인쇄업체를 표시하는 “”이 인쇄되어 있으며, 위 카타로그 중 일부에는 ‘엠하드웨어’ 업체의 주소가 인쇄되어 있다.

나) 위 인정사실에 의하면, 원고는 2010. 10.경 선행디자인 2가 게재된 카타로그를 납품받은 사실을 인정할 수 있는바, 경험칙에 비추어 원고가 당시 제작‧납품받은 카타로그를 그 무렵 배부·반포하였을 것이라고 봄이 상당하고, 원고가 당시 제작한 카타로그를 배부·반포하지 아니하고 사장하였다는 점은 경험칙상 수긍하기 어려우므로(대법원 1992. 2. 14. 선고 91후1410 판결 등 참조), 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원일인 2010. 12. 20. 이전에 공지되었다고 봄이 타당하다(그러므로 이와 다른 취지의 피고 주장은 받아들이지 아니한다).

2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대비

가) 물품의 대비

이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 대상물품은 모두 출입문에 장착된 도어록에 결합되어 도어를 개폐하는 데 사용되는 도어록용 레버에 관한 것으로 동일하다.

나) 형상과 모양의 대비

⑴ 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2의 사진을 대비하면 아래와 같다.

[이에 대하여 피고는, 선행디자인 2에는 도어록용 레버의 전체 형상이 나타나 있지 않아 이 사건 등록디자인과 동일‧유사한지 여부를 구체적으로 대비할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있는바(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결 등 참조), 위 선행디자인 2의 사진에는 도어록용 레버의 정면과 측면 형상이 명확하지 않고, 키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분(,)이 개시되어 있지 않지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 출원 이전에 출원된 선행디자인 1의 도면에 키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분(,)이 나타나 있고, 선행디자인 2의 사진에서 도어록용 레버의 정면이나 좌측면 형상 일부를 파악할 수 있는 점에 비추어 보면, 이 디자인 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이라면 경험칙에 의하여 선행디자인 2의 사진으로부터 도어록용 레버의 정면이나 좌우측면 형상, 도어 내부에 삽입되는 부분 등까지 파악할 수 있다고 봄이 타당하므로, 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인과 동일‧유사한지 여부를 대비할 수 있는 대상이 된다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.] ⑵ 공통점 및 차이점 ㈎ 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 키가 삽입되는 부분이 원형이고, 키가 삽입될 수 있도록 키 실린더가 설치되어 있는 부분은 원통의 형상을 띠고 있는 점(,) ② 손잡이 부분은 키가 삽입되는 부분의 원형의 지름보다 좁은 너비를 갖는 곡선의 형태로 시작되고, 점차 그 너비가 완만하게 굵어지는 곡선의 형태로 이어지다가 끝부분에서 다시 너비가 좁아지는 곡선의 형태를 띠는 점(,) ③ 손잡이는 중간 부분에서 위로 약간 돌출되었다가 다시 끝으로 갈수록 아래로 굴곡져 있고, 그 두께가 중간 부분에서 가늘어졌다가 끝으로 갈수록 두꺼워 지는 점(,) 등에서 매우 유사하다. ㈏ 한편, 이 사건 등록디자인은 ① 키 실린더가 설치되어 있는 부분의 가장 하단의 일부에 단턱이 형성되어 있는 점(,,), ② 키 실린더와 일체로 형성되어 도어 내부에 삽입되는 부분(,)이 개시되어 있는 점에서 선행디자인 2와 차이가 있다.

다) 대비 결과

살피건대, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 공통점들은 보는 사람의 시선과 주의를 끌 수 있는 양 디자인의 지배적인 특징에 해당한다. 한편, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2가 갖는 위 차이점들 중 ②항은 물품이 설치될 경우 도어 내부에 삽입되어 보는 사람들의 눈에 띄지 않는 부분이면서 도어록용 레버로서 당연히 갖추어야 할 부분 내지 그 기능을 확보하는 데 필요한 형태에 해당하므로, 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 중요도가 낮게 평가될 수밖에 없을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 공지의 키 실린더 형태를 참고하여 용이하게 창작할 수 있다고 할 것이다. 또한, 위 차이점들 중 ①항은 물품이 설치될 경우 도어에 매우 밀접히 위치하게 되어 보는 사람들의 눈에 잘 띄지 않거나 보는 사람들이 상당한 주의를 기울여야 확인할 수 있는 미세한 차이에 불과할 뿐만 아니라 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 해당한다. 결국 위 차이점들은 양 디자인에서 차지하는 비중이 크지 않을 뿐만 아니라 통상의 디자이너가 흔한 창작수법이나 공지의 형태에 의하여 용이하게 창작해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 봄이 타당하다.

다. 종합

이를 종합하면, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2를 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되는 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경하였음에 불과하므로, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2와의 관계에서 구 디자인보호법 제5조 제2항에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효인바, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 대하여 더 살필 필요 없이 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.