특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결 [손해배상(지)]

피고는 원고에게 2,219,649,687원 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터, 1,007,128,100원에 대하여는 2014. 12. 16.자 청구취지변경신청서 부본 송달일 다음날부터, 1,112,521,687원에 대하여는 2016. 1. 22.자 청구취지변경신청서 부본 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 금원을 지급하라.

가. 원고

제1심 판결을 청구취지 기재와 같이 변경한다.

나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 위 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

1. 기초 사실

민사소송법 제420조 본문에 의하여 제1심 판결의 이유 중 인정사실 부분(제1심 판결 2면 14행부터 3면 아래에서 3행까지)을 인용한다. 다만 제1심 판결 3면 1행 마지막 부분에 “원고는 2016. 1. 28. 그 상호를 가부시키가이샤 미키코교쇼에서 미키홀딩스 가부시키가이샤로 변경하였다.”를 추가한다.

2. 판단

가. 손해배상책임의 발생

위 인정사실에 의하면, 피고의 위와 같은 이 사건 표장 사용행위는 이 사건 등록상표에 관한 원고의 상표권을 침해하는 행위(이하 ‘이 사건 상표권 침해행위’라 한다)에 해당하므로, 피고는 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 손해배상의 범위

1) 당사자들 주장의 요지

가) 원고

(1) 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제2항에 따라 피고가 이 사건 상표권 침해행위로 얻은 한계이익¹⁾인 2,219,649,687원이다. 설령 구 상표법 제67조 제2항에 따른 손해액 산정이 곤란하다고 하더라도 구 상표법 제67조 제5항에 따라 적절한 배상액이 정해져야 한다.

(2) 피고가 이 사건 표장의 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후 원고의 자회사인 미키코리아메디칼 주식회사(이하 ‘MKM’이라 한다)의 시장점유율은 급격히 증가한 반면, 피고의 2013년 시장점유율은 하락하였으므로 이 사건 표장의 고객흡인력 내지 기여도가 충분히 인정된다.

나) 피고

(1) 원고가 주장하는 피고의 이익은 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 발생한 것이 아니므로 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 번복되어야 한다. 만일 구 상표법 제67조 제2항을 적용하더라도 원고 주장과 같이 한계이익이 아닌 순이익²⁾을 기준으로 손해액을 산정해야 한다. 설령 한계이익을 기준으로 산정하더라도 피고의 책임범위는 이 사건 표장의 기여도에 상응하는 액수로 한정되어야 한다.

(2) 피고가 이 사건 표장의 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후 피고의 매출액이 감소하거나 피고 제품 매출 감소가 원고의 자회사인 MKM 제품의 매출 증가로 연동되지 않았고, 피고의 휠체어 시장점유율에도 큰 차이를 보이지 않는다. 따라서 이 사건 표장의 고객흡인력 내지 기여도는 인정되지 않는다.

2) 판단

가) 관련 법리

구 상표법 제67조 제2항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조).

나) 인정 사실

갑 제2, 10, 14호증, 을 제1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 17호증의 각 기재, 이 법원의 파주세무서에 대한 과세정보제출명령 회신결과, 감정인 황민의 감정결과 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다. ① 원고는 2009. 1. 이후에 자회사인 MKM을 통하여 국내시장에 최초로 진출하여 휠체어 제품을 판매한 반면에 피고는 1989년 이후부터 피고의 이름으로 국내에서 휠체어 제품을 생산·판매하였다. ② 이 사건 등록상표의 국내 상표출원시기는 2009. 10. 1.이고, 등록시기는 2010. 9. 13.인데, 피고는 2000년경부터 원고가 일본에서 사용하고 있던 표장과 동일한 이 사건 표장을 휠체어 제품에 사용해왔다. ③ 피고는 1995. 11. 30. 제32회 무역의 날 백만불탑 및 한국무역협회장상, 1997. 11. 30. 제34회 무역의 날 대통령 표창, 1998. 10. 10. 대구광역시 중소기업 대상 우수상, 2000. 11. 30. 제37회 무역의 날 오백만불탑, 무역협회장상, 2008. 9. 3. 보건복지가족부 장관 표창을 수상하였다. ④ 피고는 1999. 10. 13. ISO9001 인증, 2000. 2. 25. 유럽 인증 CE마크, 2005. 8. 25. 의료기기 품질관리기준 적합인증(KGMP), 2009. 7. 13. 기술혁신형 중소기업 이노비즈를 획득하였고, 2009. 6. 5. 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소로 인정받았으며, 2009. 5. 7. 산재의료원 재활공학연구소와 기술협약(MOU)을 체결하였다. ⑤ 피고는 400여개에 이르는 휠체어 부품을 자체 개발하고, 자체 개발한 휠체어 부품에 대하여 13건의 실용신안, 2건의 특허, 1건의 디자인등록을 받았으며, 휠체어 생산 공정에 필요한 자동화기기를 자체 개발하여 생산라인에 접목시켰다. ⑥ 피고의 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전, 후로 비교해 보면 아래와 같다.

⑦ 침해행위 기간인 2010. 9. 16.부터 2013. 1. 29.까지 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 휠체어 개수는 29,260개이고, 위와 같은 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원이다. ⑧ 한편, 원고의 자회사인 MKM은 2009. 1. 7. 설립된 후, 2010. 4.경부터 휠체어 제품을 수입, 판매하기 시작하였고, 2011. 12.부터 휠체어 제품을 직접 생산하여 판매하고 있다. ⑨ 2010년부터 2015년까지 피고, MKM의 휠체어 제품 매출액과 매출액 증가율은 아래와 같다.

⑩ 2011년부터 2015년까지 피고의 휠체어 제품 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 한 피고의 점유율은 각 아래와 같다. [국내 생산량 및 생산액 기준]

⑪ 2011년부터 2015년까지 MKM의 휠체어 제품 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 한 MKM의 점유율은 아래와 같다. 한편, MKM이 판매하는 휠체어 제품 중 중국에서 생산 후 국내에서 조립절차만을 거치는 경우 수입제품으로 분류되고 있어 아래와 같이 MKM 휠체어 제품의 수입량 및 수입액을 기준으로 한 MKM의 점유율은 아래와 같다. [국내 생산량 및 생산액 기준]

[수입량 및 수입액 기준]

다) 구체적 판단

위 인정사실 및 이로부터 알 수 있는 아래의 사정과 이유를 종합하여 보면, 피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다. 따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다. ① 피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후에도 피고 회사의 휠체어 제품 매출액이 증가하고 있는 점(전년도 대비 매출액 증가율 10%)에 비추어 보면, 이 사건 표장의 사용이 피고 휠체어 제품의 매출액 증가에 크게 기여하였다고 보기 어렵다. 오히려, 피고 휠체어 제품은 이 사건 표장의 사용과 무관하게 피고 휠체어 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등이 기여한 부분이 크다고 할 것이다. 이에 더하여 이 사건 표장 사용 당시 피고 휠체어 제품에 부착되는 레이블은 ‘’이고, 이 사건 표장 중단 이후의 레이블은 ‘’와 같은 바, 이 사건 표장이 차지하는 비중이 전체 레이블에서 그리 크지 않다. ② 피고의 이 사건 표장 사용 중단 이후 원고의 자회사인 MKM만 이 사건 표장을 단독으로 사용하였으나, MKM 역시 2013. 1. 29. 전후로 휠체어 제품 매출액이 급격히 증가한 바 없고, 매출액 성장세는 기존과 비슷하게 유지되고 있다. 이 사건 표장의 사용이 MKM 휠체어 제품의 매출액 증가에도 큰 기여를 하지 못한 것으로 보인다. ③ 피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 산정한 피고의 시장점유율에도 큰 변화가 없다. ④ 한편, MKM이 휠체어 제품을 직접 생산하여 판매한 첫해인 2011년의 경우, MKM의 휠체어 매출액은 전년 대비 약 221.2% 증가한 반면, 피고의 휠체어 제품 매출액은 오히려 45.5% 감소한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이는 MKM이 2010. 4.경부터 휠체어 제품을 수입, 판매하기 시작한 후 2011년에 본격적으로 휠체어 시장에 진입한 결과 일시적으로 전년도 대비 폭발적인 증가율을 가지게 된 것일 뿐 MKM의 이 사건 표장 사용으로 인한 고객흡인력이 화체된 결과라고 보기 어렵다. 특히, 2010, 2011년에는 피고도 이 사건 표장을 사용하고 있었던 시기에 해당하므로 위 시기 동안 매출액의 증감 여부와 이 사건 표장의 고객흡인력 사이의 상관관계를 도출하기 어렵다. ⑤ 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조), 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다. ⑥ 이 사건 침해행위 기간인 2010. 9. 16.부터 2013. 1. 29.까지 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 결과, 그 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원이다. ⑦ 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 MKM의 시장점유율은 국내생산량 및 생산액 기준으로 각 7%, 8% 상승하였고, 수입량 및 수입액 기준으로 각 4%, 2% 상승하였기는 하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 표장에 화체된 고객흡인력이 크다고 보기 어려우므로, 앞서 본 여러 사정을 종합하여 보면, 피고의 한계이익액 중 이 사건 표장이 차지하는 기여도는 약 15% 정도로 산정함이 타당하다.

3) 정리

따라서 피고는 원고에게 이 사건 상표권 침해행위로 인한 손해배상으로 332,947,453원(= 2,219,649,687원 × 15%, 소수점 이하 버림) 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날인 2014. 6. 26.부터, 121,964,968원에 대하여는 2014. 12. 16.자 청구취지변경신청서 부본 송달일 다음날인 2014. 12. 17.부터, 각 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 제1심 판결선고일인 2016. 5. 27.까지 연 5%, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%, 110,982,485원에 대하여는 위 2014. 12. 17.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2017. 5. 20.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 위 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결론

원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각할 것인바, 이와 결론을 일부 달리한 제1심 판결은 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 이 사건 청구를 위와 같이 일부 인용하고, 나머지 청구는 기각하기로 하여, 주문 제1항과 같이 제1심 판결을 변경한다.