특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016나1295 판결 [지분 양수도 대금반환 청구]

피고는 원고에게 5억 원 및 이에 대한 2012. 4. 11.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

1. 기초사실

이 법원이 이 부분에 설시할 이유는 제1심 판결의 ‘1. 기초사실’ 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 본안전 항변에 대한 판단

피고는, 이 사건 소의 소송계속 중인 2015. 4. 17.경 원고와 사이에 이 사건 소를 취하하기로 합의하였으므로, 이 사건 소는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다는 취지로 주장한다. 그러나 피고는 2016. 6. 8.자 준비서면을 제출하기 전까지 원고와 사이에 소 취하 합의가 있었다는 주장을 한 바 없고, 피고가 2016. 4. 21. 원고에게 합의서 원본을 반환해달라고 요청하는 내용증명(을 제30호증)을 발송하기도 한 점 등에 비추어 보면, 을 제27 내지 29호증, 을 제33호증의 1, 2의 각 기재만으로는 이 사건 소를 취하하는 것에 대해 원·피고 사이에 종국적인 의사의 합치가 있었다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3. 본안에 대한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장(선택적 청구)

원고는 2012. 4. 10. 이 사건 계약에 따라 피고에게 5억 원을 지급하였으나, 이 사건 계약은 아래와 같은 이유로 무효이거나 취소 또는 해제되었으므로, 피고는 원고에게 부당이득 또는 원상회복으로 위 5억 원과 이에 대한 위 지급일 다음날부터의 이자 또는 지연손해금을 지급할 의무가 있다. ① 이 사건 특허권 중 이 사건 제1, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20항 발명(이하 ‘이 사건 제1항 등 발명’이라 한다)은 이 사건 계약 체결 전에 그 등록이 무효로 되었고, 이 사건 제8항 발명(이하 이 사건 제1항 등 발명과 함께 ‘이 사건 제1, 8항 등 발명’이라 한다)은 이 사건 계약 체결 이후 그 등록이 무효로 되었다. 이 사건 제1, 8항 등 발명은 이 사건 계약의 목적이 된 특허권 중 가장 중요한 부분이고, 피고는 이 사건 계약에서 이 사건 특허권에 하자가 없음을 보증하기도 하였다. 이 사건 계약은 원고가 이 사건 제1, 8항 등 발명이 무효인 사실과 이 사건 근질권 설정 사실을 알지 못하고 착오에 빠져 체결한 것이며, 이는 중요 부분의 착오에 해당하므로, 착오에 의한 법률행위로서 이를 취소한다. ② 또한 피고는 원고에게 이 사건 제1항 등 발명이 무효로 확정된 사실과 이 사건 특허권에 관한 근질권이 설정되어 있다는 사실을 고지할 의무가 있음에도 이를 고지하지 아니하였으므로, 이 사건 계약은 피고의 기망행위로 인하여 체결된 것이어서 이를 취소한다. ③ 이 사건 계약은 계약의 목적이 된 특허권 중 이 사건 제1, 8항 등 발명이 무효로 되었고, 유효하게 남아있는 이 사건 제2 내지 5항 발명 및 이 사건 제12 내지 15항 발명(이하 ‘이 사건 잔존발명’이라 한다)만으로는 실효성이 없으므로, 민법 제137조에 따라 계약 전체가 무효이다. ④ 피고는 이 사건 계약 제2조 제1항(권리관계 등에 있어 어떠한 하자나 문제점이 없음을 보증), 제6조(양도 및 담보제공 금지)를 위반하였고, 원고에게 이 사건 특허권의 지분을 이전하지 아니하였으며, 이 사건 계약 제3조에 따른 정산 및 수익분배의무를 이행하지 아니하였다. 이 사건 계약은 이러한 피고의 채무불이행을 이유로 원고가 계약해제의 의사표시를 한 이 사건 소장부본의 송달로써 적법하게 해제되었다. ⑤ 이 사건 특허권 중 중요 부분인 이 사건 제1, 8항 등 발명이 무효로 됨에 따라 이 사건 계약에 따른 피고의 이 사건 특허권에 대한 지분이전의무가 이행불능이 되었고, 피고에게 이행불능에 대한 책임이 없더라도 피고는 민법 제537조에 따라 원고에게 수령한 대금을 부당이득으로 반환하여야 한다.

2) 피고의 주장

가) 이 사건 계약은 이 사건 특허권의 '실시'를 주된 내용으로 하고 있고, 이 사건 특허권이 유효하다는 것은 이 사건 계약의 전제이거나 계약의 내용이 아니며, 피고가 이 사건 계약 체결 당시 이 사건 특허권의 유효성을 보증한 바도 없고, 오히려 원고에게 이 사건 특허권 중 일부 청구항이 무효로 된 점, 이 사건 근질권 설정 사실 등을 적극적으로 고지하였으므로, 이 사건 특허권의 일부 청구항 발명이 무효로 되었더라도 이 사건 계약이 무효가 되거나 원고가 이를 이유로 이 사건 계약을 취소, 해제할 수 없다. 가사 이와 달리 보더라도 이 사건 계약 중 계약 체결 이후 무효로 확정된 이 사건 제8항 발명에 해당하는 부분만이 일부 무효이거나 이에 대해서만 취소, 해제를 할 수 있을 뿐이다.

나) 또한 이 사건 계약이 무효, 취소 또는 해제되더라도 피고가 반환할 대금에서 원고가 이 사건 계약으로 인해 얻은 이익을 공제해야 한다. 원고는 이 사건 계약 제3조 제6항에 따라 피고가 지원한 네트워크 시설을 사용함으로써 합계 7억 1,280만 원¹⁾ 상당의 비용을 절감하는 수익과 이 사건 계약의 효력만료일까지 이 사건 특허발명을 사용함으로써 실시료 상당의 수익을 얻었고, 이는 피고가 반환할 대금 5억 원을 상회하므로, 피고는 원고에게 대금을 반환할 의무가 없다.

나. 이 사건 계약의 이행불능 여부

1) 이 사건 계약의 대상과 피고의 의무

이 사건 계약서(갑 제6호증)에는 제2조에서 계약의 대상을 이 사건 특허권으로, 제1조에서 계약의 목적을 ‘이 사건 특허권의 지분 양도 및 이 사건 특허권과 관련하여 발생한 수익의 일정 부분을 분배’하는 것으로 명시하고 있다. 또한, 이 사건 계약 체결 전에 이 사건 제1항 등 발명의 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었다. 따라서 이 사건 계약의 대상은 이 사건 제1항 등 발명을 제외한 나머지인 이 사건 제8항 발명 및 이 사건 잔존 발명에 대한 이 사건 특허권이고, 피고는 이 사건 계약에 따라 원고에게 이 사건 특허권(이 사건 제8항 발명 및 잔존 발명)에 관하여 5%의 지분을 이전할 의무가 있다.

2) 이 사건 제8항 발명의 무효와 지분이전의무의 이행불능 여부

가) 피고가 원고에게 이 사건 특허권에 대한 지분을 이전하지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 이 사건 제8항 발명이 2014. 12. 4. 등록무효 심결이 확정됨에 따라 그 등록이 무효로 된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무 중 이 사건 제8항 발명에 대한 부분은 이행불능이 되었다.

나) 그런데 앞서 본 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 계약을 체결한 목적은 이 사건 특허권에 대한 지분을 이전받음으로써 이 사건 제8항 발명을 무상 실시하고 이 사건 제8항 발명으로 인해 발생하는 수익을 분배받는 데 있었다고 할 것이고, 이러한 목적을 피고도 잘 알고 있었으며, 원고로서는 이 사건 잔존 발명에 대한 특허권의 지분을 이전받는 것만으로는 위와 같은 목적을 달성할 수 없어서 이 사건 계약을 체결하지 아니하였을 것이라고 인정된다. ① 이 사건 특허발명의 청구항은 당초 제1 내지 20항으로 되어 있는데, 그 중 제7항 및 제17항은 각 삭제되었고, 이 사건 제1항 등 발명의 10개 청구항은 이 사건 계약 체결 전인 2012. 1. 12.경 그 등록이 무효가 되었으며, 이 사건 계약 체결 당시 유효한 청구항은 이 사건 제2 내지 5항, 제8항 및 제12 내지 15항 발명 등 9개였고, 이들은 모두 무효로 된 이 사건 제1항 및 제11항 발명의 종속항 발명이다. ② 피고가 2009년경 원고에 대하여, 원고의 ‘곰인코더’에 사용된 x264코덱 프로그램이 이 사건 제1, 8, 9, 11, 18, 20항 발명(이하 ‘이 사건 각 분쟁발명’이라 한다)의 권리범위에 속한다고 주장하여 원·피고 사이에 특허권침해 분쟁이 발생하였고, 원고는 위 분쟁 종식을 위해 2010. 6. 29.경 피고와 사이에 이 사건 특허권에 관하여 사용기간을 2009. 6. 16.부터 2012. 6. 15.까지로 정한 특허사용계약을 체결하였다. 이 사건 계약은 위 특허사용계약의 종료 시점에 가까운 2012. 4. 2. 체결되었고, 이 사건 특허권의 지분 이전, 특허권의 실시, 특허권에 관련하여 발생하는 수익의 분배를 주요 내용으로 한다. ③ 원고는 이 사건 각 분쟁발명을 제외한 이 사건 특허권의 나머지 청구항 발명을 실시한 바 없다. 이 사건 각 분쟁발명 중 이 사건 제8항 발명을 제외한 나머지 발명은 이 사건 계약 체결 전에 그 등록이 무효가 되었다. ④ 피고는 2010년경 주식회사 다음커뮤니케이션(이하 ‘다음커뮤니케이션’이라 한다)에 대하여, 위 회사의 멀티미디어 데이터 인코딩 장치(‘다음 팟인코더’)에 사용된 기술이 피고의 이 사건 제1, 8항 발명의 권리범위에 속하여 피고의 특허권을 침해한다는 이유로 특허침해금지 및 50억 원의 손해배상을 청구하는 소송(서울중앙지방법원 2010가합91614호)을 제기하였는데, 원고에게 이 사건 계약 체결에 앞서 위 소송이 계속 중인 사실과 소송 경과를 구체적으로 알렸다.

다) 결국 이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무는 계약 체결 후 계약의 대상인 이 사건 특허권 중 가장 중요한 부분인 이 사건 제8항 발명이 무효로 되고, 원고가 이 사건 잔존 발명에 대한 지분 이전만으로는 계약의 목적을 달성할 수 없게 됨에 따라 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 인하여 이행불능에 이르렀다.

다. 원상회복의 범위(피고의 공제 주장에 대한 판단)

1) 이 사건 계약에 따른 피고의 지분이전의무가 당사자 쌍방의 책임없는 사유로 이행불능이 되었으므로, 피고는 민법 제537조 제1항에 따라 이 사건 계약에 따른 급부의무를 면함과 더불어 원고에게 반대급부도 청구하지 못한다. 그런데 피고가 원고로부터 이 사건 계약에 따른 대금 5억 원을 지급받았으므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 계약관계의 소멸로 인하여 보유할 법률상 원인이 없어진 대금 5억 원을 부당이득으로 반환하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2008다98655,98662 판결 등 참조).

2) 이 사건 특허권 사용료 상당 수익의 공제

가) 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 실시할 권리를 가지며(이 사건 계약 제3조 제4호), 원고가 계약일 이후 이 사건 제8항 발명을 실시한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 이 사건 계약이 원고와 피고의 책임 없는 사유로 이행불능에 이르게 된 점은 앞서 본 바와 같으므로, 원고는 피고에게 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 2014. 12. 4.까지 이 사건 특허권을 실시함으로 인하여 얻은 사용료 상당의 이익을 부당이득으로 반환할 의무가 있다(한편, 피고는 이 사건 계약의 효력만료일까지의 부당이득의 반환을 구하나, 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정된 후에는 원고가 이 사건 특허권을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다).

나) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 제8항 발명은 등록무효 심결의 확정에 따라 소급적으로 무효가 되었으므로 피고에게 사용료 상당을 지급할 의무가 없다고 주장한다. 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 처음부터 없었던 것으로 간주되나, 이로써 원고가 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정되기 전까지 이 사건 계약에 따라 현실적으로 이 사건 제8항 발명을 사용·수익하고, 특허권자로부터 손해배상이나 금지 등 청구를 받지 않고 특허권의 독점적·배타적 효력에 의해 제3자의 실시가 금지되는 등의 이익을 누린 사실이 달라지는 것은 아니다. 이 사건 계약관계의 소멸로 피고가 대금 5억 원을 원고에게 반환하게 되면 원고는 대가의 지급 없이 위와 같은 이익을 얻은 것이 되므로, 피고에게 이를 부당이득으로 반환해야 한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 또한 원고는, 피고와 사이에 2010. 6. 29. 다른 법적 분쟁이 발생할 경우 이미 지급한 사용료를 반환하기로 약정하였으므로, 사용료 상당의 수익을 반환할 의무가 없다는 취지로도 주장한다. 보건대, 갑 제4호증의 기재에 의하면, 원고가 피고와의 특허권 분쟁을 종식시키기 위해 2010. 6. 29. 피고와 사이에 특허권 사용계약을 체결하면서 향후 피고가 원고에게 더 이상 민형사상 책임을 묻지 않고(제3항), 합의 내용이 이행되지 않거나 다른 법적 분쟁 등의 발생으로 인하여 원고에게 손해가 발생할시 이미 지급한 사용료를 반환(제4항)하기로 합의한 사실이 인정되나, 위 합의가 그와 별개로 체결된 이 사건 계약이 이행불능에 이르렀을 때에도 사용료를 지급하지 않기로 하는 것이라고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다) 따라서 원고는 이 사건 계약 체결일인 2012. 4. 2.부터 이 사건 제8항 발명이 무효로 확정되어 피고의 지분이전의무가 확정적으로 이행불능이 된 2014. 12. 4.까지 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허권을 무상 실시함으로써 사용료 상당의 수익을 얻었고, 이 사건 특허권의 사용료가 월 300만 원인 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 원고가 얻은 위 사용료 상당의 수익 96,290,322원[= 300만 원 × (32개월 + 3일/31일), 원 미만 버림]은 피고가 반환할 대금에서 공제되어야 한다(한편, 위 사용료 상당의 금원은 피고의 대금반환채권과 상계적상일을 기준으로 하여 상계되어야 할 것이나, 피고가 반환할 대금 원금에서 위 사용료 상당액을 공제하는 점에 대해서 원·피고 사이에 다툼이 없으므로 이에 따른다).

3) 네트워크 시설 사용 비용 절감에 따른 수익의 공제 여부

피고는, 원고가 이 사건 계약에 따라 피고로부터 지원받은 네트워크 시설을 사용함으로써 합계 7억 1,280만 원 상당의 비용을 절감하는 수익을 얻었으므로, 이를 반환할 대금에서 공제하여야 한다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 네트워크 시설은 주식회사 다암테크(이하 ‘다암테크’라 한다)가 원고에게 제공한 것이고, 원고가 다암테크로부터 네트워크 시설을 저가로 제공받아 이익을 얻었더라도 이로 인해 피고가 손해를 입었다고 볼만한 사정이 없는 이상 피고에게 부당이득반환청구권이 발생한다고 볼 수 없다. 또한 이 사건 계약서(갑 제6호증) 제3조는 “원고가 현재 사용하고 있는 IDC 네트워크를 양 당사자가 합의한 네트워크 회사로 이전한다”(제6호)고 규정하는 한편 “전항의 규정이 효력을 상실한 경우 본 계약상의 권리의무에는 효력을 미치지 않는다”(제7호)가 정하고 있는바, 피고가 주장하는 네트워크 시설 제공은 원고가 지급한 대금과 대가관계 있는 급부로 보기 어려우므로, 이 사건 계약관계가 소멸되더라도 원고가 네트워크 시설 사용료 상당을 부당이득하였다고 할 수 없다. 결국 피고의 위 주장은 이유 없다.

4) 소결론

따라서 피고는 원고에게 수령한 대금 5억 원에서 원고의 사용료 상당의 수익 96,290,322원을 공제한 나머지 403,709,678원(= 5억 원 - 96,290,322원) 및 이에 대하여 위 대금의 지급일 이후로서 원고가 구하는 2012. 4. 11.부터 피고가 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 다투는 것이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2017. 3. 23.까지는 상법에서 정한 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 15%의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 피고에 대한 청구는 위 인정 범위에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결의 피고 패소 부분 중 이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로, 피고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 피고 패소 부분 중 나머지 부분은 정당하므로, 이에 대한 피고의 나머지 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.