특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016나1981 판결 [상표법위반]

피고는 원고에게 120,593,064원 및 이에 대하여 2015. 1. 1.부터 2016. 11. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라(원고는 이 법원에서 청구취지를 감축하였다).

가. 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 97,733,609원 및 이에 대하여 2015. 1. 1.부터 2016. 11. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라(원고가 이 법원에 이르러 위와 같이 청구취지를 감축함으로써 항소취지도 그 범위 내에서 감축되었다).

나. 피고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

1. 기초사실

가. 원고와 피고는 야구 관련 상품을 제작·판매하는 회사로서 2012. 2. 1. 기아타이거즈 주식회사(이하 ‘기아타이거즈’라 한다)와 아래와 같은 내용의 상표권 사용계약을 각 체결하였다. 원고와 피고는 기아타이거즈와 각각 계약서를 작성하였으나 그 내용은 동일하다(이하 ‘이 사건 사용계약’이라 하고, 그 계약서를 ‘이 사건 사용계약서’라 한다).

기아타이거즈 상표권 사용 계약서 ㈜기아타이거즈(이하 ‘갑’이라 함)와 ㈜위팬(이하 ‘을’이라 함)은 ‘갑’의 구단 휘장, 각종 로고 등 상표권의 사용 허가에 대하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제2조 (사용권의 허가) ‘갑’은 ‘을’에 대하여 ’갑‘에게 있는 기아타이거즈 구단 CI, 휘장 등을 사용하여 국내(온/오프라인)에 한하여 ’을‘이 허가상품을 제조 혹은 판매하는 것을 허락한다. 단, ‘갑’이 제공한 구단 명칭, 문자로고, 엠블렘, 캐릭터 등 구단이 제공하지 않은 디자인 및 변형된 디자인을 사용할 수 없으며, 변형된 디자인이 주문될 경우 ‘갑’에게 허락을 득해야 한다. 또한 ‘갑’의 아이디어로 인하여 상표 및 상품이 개발(디자인 및 소재)될 경우 ‘갑’과 반드시 협의하여야 한다.

제3조 (독점계약) ‘갑’은 계약기간 중 국내, 외의 제삼자에게 허가상품의 본건 권리(제조, 판매 등)를 허가하지 않는다. 위의 허가상품이라 함은 기아타이거즈 야구단 상표권을 활용해서 제작한 모든 공식 상품들을 말한다. 단, ‘을’이 제작하지 않는 상품에 대해서는 ‘갑’과 ‘을’ 합의하에 ‘갑’이 판매할 수 있도록 한다.

제7조 (계약기간) 이 계약은 2012년 3월 1일부터 2014년 2월 말일까지(2년간) 유효하다. ‘을’이 계약갱신을 원하는 경우는 계약만료일 2개월 전까지 ‘갑’에게 그 사실을 서면으로 제출해야 하며, ‘갑’이 계약종료의 의사를 밝히지 않는 경우에는 자동으로 1년간 계약이 연장되는 것으로 한다. 단, ‘을’이 계약갱신에 대한 서면 제출이 없는 경우(유무선 상의 의사표시도 가능), 계약은 자동으로 소멸된다.

제21조 (계약종료 또는 해지 후의 조치)

1. ‘을’은 계약종료 또는 해지 후 이 계약에 따라 ‘을’에게 부여된 상표권은 즉시 소멸되며, 더 이상 본건 권리를 강요하지 못한다.

2. 전 항목의 규정에 관계없이 계약만료에 의해 계약이 종료 또는 해지된 경우, ‘갑’은 만료일 또는 해지일까지의 허가상품의 재고를 계약만료 또는 해지된 시점으로부터 6개월 이전에 한하여 판매할 수 있도록 재고소진기간을 주며, 재고소진기간 종료 후 원정경기장 내 매장 판매권은 새로 선정된 업체에게 우선권이 있다.

나. 이 사건 사용계약의 기간이 만료되자 원고는 2014. 2. 28. 기아타이거즈와 계약기간을 2014. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지로 하는 기아타이거즈 상품화 사업계약(이하 ‘이 사건 상품화사업계약’이라 한다)을 다시 체결하였으며, 위 계약에 따라 원고는 단독으로 위 계약기간 동안 기아타이거즈를 표창하는 상표의 전용사용권을 취득하였다.

다. 이 사건 사용계약서 제21조 제2항에 따라, 피고는 사용계약서 제7조에서 규정한 상표권 사용계약기간(2012. 3. 1.부터 2014. 2. 28.까지)이 도과하더라도, 2014. 3. 1.부터 2014. 8. 31.까지(이하 ‘재고소진기간’이라 한다) 판매되지 않은 재고상품(이하 ‘이 사건 재고상품’이라 한다)을 판매할 수 있는 지위에 있다.

라. 기아타이거즈 담당직원과 피고는 2014. 2. 14. 피고가 보유하고 있는 이 사건 재고상품의 수량을 조사(이하 ‘1차 재고조사’라 한다)하였고, 피고는 2014. 7. 24. 이 사건 재고상품의 수량을 단독으로 조사(이하 ‘2차 재고조사’라 한다)하였는데, 1, 2차 재고조사 결과는 아래의 표와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5, 6호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

(1) 이 사건 사용계약서에 따르면 피고가 재고소진기간 내 판매할 수 있는 물건은 1차 재고조사시 확인된 상품에 한하고, 판매할 수 있는 물건은 완성품을 말하는 것으로서 원정용 적색원단에 의한 새로운 상품의 제작은 상표권 침해에 해당한다.

(2) 원고가 품목별로 1차 재고조사와 2차 재고조사를 대비하여 피해수량을 파악하고 여기에 판매단가를 곱한 판매액에 원고의 매출액 기준으로 산정한 단위당 상표권 실시료액을 적용하여 주장하고 있는 손해배상액 120,593,064원의 구체적 내역은 아래와 같다.

합계 308,580,000

나. 피고의 주장

(1) 이 사건 사용계약서 제21조 제2항에 의하면, 재고소진기간 내에 판매할 수 있는 이 사건 재고상품의 수량은 이 사건 사용계약의 계약기간 종료일 당시 판매되지 않고 남은 실제 재고상품을 기준으로 산정해야 한다. 그런데 1차 재고조사시 재고상품의 종류 및 수량이 매우 많고 보관장소가 협소하여 재고상품이 다른 구단의 용품들과 섞여 산재하였으며, 1차 재고조사는 짧은 시간 내에 진행되었기에 수량을 정확히 파악하는 것이 매우 어려워 누락된 상품이 다수 존재하고, 피고가 1차 재고조사 후 새로 상품을 제작한 사실이 없으므로, 2차 재고조사 수량과 피고가 판매한 수량을 합한 것이 1차 재고조사 수량을 초과하더라도 이는 피고의 상표권침해행위가 아니다.

(2) 1차 재고조사시 확인된 원정보급형원단 36롤, 원정고급형원단 7롤은 모두 적색으로 기아타이거즈의 원정용 유니폼 제작에만 사용할 수 있는 것이어서 유니폼을 제작하지 않으면 폐기할 수밖에 없으므로, 기아타이거즈 관계자로부터 원정용 적색원단으로 재고소진기간 내 유니폼을 제작하여 판매하는 것에 대하여 허락을 받았다.

(3) 손해액 산정의 요소인 판매단가와 관련해서 원고의 판매단가가 아니라 피고가 재고소진기간 내 실제 판매한 평균단가를 기준으로 판단하여야 한다.

3. 판단

가. 재고소진기간 내에 판매할 수 있는 이 사건 재고상품의 범위

(가) 이 사건 사용계약서 제21조 제2항은, 피고는 계약만료일 또는 해지일까지의 허가상품의 재고를 재고소진기간 내에 판매할 수 있다고 규정하는바, 여기에서 말하는 ‘재고’란 계약만료일 현재 실제로 피고가 보유하고 있는 허가상품을 의미한다고 할 것이다. 이에 따라 계약만료일 현재 실제로 피고가 보유하고 있었던 이 사건 재고상품의 수량에 관하여 보건대, 갑 제5호증의 기재에 의하면 이 사건 재고상품은 위 1.의 라.항에서 인정한 1차 재고조사시에 확인된 상품들인 사실을 인정할 수 있고, 갑 제6호증, 을 제2, 3, 4호증, 제12호증의 1, 2의 각 기재만으로는 위 인정을 뒤집기 부족하다.

(나) 피고는, “1차 재고조사가 부정확하고 피고가 이 사건 사용계약 만료 후에 새로 상품을 제작하는 등 상표권침해행위를 한 바 없으므로, 2차 재고조사 당시 있던 상품이나 재고소진기간 내 판매한 상품 모두 이미 1차 재고조사 당시 존재하였던 것들이다”라는 취지로 주장한다. 그러나 제1항의 인정사실과 앞서 든 증거들로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다. ① 2차 재고조사는 1차 재고조사 후 7개월이나 지나 피고 단독으로 실시한 것이다. ② 피고는 야구 관련용품을 취급하는 회사로서 상표권계약의 중요성과 재고상품 판매의 의미를 충분히 알고 있었을 것으로 보인다. ③ 1차 재고조사는 계약기간의 만료가 임박한 시점에서 재고소진기간에 피고의 판매가 허용되는 상품을 계약당사자인 기아타이거즈와 피고가 상호 확인하기 위해 실시한 것으로서 이 사건 사용계약에 의한 권리의무를 확정짓는 매우 중요한 절차이다. ④ 따라서 1차 재고조사는 매우 신중하고 정확하게 실시되었을 것으로 보이는데, 만일 그때 조사가 곤란한 일부 상품이 존재하였다면 향후 추가적인 재고조사 일정을 잡거나 또는 1차 재고조사에서 근접한 시기에 피고로부터 누락된 상품에 대한 추가조사 요청이 있었어야 마땅함에도 불구하고, 피고는 재고소진기간 만료가 임박한 2014. 7. 24.경에야 비로소 기아타이거즈 담당자에게 재고조사가 누락되었다는 사실을 알렸다. ⑤ 피고 주장대로라면 피고가 알아서 재고상품을 팔도록 하면 되지 구태여 재고조사를 할 이유가 없게 된다.

나. 원정용 적색원단에 의한 유니폼 제작이 허용되는지 여부

이 사건 사용계약서 제21조 제2항에서 말하는 허가상품의 재고는 원칙적으로 계약만료일 현재 존재하고 있는 상태 그대로의 재고상품을 말한다. 그러나 을 제12호증의 2의 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 원정용 적색원단은 원정용 유니폼을 빨강색으로 제작하는 기아타이거즈 유니폼의 제작에만 사용할 수 있는 사실, 1차 재고조사시 피고가 남은 원정용 적색원단으로 기아타이거즈의 유니폼을 못 만들게 되면 이를 전부 폐기할 수밖에 없다고 호소하자 기아타이거즈 마케팅팀 차장 이동하는 위 원단으로 원정용 유니폼을 만들어 재고소진기간 내에 판매하는 것까지는 허용하기로 하고 위 원단을 재고조사품목에 포함시킨 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 피고가 원정용 적색원단을 사용하여 만든 유니폼을 판매한 행위는 상표권침해행위에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.

다. 이 사건 재고상품의 품목별 상표권침해행위의 성립 여부

(1) 홈고급형유니폼과 홈고급형무지유니폼²⁾

먼저 홈고급형유니폼에 관하여 본다. 2차 재고조사시 홈고급형유니폼의 수량이 1,115개인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 그 이후에 1,179개(홈고급형무지유니폼 271개를 제외한 수량)를 판매한 사실은 피고가 자인하므로, 1,179개에서 1,115개를 뺀 64개가 침해에 해당한다(홈고급형무지유니폼에 선수의 이름과 등번호를 새겨 판매한 것일 가능성은 있으나, 아래에서 보는 바와 같이 홈고급형무지유니폼 자체가 침해에 해당하는 이상 위 64개가 침해에 해당함에는 변함이 없으므로, 그 판매형태에 따라 홈고급형유니폼 64개를 침해로 보되, 다만 이를 홈고급형무지유니폼의 침해수량에서 제외하기로 한다). 다음으로 홈고급형무지유니폼에 관하여 본다. 1차 재고조사시 없었다가 2차 재고조사시 새로 나타난 홈고급형무지유니폼이 319개인 사실은 앞서 본 바와 같고, 재고소진기간 내에 판매 가능한 이 사건 재고상품 수량은 1차 재고조사 결과를 기준으로 해야 하므로, 일응 위 319개의 홈고급형무지유니폼에 관하여 침해가 성립할 수 있다. 그러나 한편, 1차 재고조사시 없었으나 2차 재고조사에서 나타난 319개의 홈고급형무지유니폼 중 피고가 판매한 271개를 뺀 나머지 48개는 여기에 선수의 이름과 등번호를 새겨 홈고급형유니폼으로 판매한 것일 가능성이 있는데 앞서 홈고급형유니폼 64개를 이미 침해로 인정하였으므로, 중복 산입 방지를 위하여 위 48개는 홈고급형무지유니폼의 판매수량에서 제외되어야 한다. 따라서 홈고급형무지유니폼에 관해서는 319개에서 48개를 뺀 271개에 관하여 침해가 인정된다.

(2) 원정고급형유니폼과 원정고급형무지유니폼

먼저 원정고급형유니폼에 관하여 본다. 2차 재고조사시 원정고급형유니폼 818개가 있었던 사실은 앞서 본 바와 같고, 2차 재고조사 이후 재고소진기간 만료시까지 원정고급형유니폼 931개를 판매한 사실은 피고가 자인하므로, 931개에서 818개를 뺀 113개가 일응 침해에 해당할 수 있다. 그런데 피고가 사용 허락을 받은 원정고급형원단 7롤로 371개의 원정고급형무지유니폼을 만든 상태에서 그 중 113개에 선수의 이름과 등번호를 새겨 원정고급형유니폼을 만들어 판매하였을 가능성이 있고, 그 경우에는 위 113개가 침해에 해당하지 않게 되므로, 위 원정고급형유니폼 113개를 침해라고 단정하기는 어렵다. 다음으로 원정고급형무지유니폼에 관하여 본다. 1차 재고조사시에는 없었던 원정고급형무지유니폼이 2차 재고조사시 618개로 확인된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 일응 위 618개가 침해에 해당할 수 있다. 그런데 피고가 사용 허락을 받은 원정고급형원단 7롤로 371개의 원정고급형무지유니폼을 만들 수 있어 이를 공제하여야 하는 점, 반면 앞서 본 바와 같이 위 371개 중 113개는 원정고급형무지유니폼에 선수의 이름과 등번호를 새겨 원정고급형유니폼으로 만들어졌을 가능성을 인정한 바 있어 중복 공제를 방지하여야 하는 점을 고려할 때, 2차 재고조사시 새로 나타난 원정고급형무지유니폼 618개에서 258개(= 371개 - 113개)를 뺀 360개에 관하여 상표권침해가 성립한다고 할 수 있다.

(3) 홈보급형유니폼

홈보급형유니폼의 1차 재고조사시 수량 213개와 피고가 자인하는 판매수량 711개의 차이인 498개가 상표권침해에 해당한다.

(4) 원정보급형유니폼

원고는 원정보급형유니폼의 1차 재고조사시 수량 515개와 피고가 자인하는 판매수량 1,997개의 차이인 1,482개가 상표권침해에 해당한다고 주장한다. 그러나 피고가 사용 허락을 받은 원정보급형원단 36롤로 1,908개의 원정보급형유니폼을 만들 수 있고, 원고가 주장하는 수량의 차이인 1,482개는 피고가 새로 제작할 수 있는 1,908개보다 적으므로, 원정보급형유니폼에 관하여는 상표권침해가 있다고 보기 어렵다.

(5) 원정용 적색원단(원정보급형원단과 원정고급형원단)

원고는, 원단을 유니폼으로 가공하여 유통하는 행위가 허용되지 않는다는 전제하에 이 부분도 상표권침해에 해당한다고 주장한다. 그러나 기아타이거즈가 피고가 보유하고 있던 원정보급형원단과 원정고급형원단으로 유니폼을 만들어 재고소진기간 내에 판매할 수 있도록 허락한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 원정용 적색원단에 관해서는 상표권침해가 성립하지 않는다.

(6) 막대풍선

원고는 막대풍선의 1차 재고조사시 수량 26,000쌍과 피고가 자인하는 판매수량 67,550쌍의 차이인 41,550쌍이 상표권침해에 해당한다고 주장한다. 갑 제7호증, 을 제7, 13, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2014. 1. 중하순경 그린에어라는 업체에 막대풍선 50,000쌍을 주문하여 1차 재고조사 후인 2014. 2. 말경 그린에어로부터 초과 제작된 5,390쌍을 더한 55,390쌍의 막대풍선을 납품받은 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 그린에어로부터 납품받은 막대풍선은 이 사건 사용계약의 계약기간 종료일 당시 판매되지 않고 남은 실제 재고상품에 포함되는 것으로 봄이 상당하다(따라서 그린에어로부터 납품받은 막대풍선은 1차 재고조사시 존재하지 않았고 재고조사표에 발주내역도 기재되어 있지 않았으므로 재고소진기간 내 판매할 수 없는 상품이라는 취지의 원고의 주장은 이를 받아들이지 않는다). 그린에어로부터 납품받은 막대풍선 55,390쌍을 재고소진기간 내에 판매하는 것은 허용되는 것이므로, 피고가 판매할 수 있는 막대풍선의 수량은 1차 재고조사시의 수량과 그린에어의 납품수량의 합계인 81,390쌍(= 26,000쌍 + 55,390쌍)으로서 피고가 판매한 67,550쌍을 훨씬 초과하므로, 피고의 막대풍선 판매행위는 상표권 침해라고 볼 수 없다.

라. 상표권 침해 수량

위에서 인정한 상표권 침해에 해당하는 상품의 수량 및 판매단가, 총판매금액은 다음과 같다.

마. 손해배상의 범위

갑 제9, 10호증의 각 기재에 의하면, 원고는 이 사건 상품화사업계약에 따라 기아타이거즈에게 2014. 2. 10.부터 1년간의 상표권사용료로 440,000,000원을 지급한 사실, 원고의 2014년 제품매출액이 1,125,892,694원인 사실을 인정할 수 있다. 원고는 원고의 매출액과 상표권사용료의 비율에 따라 산정된 단위당실시료상당액(= 상표전용사용료 ÷ 원고매출액)을 근거로 하여, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제3항에 의한 손해배상을 청구하고 있는바, 위 인정사실에 의하면 원고의 단위당실시료상당액 0.3908원(= 440,000,000원 ÷ 1,125,892,694원, 소수 4째 자리 미만 버림)에 상표권침해에 해당하는 피고의 매출액을 곱한 25,597,400원(= 0.3908원 × 65,500,000원, 원 미만 버림)을 원고의 손해액으로 인정할 수 있다. 이에 대하여 피고는 피고의 매출단가는 재고소진기간 내에 실제 판매한 평균단가에 의하여야 하고 원고의 판매단가를 기준으로 산정하여서는 안 된다고 주장한다. 그러나 갑 제6호증³⁾의 기재에 의하면 피고가 판매하는 고급형유니폼의 단가가 62,000원, 보급형유니폼의 단가가 45,000원인 사실을 인정할 수 있고, 원고도 그 단가에 따라 손해액을 계산하여 청구하고 있으며, 구 상표법 제67조 제3항에서 규정한 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액이란 원고가 그 침해행위에 해당하는 수량의 상품을 판매하였을 때 그에 상응하는 상표권사용료 상당액을 말한다고 할 것이므로, 원고가 주장하는 판매단가를 기준으로 산정한 손해액이 부당하다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 피고는 원고에게 25,597,400원 및 그 중 제1심판결에서 인용한 부분인 22,859,455원에 관하여는 피고의 상표권침해로 인한 불법행위 성립일 이후로서 원고가 구하는 2015. 1. 1.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2016. 11. 17.까지는 민법에 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 그 나머지 이 법원에서 추가로 지급을 명하는 부분인 2,737,945원(= 25,597,400원 - 22,859,455원)에 관하여는 위 2015. 1. 1.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결 선고일인 2017. 3. 23.까지는 민법에 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 그러므로 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 결국 제1심판결의 원고 패소 부분 중 이와 결론을 일부 달리한 부분은 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고 피고에 대하여 이 법원에서 추가로 인정한 위 금원의 지급을 명하며, 제1심판결 중 나머지 부분은 정당하므로 이에 대한 원고의 나머지 항소 및 피고의 항소는 이유 없어 이를 각 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.