특허법원 2021. 11. 4. 선고 2021허4003 판결 [등록무효(상)]

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 피고들의 이 사건 등록서비스표 (갑 제2, 3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 서비스표등록 제0240529호/ 2011. 7. 27./ 2012. 9. 19./ 2012. 8. 16.

2) 구성: (색채상표)

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 부대찌개 배달업, 부대전골 배달업, 포장된 부대찌개 배달업, 즉석부대찌개 배달업, 즉석부대전골 배달업, 진공포장식품 배달업, 육류식품 배달업, 육가공식품 배달업, 냉동제품 냉동운송업, 육류식품 운송업, 육가공식품 운송업, 냉동 보관업, 냉동식품 창고업, 냉동식품 창고임대업, 냉동장치 임대업, 냉장 창고업

나. 이 사건 심결의 경위 (갑 제1호증)

1) 원고는 2020. 1. 14. 피고들을 상대로, '이 사건 등록서비스표는 ① 특히 'B' 부분이 그 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시한 것이어서 전체적으로 자타상품의 식별력이 없는 기술적 표장에 해당하므로 구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호에 해당하고, ② '오뎅음식'이나 '오뎅을 주요 식자재로 하여 요리한 부대찌개' 등을 판매하지 아니하는 경우에 일반 수요자로 하여금 품질을 오인하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.'라고 주장하면서, 이 사건 등록서비스표에 관한 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2020당131호로 심리한 후, 2021. 5. 17. 다음과 같은 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

○ 이 사건 등록서비스표는 식별력이 있는 '할머니 얼굴 모양'의 도형 부분과 문자 'D할머니' 부분, 식별력이 없다고 볼 수 없는 문자 'B' 부분이 결합된 표장으로서 전체적으로 식별력이 있고, 그 지정서비스업과 관련한 기술적 표장에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없고, 설령 이에 해당한다 하더라도 구 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

○ 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정일 당시 부대찌개 원조식당의 표장으로 널리 알려져 일반 수요자들이 'B'을 '오뎅을 판매하는 식당' 등으로 인식할 가능성이 낮은데다가, 부대찌개 요리에 '오뎅'을 사용하지 아니하는 것이 일반적이므로, 부대찌개 식당으로 유명한 이 사건 등록서비스표를 보고 그 지정서비스업과의 관계에서 '오뎅이 첨가된 제품'에 관한 것이라고 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 수도 없다.

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 다음과 같은 점에 비추어 보았을 때, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시적 표장에 해당하고, 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록서비스표 중 요부인 'B' 부분의 경우 '오뎅'과 '식당'이 결합된 표장으로서 그 지정서비스업인 '부대찌개 배달업' 등과 관련하여 '오뎅이 함유된 부대찌개 배달업' 등으로 직감된다.

나) 피고들이 제출한 증거만으로는 이 사건 등록서비스표가 그 등록결정일 무렵 그 지정서비스업인 '부대찌개 배달업' 등에 사용되었다고 볼 수 없고, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 만큼 일반 수요자들에게 인식되었다고 보기도 어렵다.

2) 또한 다음과 같은 점에 비추어 보았을 때, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 '상품 품질을 오인하게 할 염려가 있는 표장'에 해당한다.

가) '오뎅'의 경우 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 부대찌개의 주요 식자재로 사용되고 있었다.

나) 이 사건 등록서비스표는 'B' 부분에 의하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 지정서비스업과 관련하여 '오뎅이 함유된 부대찌개 배달업' 등으로 직감하게 하므로, '오뎅과 관련이 없는 지정서비스업에 사용되는 경우 서비스업의 품질을 오인 또는 혼동하게 할 우려가 있다.

3) 그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로, 취소되어야 한다.

나. 피고들 주장의 요지

1) 본안 전 항변

원고는 이 사건 등록서비스표를 포함하여 표장의 구성이 동일하되 그 지정상품 또는 지정서비스업을 달리하는 피고들 등록상표 및 등록서비스표 4건에 관하여 모두 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 각 청구하였고, 특허심판원으로부터 위 각 심판청구를 기각한다는 심결을 받았다. 원고는 그 중 이 사건 심결(2020당131호)에 관하여만 이 사건 심결취소소송을 제기하였을 뿐이고, 나머지 심결(2020당130호, 2020당132호 및 2020당133호)에 관하여는 심결취소소송을 제기하지 아니하여 그 각 심결이 그대로 확정되었다. 그런데 상표법 관련규정에 따르면 확정된 3건의 심결에 대하여는 재심으로써만 다툴 수 있는바, 그럼에도 위 3건의 심결과 동일한 판단을 한 이 사건 심결에 대하여 이 사건 심결취소소송에 의하여 다툴 수 있도록 하는 것은 위와 같이 확정된 심결에 대한 재심제도를 형해화하는 것이다. 결국 이 사건 소는 재심이 아닌 방법으로는 다툴 수 없는 사안과 완전히 동일한 사안에 대하여 심결취소소송을 제기한 것이어서 부적법하므로 각하되어야 한다.

2) 본안에 관한 주장

가) 이 사건 등록서비스표는 할머니 얼굴 형상의 도형 부분과 상단의 'D할머니' 문자 부분, 붉은 색 잎사귀 도형 부분, 'B' 문자 부분 등이 결합된 표장으로서 전체적으로 식별력이 인정되고, 그 지정서비스업과 관련하여 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시적 표장에 해당한다고 볼 수 없다. 설령 이 사건 등록서비스표가 성질표시적 표장에 해당한다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표는 1968년경부터 국내 부대찌개 원조식당인 피고들 식당에서 부대찌개 배달업 등과 관련하여 사용되어 그 등록결정일 무렵에는 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려짐으로써 구 상표법 제6조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

나) 이 사건 등록서비스표에 포함된 'B' 부분은 1968년경부터 최초의 E 부대찌개 원조식당의 상호 내지 표장으로 계속 사용되어 일반 수요자에게 그와 같은 식당 자체를 의미하는 것으로 널리 알려졌으므로, 그 중 '오뎅'만이 따로 분리되어 인식되지 아니할 뿐만 아니라, 부대찌개를 조리할 경우 해산물인 '오뎅'을 넣지 아니하는 것이 관례로 자리잡았다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 '오뎅을 주요 식자재로 하여 요리한 부대찌개' 등으로 오인될 우려가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고도 볼 수 없다.

다) 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.

3. 본안전 항변에 관한 판단

가. 구 상표법 제77조에 의하여 준용되는 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것) 제163조는 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 일사부재리의 원칙에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 동일사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조). 따라서 확정된 심결과 권리의 종류를 달리 하는 사건의 경우 위 법리에서 말하는 '동일사실'에 해당하지 아니하여 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

나. 살피건대, 을 제21, 22호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 의하면, 원고가 피고들을 상대로 이 사건 등록서비스표 및 이 사건 등록서비스표와 그 표장의 구성을 같이 하는 다른 등록상표 및 등록서비스표들을 대상으로 하여 아래와 같이 등록무효심판을 청구하여, 특허심판원으로부터 원고의 각 심판청구를 기각한다는 심결을 받은 사실, 원고는 그 중 이 사건 심결에 관하여만 이 사건 심결취소소송을 제기하였고, 이에 나머지 3건의 심결은 그대로 확정된 사실이 인정된다.

그런데 확정되지 아니한 이 사건 심결에서 문제된 이 사건 등록서비스표의 경우 이미 확정된 다른 3건의 심결에서 문제된 등록상표·서비스표와 비교하여 보았을 때 그 표장의 형태가 동일할 뿐 그 지정상품이나 지정서비스업을 달리 한다. 따라서 이 사건 심결은 확정된 3건의 심결과 그 권리의 종류를 달리하여 확정된 심결과 '동일사실'에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 확정된 심결의 일사부재리의 효과가 이 사건 심결에 미친다고 할 수 없다. 나아가 이 사건 심결이 확정된 위 3건의 심결과는 다른 권리를 그 대상으로 하는 이상, 피고들의 주장과 같이 그 표장이나 심결의 이유 일부가 공통된다고 하더라도 위 3건의 심결과 동일한 판단을 하였다고 할 수 없고, 확정되지 아니한 이 사건 심결에 대하여 심결취소소송을 제기할 수 있다고 하여 확정된 위 3건의 심결에 대하여 재심으로써 다툴 수 있는 것과 비교하여 형평에 어긋난다거나 위와 같은 재심제도가 형해화된다고 볼 수도 없다.

다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고들의 본안 전 항변은 이유 없다.

4. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말한다. 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일 계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 한다. 나아가 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결, 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 등 참조), 그 판단의 기준시점은 상표등록출원에 대하여 상표등록결정을 할 때 또는 상표등록을 허가하는 심결을 할 때라고 할 것이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결, 2006. 6. 9. 선고 2004후3348 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

나. 구체적인 판단

갑 제21 내지 52호증, 을 제1, 3, 7호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표가 '오뎅'과 관련이 없는 지정서비스업에 사용되는 경우 '오뎅'과 관련이 있는 서비스업으로 품질을 오인시킬 우려가 있다고 봄이 타당하다.

1) D은 1960년경부터 E시 일대 포장마차에서 어묵을 판매하였는데, 1968. 5. 11. E시 E동 220-58 지상 상가(이하 '이 사건 식당'이라 한다)에서 "B"이라는 상호로 식품접객업 영업허가를 받아 "B"이라는 상호를 간판과 출입문에 표시한 채 어묵 등의 음식을 판매하기 시작하였다.

2) D은 이 사건 식당에서 음식점 영업을 시작하였을 당시부터 E시에 있는 미군부대에서 공급받은 고기와 햄 등을 사용하여 볶음요리와 찌개요리를 만들어 판매하였는데, 이후 위와 같이 조리한 찌개요리가 미군부대의 '부대'를 붙여 '부대찌개'라고 불리게 되었고, 이 사건 B의 주요 판매음식은 부대찌개가 되었다. 그런데 이 사건 식당에서 판매되는 부대찌개에는 어떠한 형태로든 '오뎅'이 재료로서 사용되지 아니하고, 다만 부대찌개와 함께 제공되는 밑반찬에는 '오뎅'이 포함되어 있다.¹⁾

3) 한편, 이 사건 등록서비스표 ''은 이 사건 식당의 운영 과정에서 출원·등록된 상표·서비스표 중 하나로서, 좌측에는 엷은 색채로 구성된 할머니 얼굴 모양의 도형이 배치되어 있고, 상단에는 작은 크기의 문자 'D할머니' 및 붉은색의 나뭇잎 도형 속에 문자 '원조'가 각 배치되어 있으며, 중앙에는 비교적 크고 굵은 글씨의 문자 'B'과 그 우측에 '오뎅집인'이라는 문자를 포함하는 인장 모양의 도형이 배치되어 있으며, 하단에는 문자 '대한민국 최초 부대찌개 1호점 since1960'이 배치되어 있는 결합표장이다.

4) 이 사건 등록서비스표 중 '오뎅' 부분은 '(어묵)꼬치안주'를 의미하는 'おでん'의 한글 음역 표기이고²⁾ '오뎅'은 여러 가지 음식의 재료로 사용되므로, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '부대찌개 배달업' 등과의 견련관계가 인정된다. 나아가 위와 같은 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업과 관련하여 전체적으로 관찰하여 보았을 때, '오뎅' 및 '부대찌개'라는 부분에 의하여 '오뎅이 들어가 있는 부대찌개' 또는 '오뎅을 사용하여 조리된 부대찌개' 등을 대상으로 하는 '배달업' 등으로 일반 수요자들에게 직감될 수 있다 할 것이다.

5) 더욱이 아래에서 보는 바와 같이 실제로 일반 소비자들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 전후로 이 사건 식당 또는 그 지점에서 판매하는 부대찌개에 '오뎅'이 포함된 것으로 오인하였음을 엿볼 수 있는 자료도 다수 확인된다.

B에는 오뎅이 없다. 네 이곳은 부대찌개랍니다. 부대찌개라는 이름대신 B이 불리우게 된 계기가 참 재미있는데(후략) 갑 제32호증

친구가 해장하러 B을 가자고 해서 오뎅으로 해장이 될까......? 갸우뚱하며 기대없이 갔는데 와아 진짜 진심 부대찌개 맛집이었어요!!! 근데 왜 상호명이 B일까 아직도 의문쓰 갑 제33호증

왜?? B인지 오뎅이 나와서 B이냐?? 한참을 논쟁했지만 먹고 나올 때까지 알 수 없었고 그냥 처음부터 B인걸로!!! 갑 제34호증

사실 저는 B이.. 오뎅이 부대찌개에 들어가서 B인줄 알았는데.. 그건 전혀 아니더군요.. 이유가 뭔지는 저도 모르겠습니다. 갑 제35호증

B이라고 해서 부대찌개에 오뎅이 들어가 있는 줄 알았는데 ㅎㅎ 부대찌개에는 없고, 반찬으로 나옵니다요 ㅎㅎ 갑 제36호증

갑 제37호증 B이라고 해서 처음에 오뎅이 부대찌개에 들어간 줄 알았다는 ㅋ

갑 제38호증 근데 왜 B일까요... 오뎅이없어요..

갑 제39호증 이름이 B이어서 부대찌개에 오뎅이 들어가나 했는데 아니더라구요 ㅎㅎ

전 부대찌개에 특이하게 오뎅이 들어가나 했는데...(중략)... 부대찌개엔 오뎅 안들어가요~ 갑 제40호증

갑 제41호증 아 그리고 이름은 B인데 부대찌개 안에는 오뎅이 없어요

B 잇길래 부대찌개에 오뎅이 들어가나 했는데 오뎅의 오 자도 안보이더라고요!! 갑 제43호증

부대찌개 먹으러 가서 웬 오뎅타령이냐, 하겠지만 사실 B에서는 오뎅을 팔지 않는다. 찌개에도 오뎅이 안 들어있다. 갑 제44호증

처음 갔을 때 부대찌개에 오뎅이 들어가서 B인가 했는데 부대찌개에는 오뎅 안들어 있습니다ㅋㅋ 갑 제45호증

갑 제46호증 B이라 오뎅이 들어있으려나 했는데 그건 아니네요. ㅎㅎ

저는 B 부대찌개라 오뎅, 어묵이 들어있는지 알았는데 없어요!!! ㅋㅋㅋㅋㅋ 이런 반전이.... ㅋㅋㅋ 갑 제47호증

오뎅을 넣어서 B이 아니고, 부대찌개를 탄생시키신 D 할머님이 처음에 오뎅을 파셔서 B 갑 제48호증

갑 제49호증 B이라고 해서 부대찌개에 오뎅이 들어가 있나 했는데 그렇지는 않더라고요.

찌개에 어묵이 들어가나? 왜 오뎅이라는 이름이 붙은건가 했더니 포장마차 시절의 이름을 그대로 사용하고 있던 거였군요. 갑 제50호증

갑 제52호증 오뎅은 안넣어 주나 물었더니 아니라는 핀잔 섞인 말을 들었다.

6) 따라서 이 사건 등록서비스표를 '오뎅이 들어가 있지 아니한 부대찌개' 또는 '오뎅을 사용하지 아니하고 조리된 부대찌개'를 배달해 주는 서비스업 등과 같이 '오뎅'과 관련이 없는 지정서비스업에 사용되는 경우, 일반 수요자들은 '오뎅'과 관련이 있는 것으로 오인할 우려가 있다고 봄이 타당하다.

다. 피고들의 주장에 관한 판단

1) 이에 대하여 피고들은, 부대찌개의 경우 국물 맛을 내기 위하여 햄, 소시지, 베이컨 등이 사용될 뿐 그와 성질을 전혀 달리 하는 해산물인 오뎅은 사용되지 아니하는 것이 관례이므로, 이 사건 등록서비스표 중 '오뎅' 부분이 포함되어 있다고 하더라도 일반 수요자들이 '오뎅이 들어간 부대찌개'로 오인할 염려가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고들이 제출한 증거만으로는 부대찌개에 '오뎅'이 사용되지 아니하는 것이 관례라는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 갑 제52호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 '오뎅'이 사용되거나 재료로 들어가 있는 부대찌개가 전국적으로 다수 존재한 사실이 인정된다. 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 한편 피고들은, 'B'은 피고들이 1960년대부터 부대찌개와 관련하여 사용하여 일반 수요자에게 널리 알려진 상호 내지 표장이어서 E 부대찌개 원조식당인 이 사건 식당을 의미하는 것으로 직감되므로, 이 사건 등록서비스표 중 '오뎅' 부분이 포함되어 있다고 하더라도 일반 수요자들이 '오뎅이 들어간 부대찌개'로 오인할 염려가 없다는 취지로도 주장한다. 살피건대, D이 1960년경부터 E시 일대 포장마차에서 'B'이라는 상호로 부대찌개를 판매한 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제1 내지 16, 18 내지 20호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2012. 8. 16. 무렵 부대찌개와 관련하여 일반 수요자에게 널리 알려진 사실이 인정되기는 한다. 그러나 피고들이 제출한 증거만으로는 위와 같은 사실을 넘어, 이 사건 등록서비스표 중 'B' 부분이 일반 수요자로 하여금 '이 사건 식당' 자체를 직감하게 한다거나 그곳에서 판매하는 '오뎅이 들어가 있지 아니한 부대찌개'를 직감하게 한다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그러므로 'B'이 부대찌개와 관련하여 널리 알려졌다는 사정만으로는, 'B'이라는 표장에 의하여 일반 수요자들로 하여금 '오뎅이 들어가 있는 부대찌개' 또는 '오뎅을 사용하여 조리된 부대찌개' 등을 대상으로 하는 '배달업' 등으로 오인하게 할 우려가 없다고 할 수 없다. 피고들의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 검토 결과의 정리

결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다 할 것이므로, 나머지 점에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

5. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.