특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7173 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2020. 10. 15. 2020당1092 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록업무표장(갑 제2호증의 1, 2)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 11. 3./ 2010. 4. 8./ 2010. 5. 4./ 업무표장등록 제3346호

2) 구성:

3) 지정업무: [별지] 기재와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 4. 3. 이 사건 등록업무표장이 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 피고를 상대로 이 사건 등록업무표장에 대한 등록무효심판(2020당1092)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2020. 10. 15. 이 사건 등록업무표장은 ‘ifez’에 식별력이 있는 도형이 결합되어 있어 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 구성된 것이라 할 수 없고, 등록여부 결정시인 2010. 5. 4. 무렵 ‘IFEZ’가 국내의 일반수요자들에게 현저한 지리적 명칭으로 인식되었다고 보기 어려우므로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. ‘ifez(IFEZ)’는 인천경제자유구역의 약어로서, 이 사건 등록업무표장의 등록결정일 무렵 수요자들 사이에 현저한 지리적 명칭인 인천경제자유구역의 약어로서 인식되었고, 설령 등록결정일을 기준으로 현저한 지리적 명칭의 약어로서 인식되기 부족하였다 하더라도 이 사건 심결일(2020. 10. 15.) 무렵에는 일반 수요자들 사이에 인천경제자유구역의 약어로 현저하게 인식되었다. 따라서 ‘ifez’를 요부로 하는 이 사건 등록업무표장은 구 상표법 제6조 제1항 제4호 또는 제71조 제1항 제5호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 이 사건 등록업무표장은 그 등록결정일 또는 심결일 무렵 지정업무인 ‘인천경제자유구역내 외국인 및 외국기업 투자유치에 관한 홍보 업무’ 등의 품질과 특성, 성질, 업무 제공장소 등을 표시하는 기술적 표장에 해당하게 되었으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제71조 제1항 제5호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 이 사건 등록업무표장이 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어만으로 된 상표인지 여부

가. 관련 법리

현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 취지에 따른 것이고, 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조). 출원 상표나 업무표장이 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단 기준시점은 원칙적으로 상표나 업무표장에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 등 참조). 단, 구 상표법 제71조 제1항 제5호는 “상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)”에도 상표등록무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

나. 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제4호 해당 여부

1) 이 사건 등록업무표장이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다는 주장의 근거로 원고가 제출한 증거들(갑 제3호증 내지 갑 제3143호증)은 대부분 등록결정일(2010. 4. 8.) 이후의 자료들이므로, 먼저 등록결정일 이후 이 사건 등록업무표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하게 되었는지 여부에 관하여 본다.

2) 갑 제3 내지 3143호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 ① 2003년 동북아 경제 중심 실현 전략의 핵심 지역으로 인천국제공항과 항만을 포함하여 송도, 영종, 청라 국제도시에 인천경제자유구역이 지정된 사실, ② 2009년 배포된 교과서에 ‘인천경제자유구역(IFEZ)’에 관하여 ‘정부가 추진하고 있는 동북아시아 경제 중심 실현 전략의 핵심 지역으로 2003년 송도, 영종, 청라 국제도시에 지정되었다’고 설명되어 있는 사실, ③ 피고 및 피고의 산하 기관인 인천경제자유구역청(이하 피고 및 인천경제자유구역청을 통틀어 ‘피고 등’이라 한다)이 운영하는 홈페이지에 이 사건 등록업무표장인 ‘’가 표시되어 있는 사실, ④ 인천경제자유구역에 관한 신문기사 등 언론보도에서 ‘인천경제자유구역(IFEZ)’과 같이 ‘IFEZ’와 ‘인천경제자유구역’이 병기되어 함께 사용되고 있는 사실, ⑤ 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과사전 등에 인천경제자유구역의 지리적 위치, 면적, 홍보영상 등이 게시된 사실, ⑥ 피고 등이 인천경제자유구역과 이와 관련한 피고 등의 업무, 성과 등을 홍보하기 위하여 주요 일간지, 인천 유나이티드 축구팀의 유니폼, 드라마, 옥내 및 옥외 광고판 등에 이 사건 등록업무표장인 ‘’와 ‘인천경제자유구역’ 등을 표시하여 광고한 사실은 인정된다.

3) 그러나 앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음의 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 위와 같은 신문기사, 게시글, 보도자료, 광고 등에 이 사건 등록업무표장, ‘ifez(IFEZ)’가 표시되어 사용된 점만으로는 ‘ifez(IFEZ)’가 일반수요자들에게 인천경제자유구역 또는 그 약어로서 직감하게 하거나 즉각적인 지리적 감각을 전달하는 것으로 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 인천경제자유구역청은 2008. 4. 23. “IFEZ(아이페즈)로 특허청 상표등록 – 브랜드 홍보 가속화”라는 제목의 보도자료(이하 ‘2008. 4. 23.자 보도자료’라 한다)를 작성하여 배포하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같다(갑 제8호증). - 인천경제자유구역청이 2003년 10월 개청한 이후 인천경제자유구역청과 경제자유구역 프로젝트의 통일된 브랜드로서, 인천경제자유구역의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 머리문자를 딴 ‘IFEZ’를 사용하여 왔다. - IFEZ 이미지를 부각시킬 BI(Brand Identity)를 개발하고, 업무표장 등록 출원을 함으로써 일부 건설업체들의 IFEZ 브랜드를 남용에 따른 국책사업의 프로젝트 이미지 훼손을 방지하기 위한 법적 보호장치를 마련하게 되었다. - 도시마케팅에도 브랜드 관리가 필요하고, IFEZ 브랜드로, 국제도시라는 이미지를 일관되게 지속적으로 노출시켜야 한다. - 하지만 아직 IFEZ 브랜드 이미지가 턱없이 낮으므로 당분간은 IFEZ와 인천경제자유구역이라는 네이밍을 동시에 노출시키고, IFEZ의 인지도가 웬만큼 올라간 뒤부터 IFEZ만을 노출시키는 브랜드 홍보를 추진하기로 하였다.

나) 원고가 ‘ifez(IFEZ)’가 현저한 지리적 명칭의 약어로서 널리 알려졌다고 주장하면서 그 근거로 제출한 증거들은 대부분 아래 표에서 보는 바와 같이 피고 등의 인천경제자유구역 내 외국인 투자 유치 등에 관한 사업 및 홍보 전략, 업무 성과, 실적, 제공 서비스 등을 소개하거나 홍보하는 내용의 신문기사, 피고 등이 작성한 보도자료나 인터넷 게시글, 피고 등이 시행한 광고 등이다.

다) 그리고, 위 가), 나)항 기재 및 아래의 표에서 보는 바와 같이, 원고가 제출한 증거들에 표시된 ‘ifez(IFEZ)’는 대부분 ‘인천경제자유구역’이 함께 표시되어 사용되고 있다.

라) 앞에서 본 ‘ifez(IFEZ)’의 사용사례, 사용 경위, 위 표장들의 사용과 함께 게시된 내용들에 비추어 보면, ‘ifez(IFEZ)’는 피고 등이 인천경제자유구역의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 영문 이니셜을 이용하여 만든 표장으로, 주로 피고 등과 언론기관에 의하여 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무의 수행, 홍보, 소개 등의 목적으로 사용되어 온 것으로 보일 뿐이고, 이 사건 소송에서 제출된 자료들을 살펴보더라도 일반 수요자나 거래자들이 ‘ifez(IFEZ)’를 인천경제자유구역을 지칭하는 용어로 인식하거나 위와 같은 용도로 사용하고 있다고 인정하기 어렵다.

마) 따라서, 원고가 제출한 증거들에 표시된 ‘ifez(IFEZ)’의 사용 사례들이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 현저히 알려져 있는 지리적 명칭 또는 그 약어로 인식되고 있음을 뒷받침하는 근거로 볼 수 없고, 나아가 위 표장들은 주로 피고 등에 의하여 사용되거나, 피고 등이 수행하는 인천경제자유구역 관련 업무를 홍보하거나 설명하는 등의 용도로 사용되어 온 것임이 인정되므로, 위 표장들을 피고가 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부당하다고도 보기 어렵다.

4) 그렇다면, ‘ifez’가 이 사건 등록업무표장의 등록일 이후 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당하게 된 것으로 볼 수 없으므로, ‘ifez’가 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당함을 전제로 이 사건 등록업무표장이 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제4호에 해당한다는 취지의 원고의 주장은 다른 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 이유 없다.

다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부

앞서 본 바와 같이 ‘ifez(IFEZ)’가 원고가 주장하는 후발적 무효사유 발생일인 2020. 10. 15. 무렵 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당하게 되었다고 볼 수 없고, 원고가 제출한 증거들은 대부분 이 사건 등록업무표장의 등록결정일 이후의 자료로서, 그 중 일부의 자료들(갑 제8, 12, 18, 23, 24, 25, 66, 96호증 등)의 기재만으로는 ‘ifez(IFEZ)’가 등록결정일 무렵 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어로 인식되었다고 인정하기 부족하다. 따라서, 이 사건 등록업무표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다는 원고의 주장도 이유 없다.

라. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는, 피고가 2006년경 실시한 전국단위 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 81%, 시민 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 93.8%로 나타났고(갑 제105호증), 2018년경 실시한 입주사업체에 대한 실태조사 결과 인천경제자유구역에 대한 인지도가 99.3%로 나타났으므로(갑 제42호증), 이 사건 등록결정일 및 심결일 무렵 ‘ifez(IFEZ)’는 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당하게 되었다고 주장한다. 이 사건은 이 사건 등록업무표장의 문자 부분 ‘’를 접한 일반 수요자들이 즉각적인 지리적 감각을 갖게 되는지 여부가 문제되는 사안이다. 그런데, 갑 제105호증에는 “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련한 질문에, 국민의 24%는 알고 있다고 대답하였고 57%는 들어는 보았다라고 답변하였다”, “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련 인천시민의 63.1%는 ‘잘 알고 있다’고 대답하였고, 30.7%가 ‘들어는 보았다’고 답변하여 93.8%가 인천경제자유구역이 국제도시로 개발되고 있는 사실을 알고 있는 것으로 나타났다”라는 취지의 기재가 있을 뿐이고, 위와 같은 설문조사가 구체적으로 어떤 내용의 설문에 따른 것인지 확인할 수 없으므로, 위 답변이 ‘IFEZ(ifez)’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지, ‘인천경제자유구역’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지조차 알 수 없다. 나아가, 인천경제자유구역청이 작성한 2008. 4. 23.자 보도자료(갑 제8호증)의 “아직 IFEZ 브랜드 이미지가 턱없이 낮으므로 당분간은 IFEZ와 인천경제자유구역이라는 네이밍을 동시에 노출시”켜야 한다는 취지의 기재에 비추어 보더라도 갑 제105호증의 기재를 “2006년경 국민의 81% 및 인천시민의 93.8% 상당이 ‘IFEZ’를 인천경제자유구역을 지칭하는 것으로 인식하였다”는 취지의 기재라고 인정하기 어렵다. 또한, 갑 제42호증에는 “현재 귀사가 속해 있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전하기 전에 알고 계셨습니까”라는 내용의 설문 조사 결과 “2018년 종사자 5인 이상 입주사업체가 속해있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전에 인지하고 있는 경우는 99.3%로 대부분 인지하는 것으로 나타남”이라고 기재되어 있는바, 위 설문조사는 ‘경제자유구역’에 관한 설문조사로 볼 수 있을지언정 ‘ifez(IFEZ)’에 관한 설문조사로 보기 어렵다. 따라서, 갑 제42, 105호증의 각 기재만으로는 위 각 설문조사 당시 ‘ifez(IFEZ)’가 인천경제자유구역 또는 그 약어로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었다거나 즉각적인 지리적 감각을 전달한다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2) 원고는, 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 ‘현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표’를 부등록사유로 규정하고 있어 지리적 명칭에 한하여 현저성을 요구하고 있을 뿐이므로, 인천경제자유구역이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 이상 그 약어인 ‘IFEZ(ifez)’는 현저하지 않더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 ‘현저한 지리적 명칭의 약어’에 해당하므로 등록을 받을 수 없다고 주장한다. 살피건대, 구 상표법 제6조 제1항 제4호가 ‘현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표’를 부등록사유로 규정한 취지는, 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도 그 자체는 그 현저성과 주지성 때문에 자타상품 식별력이 없어 상표법상 보호가치가 없으며 이를 특정인에게 독점시키는 것은 공익의 견지에서 부당하기 때문이다. 그런데, 지리적 명칭의 약어가 그 자체로 일반 수요자에게 널리 인식되어 현저성과 주지성을 가지지 않는다면 이를 자타상품의 식별력이 없는 표장에 해당한다고도 볼 수 없고, 공익의 견지에서 이를 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 이유도 없다. 나아가, 지리적 명칭의 약어를 지리적 명칭과는 달리 취급하여 현저성과 주지성이 인정되지 않음에도 불구하고 상표 등록을 불허할 만한 특별한 이유가 있다고도 할 수 없다. 따라서, 현저한 지리적 명칭의 약어 자체가 일반 수요자들에게 현저하게 알려져 있지 않다고 하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이지 아니한다.

4. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제71조 제1항 제5호 해당 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호는 “상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.”라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조). 어떤 상표가 기술적 표장에 해당하는지는, 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되(대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결 등 참조), 그와 같은 기술적 표장에 해당하기 위해서는 일반 수요자나 거래자가 당해 상표를 그 지정상품의 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있어야 한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결).

나. 판단

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록업무표장의 등록결정일 및 심결일 무렵에 ‘ifez(IFEZ)’가 일반 수요자나 거래자들 사이에 인천경제자유구역을 의미하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다거나 인천경제자유구역의 약어로서 널리 사용되었다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서, ‘ifez’ 또는 이를 포함하는 이 사건 등록업무표장이 그 지정업무인 ‘인천경제자유구역내 외국인 및 외국기업 투자 유치에 관한 홍보’ 등의 업무에 사용될 경우에 그 지정업무의 품질이나 업무제공이 인천경제자유구역내에서 이루어진다는 의미로 직감될 수 있다고 보기 어렵다.

2) 이에 대하여 원고는, ‘ifez(IFEZ)’는 객관적으로 인천경제자유구역을 의미하는 용어이고, 인천경제자유구역 내의 외국인 및 외국기업을 상대로 제공되는 서비스와 관련하여 누구나 사용할 필요가 있으므로, 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다고 주장한다. 그러나, 앞서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들 사이에서 ‘ifez(IFEZ)’가 인천경제자유구역 또는 그 약어로 널리 사용되거나 인식되었다고 보기 어렵고, 인천경제자유구역 내에서 상품을 거래하거나 서비스를 제공함에 있어서 인천경제자유구역을 의미하는 표시가 필요한 경우에는 ‘인천경제자유구역’, ‘Incheon Free Economic Zone’ 등의 문구를 사용할 수 있으며 그로써 충분하다고 할 것이므로, 인천경제자유구역 내에서 이루어지는 서비스 등과 관련하여 ‘ifez(IFEZ)’가 누구에게나 필요한 표시라고 보기 어렵다. 또한, ‘ifez(IFEZ)’는 ‘인천경제자유구역’의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 이니셜을 조합하여 만든 조어에 불과한 것으로 사전 등에 등재된 단어도 아니므로 그 객관적인 의미가 인천경제자유구역에 해당한다고도 보기 어렵고, 피고 등과 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무에 관한 기사를 보도하는 언론기관 등이 위 용어를 인천경제자유구역과 병기하여 사용하고 있다는 등의 사정만으로 ‘IFEZ’가 객관적으로 ‘인천경제자구역’이라는 의미를 가지게 되었다고 볼 수도 없다. 따라서, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결

따라서 이 사건 등록업무표장이 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제71조 제1항 제5호에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

5. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.