특허법원 2007. 11. 21. 선고 2007허2681 판결 [거절결정(특)]

특허심판원이 2007. 2. 22. 2006원5372호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증] 원고는 2003. 12. 3.(우선권 주장일 : 2003. 3. 10.) 출원번호 제2003-87108호로 명칭을 “컨버터장치”로 하는 발명을 특허출원하였다가 2005. 10. 25. 특허청으로부터 청구항 1. 등에 대하여 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 별지 2.항 기재의 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 등의 취지로 의견제출통지를 받고, 2006. 3. 27. 별지 1.항 중 가.항 기재의 이 사건 출원발명(이하 그 청구범위 중 청구항 1.을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)과 같이 명세서를 보정하였으나 2006. 5. 18. 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 받자, 2006. 6. 21. 이에 불복하여 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구함과 동시에 별지 1.항 중 나.항 기재와 같이 명세서를 보정하였다(이하 마지막 보정을 ‘이 사건 보정’이라 하고, 그 중 청구항 1.을 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라 한다). 이 사건 출원발명은 교류전력을 직류전력으로 변환하는 컨버터장치 중 특히 역률(力率)개선회로를 갖는 장치에 관한 것으로, 종래 고조파(高調波) 전류 감소회로에서 여전히 AC 전원에 중첩한 노이즈의 영향으로 역률개선이나 고조파 전류의 감소에 영향을 끼치는 문제를 개선하고자, 포토커플러(photo-coupler)와 파형데이터 발생시스템 등에 의하여 노이즈를 제거한 역률개선회로를 갖는 컨버터장치를 제공하는 것을 특징으로 하고 있는바, 심사전치절차에서 특허청 심사관은 특허청구범위를 실질적으로 변경하였다는 이유로 이 사건 보정에 대하여 보정각하결정을 함과 동시에 이 사건 출원발명에 대한 위 거절결정을 유지하였고, 특허심판원도 위 거절결정 및 심사전치절차에서와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 보정의 적법 여부

[인정근거 : 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 7호증(각 가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지]

가. 쌍방의 주장

피고가 이 사건 소송절차에 이르러, 이 사건 보정은 심사전치절차에서 보정각하결정에 붙인 이유 외에도 이 사건 제1항 보정발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되어 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제47조 제4항 제2호 소정의 독립특허요건을 갖추지 못한 경우에도 해당하므로 어느 모로 보나 부적법하다고 주장하자, 원고는 심결취소소송 절차에 이르러 당초 보정각하결정에 붙인 이유 외의 다른 사유를 들어 보정각하결정이 적법하다고 주장하는 것은 원고의 심판절차에서의 의견진술기회 등을 박탈하는 것으로 허용될 수 없다고 다툰다.

나. 법리에 대한 판단

항고소송인 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 법원은 거절결정에 대한 심결취소소송에서 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이고(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617호 판결 등 참조), 위 특별한 사정에 해당하는 경우에 특허청장에게 새로운 거절이유에 속하는 주장을 하지 못하도록 하는 것은, 특허법 제63조 제1항 본문, 제170조 제2항에서 출원인에게 새로운 거절이유통지에 대하여 의견서 또는 보정서를 제출함으로써 당해 특허출원이 거절됨을 저지할 기회를 부여하고자 강행규정으로 의견서제출통지를 하도록 규정함에 따른 것이다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조). 그런데 구 특허법 제51조나 구 특허법 제170조 제1항 소정의 보정각하결정을 할 수 있는 구 특허법 제47조 제1항 제2, 3호에 의한 보정에 대하여는, 거절결정이나 같은 항 제1호에 의한 보정의 경우와는 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견서 또는 보정서를 제출할 기회를 주도록 하는 특허법의 규정이 없으므로 위 특별한 사정에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 심결취소소송에 이르러 특허청장이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수도 없다. 따라서 특허청장은 거절결정에 대한 심결취소소송에서 보정각하결정이나 심판절차에서 내세우지 아니한 새로운 이유를 들어 보정이 부적법함을 주장할 수 있다고 보아야 할 것이다.

다. 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 여부

⑴ 기술분야 및 목적 대비 이 사건 제1항 보정발명은 컨버터장치에 관한 것으로서, 고조파 전류 감소회로에서 여전히 AC 전원에 중첩한 노이즈의 영향으로 역률개선이나 고조파 전류의 감소에 영향을 끼치는 문제를 개선하고자 노이즈를 제거한 역률개선회로를 갖는 컨버터장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 비교대상발명은 PWM(pulse width modulation) 컨버터로 광범위한 고역률을 얻을 수 있는 디지털 회로를 사용하는 경우의 효율 향상을 위한 컨버터회로에 관한 것으로, 입력전압 극성 검출용 포토커플러(11)와 포토커플러 출력신호를 이용하여 정현파를 발생시키는 정현파 발생수단(36)의 구성을 갖춤으로써 교류전원에 중첩한 노이즈의 영향을 배제하여 고조파를 감소시키고 동시에 역률을 개선하는 컨버터장치를 제공한다는 목적도 포함하고 있다. 따라서 양 발명은 그 기술분야가 같고, 구체적인 목적에는 일부 차이가 있지만, 교류전원에 중첩한 노이즈의 영향을 배제하여 고조파를 감소시키고 동시에 역률을 개선하는 컨버터장치를 제공하기 위한 것이라는 목적 부분은 실질적으로 동일하다. ⑵ 구성 및 효과 대비 ㈎ 이 사건 제1항 보정발명은 별지 1.항 기재와 같이 전제부에 해당하는 구성요소 1과 처음부터 이 사건 제1항 발명의 구성요소이던 구성요소 2 내지 5 및 보정을 통하여 청구항 3.에서 옮긴 구성요소 6, 7의 총 7개의 구성요소로 이루어져 있다. 먼저, 구성요소 1은 비교대상발명의 ‘초크(6), 스위칭소자(3a, 3b, 4a, 4b), 정류다이오드(2a, 2b), 평활콘덴서(7) 등을 포함하는 AD 컨버터 및 포토커플러(11), 제어회로(10)를 포함하는 역률개선부를 구비하는 컨버터회로’의 구성과 실질적으로 동일하고, 이 사건 출원발명의 명세서에도 종래 기술로 전제하고 있는 바와 같이 이미 공지된 것이다. 구성요소 2는 비교대상발명의 ‘교류전압 극성정보(디지탈 신호의 일종)를 검출하는 포토커플러(11)’의 구성과 대응하는바, 양 구성은 AD 컨버터부의 교류전원 파형에 포함된 노이즈를 배제하기 위하여 정신호(+) 부분만 받아들여 디지털신호로 출력하는 점에서 그 기능과 구성이 실질적으로 동일하다. 구성요소 3은 비교대상발명의 ‘포토커플러의 출력을 받아 교류전압과 동기된 정현파의 절대치(전파정류파형 데이터의 일종)를 발생하는 정현파 발생 수단(36)’의 구성과 대응하는바, 양 구성은 모두 포토커플러의 출력신호를 받아 교류전원 파형에 동기된 정현파 파형을 생성한다는 점에서 그 기능과 구성이 실질적으로 동일하다 ㈏ 구성요소 4는 비교대상발명의 ‘직류전압 출력의 설정치 Vdc*와 실제의 직류전압 Vdc와의 차이인 전압오차신호 Verr를 구하여 이 값과 정현파 절대치를 승산하여 입력전류 지령치인 ｜Iac｜*(입력전압의 파형에 유사한 목표전류치)를 출력하는 승산기(31)’의 구성에 대응하는바, 비교대상발명의 위 구성에도 실제 출력전압과 설정된 출력전압과의 오차에 근거한 전압오차신호를 기준전압으로 하고 이 기준전압과 정현파 발생 수단에서 출력된 정현파 파형과의 승산을 행함으로써 입력단 전류를 정현파가 되도록 제어하기 위한 입력단 목표전류치 파형을 출력하는 기술사상을 개시하고 있다는 점에서, 통상의 기술자라면 이로부터 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 있다고 보인다. 구성요소 5는 비교대상발명의 ‘전류오차 증폭수단(33, 38), 발진기(35) 및 비교기(34)를 포함하는 제어수단’의 구성과 대응하는바, 비교대상발명의 위 구성에도 입력전류지령치 ｜Iac｜*(목표전류치)와 입력전류의 절대치 ｜Iac｜(AD 컨버터부에 흐르는 전류)의 차이 즉, 입력전류오차정보 ｜Iac｜err와 발진기(35)의 승산을 통하여 PWM 신호를 생성하고 이 신호를 이용하여 스위칭소자(5a, 5b)를 구동함으로써 부하에 공급되는 전력을 제어하는 기술사상을 개시하고 있다는 점에서, 통상의 기술자라면 이로부터 구성요소 5를 용이하게 도출할 수 있다고 보인다. ㈐ 구성요소 6, 7은 구성요소 3을 보다 구체적으로 한정한 것으로, 비교대상발명의 ‘정현파 발생 수단(36) 및 카운트를 사용하여 입력 교류전원의 주기를 계측하고 각 스위칭 주기마다 증가분을 파악하여 전원주파수에 동기시키는 작용’의 구성에 대응하는바, 비록 비교대상발명에는 위 정현파 발생 수단(36)의 구체적인 구성이 개시되어 있지는 않지만, 파형데이터 발생 시스템이나 정현파 발생 수단은 통상 컴퓨터 시스템이 사용되고 그 컴퓨터 시스템에 구성요소 6의 기억장치가 포함되어 있음은 자명한 사항인 점, 통상 외부에 DA 컨버터를 설치하여 구동하기 위해서는 기억장치와 어드레스 생성회로가 필수적으로 사용되어야 한다는 점 및 비교대상발명의 ‘스위칭 주기에 따른 동기 작용’이라는 기재로부터 일정한 간격으로 어드레스 신호를 출력하는 구성요소 7과 같은 구성이 내재되어 있음을 알 수 있는 점 등의 사정을 종합하여 보면, 통상의 기술자라면 비교대상발명의 위 대응 구성으로부터 구성요소 6, 7을 용이하게 도출할 수 있을 것으로 보인다. ㈑ 이에 대하여 원고는, 이 사건 제1항 보정발명은 연속제어성이 요구되는 전압, 전류 오차증폭부는 아날로그 방식으로 신속하게 처리하고, 노이즈가 중첩되면 제어가 불안정해지는 전파정류 정현파 생성부만 내노이즈성이 높은 디지털 제어방식을 채택하고 있음에 비하여, 비교대상발명의 대응 구성은 모두 디지털 회로인바, 양 발명은 그 구성에 차이가 있을 뿐만 아니라 대규모의 논리회로가 필요한 디지털 회로는 역률개선효과가 저하되므로 효과 차이도 있다고 주장한다. 그러나 비교대상발명의 대응 구성은 아날로그인지, 디지털인지 여부가 기재되어 있지도 않을 뿐만 아니라, 그러한 구성을 아날로그 방식으로 구현할지, 디지털 방식으로만 구현할지는 통상의 기술자가 그 장·단점과 필요에 따라 적의 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하다고 보이므로, 위 주장은 이유 없다. ㈒ 위와 같이 이 사건 제1항 보정발명은 비교대상발명에 의하여 공지된 구성요소와 그로부터 쉽게 도출할 수 있는 구성요소를 단순 결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보인다.

라. 소결

따라서 이 사건 제1항 보정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정됨에 따라 특허등록을 받을 수 없는 것이므로 이 사건 보정은 부적법하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 보정각하결정은 정당하다.

3. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 발명의 파형데이터 발생시스템의 구성을 보다 더 한정한 것인바, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 보정발명의 진보성이 부정되는 이상 그보다 상위 개념으로 구성된 이 사건 제1항 발명의 진보성은 당연히 부정된다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성도 부정된다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 보정은 부적법하고, 이 사건 제1항 발명에 특허거절의 사유가 있는 이상 이 사건 출원발명 전부에 대하여 특허등록이 거절되어야 하며, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.