특허법원 2019. 9. 20. 선고 2018허148 판결 [등록무효(상)]

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: 제970273호/ 2012. 1. 13./ 2013. 5. 21.

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제21류의 비누갑, 향수분무기, 유리내열포트, 비전기식프라이팬, 비금속제찜솥, 유리컵, 비금속제 와인잔, 쓰레기통, 찬합, 칫솔갑, 내열도기(유리)냄비, 비금속제 공기, 비금속제 냄비, 비금속제 대접, 비금속제 머그컵, 비금속제 수저통, 비금속제 양념통, 비금속제 접시, 비귀금속 주전자, 비금속제 커피잔, 비금속제 세제통, 비금속제 맥주잔, 비금속제 양주잔, 비금속제 주걱, 비금속제 국자, 비금속제 화분, 비금속제 냄비받침, 비금속제 믹싱볼, 비금속제 단지, 비금속제 쟁반, 식료용병, 플라스틱병, 화장품용병, 음료용병, 도마, 병따개, 보온병, 화병, 세수대야, 다림질판, 종이컵

4) 권리자: 원고

나. 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 구성:

나) 사용상품: 그릇, 접시, 머그컵, 주전자, 식기류

다) 사용자 및 사용 시기: 피고가 1726년경부터 사용(승계 포함)

2) 선사용상표 2

가) 구성:

나) 지정상품: 그릇, 접시, 머그컵, 주전자, 식기류

다) 사용자 및 사용 시기: 피고가 1909년부터 사용(승계 포함)

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 6. 2. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 그 출원 당시 스웨덴의 일반 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식된 선사용상표들과 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려는 등 부당한 목적을 가지고 사용된 것으로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2016당1477호로 심리한 후, 2018. 4. 27. “이 사건 등록상표는 그 출원 당시 스웨덴의 일반 수요자 사이에 청구인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되던 선사용상표들과 유사한 상표로서, 선사용상표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 사용된 상표라 할 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다”라는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고가 주장하는 심결 취소 사유의 요지

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 피고가 선사용상표들에 대한 적법한 권리자인지가 불분명하므로 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 대하여 현실적이고 직접적인 이해관계가 없다.

2) 피고가 제출한 증거들만으로 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 시에 국내 또는 유럽의 수요자들에게 피고의 상품을 표시하는 상표라 인식되고 있었다고 보기 어렵다.

3) 이 사건 등록상표의 Rorstrand, Hoganas 부분은 도자기 원산지에 대한 현저한 지리적 표시이자, 성질표시로서 식별력이 없으므로 이 사건 등록상표의 요부는 꿀벌 도형 및 Flagship 부분이고, 이를 선등록상표들과 대비할 때 양 표장은 유사하지 않다.

4) 이 사건 등록상표의 출원 시까지 선등록상표들이 부착된 도자기가 국내에 수입된 사실이 없고, 원고 스스로 이 사건 등록상표를 창작하였으므로 원고에게는 이 사건 등록상표의 출원에 관한 부정한 목적이 존재하지 아니한다.

3. 이해관계인 해당 여부

가. 관련 법리

상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 등록된 상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 피청구인의 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결 등 참조).

나. 판단

갑 제8, 15호증, 을 제8, 9, 11, 22, 32호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고가 스웨덴에서 2001. 8. 31. ‘’ 상표를, 1977. 9. 9. ‘’ 상표를 각각 니스 분류 제21류 도자기 제품 등에 대하여 등록받은 사실, ② 피고가 위 상표들을 사용하여 국내 및 스웨덴 등에서 도자기 제품을 판매하고 있는 사실, ③ 또한 피고가 ‘’ 상표를 지정상품을 ‘household or kitchen utensils and containers, bowls of glass, painted glassware’ 등으로 정하여 국제상표 등록출원하였으나, 특허청은 2015. 7. 7. 위 출원상표가 이 사건 등록상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 등록될 수 없다는 이유로 직권가거절결정 후 심사보류 중인 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 보면 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있고, 이 사건 등록상표로 인하여 피고가 출원한 상표의 심사가 보류 중이므로 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 봄이 타당하다. 이에 대하여 원고는, 피고가 선사용상표들에 대한 적법한 권리자인지가 불분명하므로 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 대하여 현실적이고 직접적인 이해관계가 없다고 주장한다. 그러나 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 취지는, 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되지 않았음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표의 등록을 허용하지 아니한다는 데 있다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조). 이러한 입법 취지에다가 을 제6, 8~10, 32호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실, 즉 피고가 2007년 F 그룹을 인수하면서 E 및 Höganäs 상표를 인수한 사실, 피고가 스웨덴 내 ‘’, ‘’ 상표에 대한 상표권자인 사실을 덧붙여 고려할 때, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 상표등록의 무효를 주장할 수 있는 심판청구인은 앞서 본 바와 같은 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하면 족하고, 달리 심판청구인이 선사용상표들의 국외 등록권리자일 필요는 없다. 따라서 이와 전제를 달리하는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

4. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표의 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일‧유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일‧유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

나. 검토

1) 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었는지 여부

가) 갑 제7, 9~15, 17~19, 26호증, 을 제6, 8~10, 12~20, 23, 32호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

(1) E는 1726년 스웨덴 스톡홀롬에서 자기공예가인 D에 의해 설립된 회사로서 선사용상표 1은 위 회사의 상호이자 상표이다. E는 2001년경 F 그룹에 인수되었고, 피고는 2007년 F를 인수하였다.

(2) E의 대표 제품 중

‘Swedish Grace’는 1930년부터, ‘Mon amie’는 1950년대부터 현재까지 꾸준히 생산, 판매되고 있다.

(3) E는 1726년부터 스웨덴 왕실에 도자기를 제공하여 왔고, 2010. 6. 19. 빅토리아 왕세자비 결혼식에 ‘The Official Wedding Series’ 도자기 시리즈를 제공하기도 하였다.

(4) G은 1909년 스웨덴 남서부의 도자기 장인에 의해 운영되던 제조공장에 그 기원을 두고 있는 디자인 회사로서, 선사용상표 2는 위 회사의 상호의 약칭이자 상표이다. G은 그 후 H 그룹에 인수된 후, 피고에 인수되었다.

(5) G은 주로 사기 그릇을 제조, 판매하는데 그 중 스웨덴어로 ‘티 타임’을 의미하는 피카(FIKA)에 사용되는 머그컵, 티팟 등이 대표 상품이다.

(6) 선사용상표들 관련 상품들을 홍보하는 피고의 카탈로그가 이 사건 등록상표의 출원일 전 5년의 기간 동안 꾸준히 스웨덴 내 수요자들에게 배포되어

상표들이 노출되어 왔다.

(7) 피고는 스웨덴에서 1932. 8. 15. ‘’ 상표를, 2001. 8. 31.에 ‘’ 상표를 각각 등록하였다. 또한, 피고는 2001. 11. 19. 유럽 (EUIPO)에서 ‘’ 상표를 등록하였다. 피고는 1977. 9. 9. 스웨덴 및 미국에서 ‘’ 상표를 등록하였다.

(8) 피고의 매출액 중 선사용상표 1이 사용된 상품의 스웨덴에서의 총 매출액은 2007년 9,125,867유로, 2008년 9,188,726유로, 2009년 10,270,223유로, 2010년 13,623,375유로, 2011년 16,499,415 유로에 해당한다. 피고의 매출액 중 선사용상표 2가 사용된 상품의 스웨덴 내 매출액은 2007년 8,543,861유로, 2008년 7,018,332유로, 2009년 3,173,641유로, 2010년 3,023,850유로, 2011년 792,643유로에 해당한다.

나) 위 인정 사실에 나타난 바와 같은 피고의 선사용상표들이 사용된 도자기 제품의 생산 및 판매기간, 매출액, 시장에서의 인지도 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 피고의 도자기 제품 등에 사용된 결과 이 사건 등록상표의 출원일인 2011. 4. 5. 당시 적어도 스웨덴에서 도자기와 관련하여 특정인의 상표로 인식되었다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 동일․유사 여부

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도안의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비․판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분하게 결합하여 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조).

나) 검토

(1) (가) 이 사건 등록상표는 ‘’로서, 꿀벌 모양 도형 부분과 문자 부분으로 이루어져 있다. 그러나 두 개의 원 사이에 위치하여 있는 문자 부분은 안쪽의 원 내부에 있는 도형 부분과 외관상 명확하게 구분하여 표기되어 있으며, 도형 부분과 문자 부분이 결합하여 독자적인 의미나 새로운 관념을 낳는다고 보기 어려우므로, 도형 부분과 문자 부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 도형 부분과 문자 부분은 분리되어 관찰될 수 있다.

(나) 나아가 문자 부분을 보건대, 우선 ‘FLAGSHIP’ 부분은 사전상 ‘주력 상품’, ‘대표 상품’의 의미를 갖는 것으로서 지정상품인 도자기류 등과 관련하여 품질 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다. 다음으로, ‘Rorstrand & Hoganas’ 부분은 ‘Rorstrand’와 ‘Hoganas’, 그 사이에 ‘and’의 의미를 가지는 ‘&’라는 기호로 구성되어 있는데, 앞서 살핀 바와 같이 ‘Rorstrand’ 및 ‘Hoganas’는 1726년, 1909년경부터 스웨덴에서 도자기를 제조, 판매하는 상표로 널리 알려져 있었다. 또한, 을 제22, 23호증의 각 기재에 의하면, 한겨레신문은 2008. 3. 26. ‘낮은 톤의 파스텔 색상이 매력적인 호가나스’, ‘호가나스 같은 실용적인 유럽제 그릇‘이라고 소개하고 있고, 한국일보는 2011. 6. 9. ‘2000년대 초반에는 꽃, 나비 등이 그려진 포트케리온(영국), 웨지우드(영국) 브랜드가 인기를 끌었다면 최근에는 자연스럽게 손으로 빚어 만든 듯한 느낌을 주는 아사(독일), 덴비(영국), 로스트란드(스웨덴) 등이 젊은 층을 중심으로 각광받고 있다’라고 소개하였으며, 2011. 9. 15.에는 북유럽 스타일 인테리어가 유행이라고 하면서 ‘북유럽은 따뜻한 분위기를 내기 위해 원색적인 색감을 쓰는 그릇들이 많은데, 스웨덴의 호가나스, 로스트란드 등이 대표적이다’라고 소개한 사실, 네이버 블로그에서도 2011. 10. 14. E 제품들을 ‘날씬하면서도 우아한 스웨디시 그레이스는 모나미와 함께 스웨덴 내에서는 물론 세계적으로도 가장 오랫동안 꾸준히 사랑받아온 대표적 북유럽 디자인으로 로스트란드의 한 심볼로 인식되기에 이르고 있다’라고 소개한 사실, 뉴스통신사인 뉴스핌은 2011. 11. 7. 로스트란드 제품을 명품주방식기로 소개한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, ‘Rorstrand’와 ‘Hoganas’는 각각 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서도 상당한 인지도가 있었음을 알 수 있다. 그렇다면, 이 사건 등록상표 중 ‘Rorstrand & Hoganas’ 부분은 이를 구성하는 두 단어 ‘Rorstrand’와 ‘Hoganas’가 각각 어떠한 관념을 갖지 않는 단어로서 지정상품과 관련하여 성질 표시 표장에 해당하지 않을 뿐만 아니라 상당한 인지도를 가진 것이므로 식별력이 약하다고 할 수 없다. 또한, 위 두 단어는 외관상 서로 구분되어 있을 뿐만 아니라 이들이 결합하여 어떤 새로운 관념을 도출할 수 있는 것도 아니므로 각 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 ‘Rorstrand’와 ‘Hoganas’는 각각 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당한다고 봄이 타당하다.

(다) 이에 대하여 원고는 ‘Rorstrand’, ‘Hoganas’는 각각 스웨덴의 오래된 도자기, 식기류의 생산지 지명으로서 현저한 지리적 표시에 해당하므로 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없다고 주장한다. 갑 제30, 31호증의 각 기재에 의하면 ‘Stora Rorstrand’, ‘Höganäs’가 스웨덴의 지명인 사실은 인정되나, 앞서 든 사실관계와 갑 제6, 12, 18, 19호증, 을 제5, 20, 22, 23, 25호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 네이버에 ‘E’를 검색했을 때 피고 제품에 대한 블로그 후기 글, 피고 회사를 소개하는 지식백과 글 등이 검색되고 스웨덴의 ‘E’ 지역에 관한 검색 결과는 찾아보기 힘든 점, ② 네이버에 ‘Höganäs’를 검색했을 때에도 피고 제품에 대한 이미지 검색결과, 피고 제품에 대한 중고 거래 관련 게시글, 동명의 스웨덴 혼합용 금속분말 제조업체에 대한 뉴스 검색결과 등이 검색되고 스웨덴의 ‘Höganäs’ 지역에 관한 검색 결과는 찾아보기 힘든 점, ③ 국내 뉴스, 네이버 블로그 후기 등에서 ‘Rorstrand’ 및 ‘Hoganas’를 피고 제품의 출처를 표시하는 데 사용하고 있는 점, ④ 스웨덴 언론에서도 ‘E’ 및 ‘Höganäs’를 피고의 출처표시로 사용하고 있는 점 등에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자들에게 직감적으로 스웨덴의 지리적 명칭을 표시하는 것으로 인식되는 표장이라고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(2) (가) 그렇다면, 이 사건 등록상표()의 요부는 ‘Rorstrand’, ‘Hoganas’ 부분이라 할 것인데 이는 선사용상표 1() 및 선사용상표 2()와 호칭이 각각 ‘로스트란드’, ‘호가나스’로서 유사하고, 모두 피고가 제조, 판매하는 도자기 제품의 출처표시로 관념될 것이므로 양 표장은 유사하다.

(나) 이에 대해 원고는 이 사건 등록상표의 ‘Rorstrand’, ‘Hoganas’ 부분과 선사용상표들(,)은 호칭에 있어 차이가 있다고 주장한다. 그러나 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조). 선사용상표들에는 'o', 'a'에 스웨덴어 표기법상 움라우트¹⁾가 붙어있기는 하나, 국내 스웨덴어 보급 수준을 고려하면 선사용상표들을 스웨덴어 발음 그대로 호칭하는 경우는 매우 드물 것으로 보이고, 을 제5, 22, 23, 25호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 네이버에 ‘E’를 검색하였을 때 ‘로스트란드’를 포함하는 제목의 카페 글, 네이버 쇼핑 판매 글 등이 다수 검색되는 사실, ② 네이버에 ‘Höganäs’를 검색하였을 때에도 ‘호가나스’를 포함하는 제목의 블로그 글이 다수 검색되는 사실, ③ 국내 뉴스, 블로그 등에서도 피고 제품들을 ‘로스트란드’, ‘호가나스’로 호칭하고 있는 사실 등이 인정된다. 이에 비추어 보면 국내 수요자 및 거래자들은 선사용상표들을 각 ‘로스트란드’, ‘호가나스’로 호칭하고 있는 것으로 보인다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사한 표장에 해당한다.

3) 부정한 목적의 존재 여부

가) 관련 법리

등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일․유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일․유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조).

나) 검토

앞서 든 사실관계와 갑 제20~25호증, 을 제26~31호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음의 사정을 종합하면, 원고는 피고의 상품을 나타내는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들이 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 판단된다.

(1) 앞서 본 바와 같이 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2012. 1. 13. 당시 이미 적어도 스웨덴에서 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표에 해당하고, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 매우 유사하다.

(2) 원고는 2012년경부터 2015년경까지 수십 회에 걸쳐 모두 도자기류 등을 지정상품으로 하여 ‘’, ‘’, ‘’, ‘’, ‘’ 등의 표장에 대해 상표 출원을 하였는데, 위 출원상표들은 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제12호, 같은 법 제8조 제1항 등에 의하여 그 등록이 거절된 바 있다. 위 상표들은 이 사건 등록상표와 잠자리 모양 도형 및 원형 도형 등 그 구성이 거의 동일한 데다가, 도자기류와 관련하여 국내 및 외국에서 인지도를 갖춘 ‘RESLE’, ‘LE CRUSET’ 상표를 포함하고 있는 점을 종합해보면, 원고는 도자기와 관련한 외국의 상표 사용 현황 등에 대하여 상당한 정보를 가지고 있고, 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들의 존재를 인식하였을 가능성도 적지 않았던 것으로 보인다.

(3) 또한 원고는 이 사건 등록상표 중 ‘Rorstrand’와 ‘Hoganas’ 부분은 직원의 건의로 사용한 것으로서 위 지명이 스웨덴 도자기 생산지역이라는 점을 알지 못하고 사용하였다고 주장하고 있는데(제1차 변론조서 참조), 이는 ‘도자기류에는 이미 인터넷 등에 알려진 스웨덴의 지리적 명칭들을 &라는 기호로 연결하여 원고의 제품인 도자기, 식기류 등의 품질 수준이 상당하다는 등의 일종의 품질적인 우수성의 암시 내지는 과시를 목적으로 독자적으로 창안한 것’이라는 기존의 주장(2018. 7. 24.자 준비서면 참조)과 불일치할 뿐만 아니라 위 (2)항의 사정을 고려할 때 이를 쉽사리 믿기 어렵다.

(4) 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘비금속제 공기, 비금속제 냄비, 비금속제 대접, 비금속제 머그컵, 비금속제 수저통, 비금속제 양념통, 비금속제 접시, 비귀금속 주전자, 비금속제 커피잔 등’은 선사용상표들의 사용상품인 도자기류는 상품의 성질 및 거래실정에 비추어 서로 동일‧유사한 상품에 해당한다.

다) 원고 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 등록상표의 출원 시에 피고의 선사용상표들이 부착된 도자기 제품들은 국내에 수입, 통관되어 판매된 사실이 없으므로 원고에게 부정한 목적이 인정되지 않는다고 주장한다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되지 않았음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표의 등록을 허용하지 아니한다는 취지이므로, 이 사건 등록상표의 출원 당시에 선사용상표들이 부착된 상품이 국내에서 판매되고 있었는지 여부는 부정한 목적을 판단함에 있어 무관하다. 설령 이와 달리 보더라도, 앞서 든 사실관계와 을 제22, 23호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 출원 이전에 다수의 국내 언론 및 네이버 블로그 등에 선사용상표들이 표시된 피고 제품들이 소개되고 있었던 점을 알 수 있고, 이에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 피고 제품은 국내에서 판매되고 있었던 것으로 보인다.²⁾ 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

다. 소결

이 사건 등록상표는 출원 당시에 국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 그 표장이 유사하고, 또한 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원‧등록된 상표로 판단되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.