특허법원 2019. 6. 14. 선고 2019허1148 판결 [등록무효(상)]

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제333232호/ 2013. 12. 13./ 2015. 9. 25.

2) 구성:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 통닭전문점 간이식당업, 식당체인업, 통닭전문점 간이음식점업, 일반음식점업, 양념준비조달업, 음식준비조달업, 스넥바업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 식품소개업, 음식조리대행업, 카페테리아업, 페스트푸드식당업, 한식점업

나. 선등록서비스표 1

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제123456호/ 2010. 1. 1./ 2011. 2. 3.

2) 구성:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 식품소개업, 일반음식점업, 제과점업 등

4) 권리자: 주식회사 진미식품

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 1. 4. 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다(2018당25호).

2) 특허심판원은 2018. 12. 21. “이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘통닭전문점 간이식당업, 통닭전문점 간이음식점업’은 선등록서비스표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 나머지 지정서비스업은 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하지 않으므로 등록무효사유가 존재하지 아니한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구 중 일부를 인용하고 나머지는 기각하는 심결(이하 위 심결 중 심판청구 일부 인용 부분을 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제7, 9호증의 각 기재(가지번호 있는 경우 가지번호 생략, 이하 특별히 명시하는 외에는 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

등록서비스표에 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 무효사유가 있는지 여부의 판단은 같은 법 제7조 제3항에 따라 등록여부결정 시를 기준으로 하여야 하는바, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 시(2015. 9. 25.)에 선등록서비스표 1은 이미 소멸하였는데도 불구하고 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘통닭전문점 간이식당업, 통닭전문점 간이음식점업’이 선등록서비스표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

1) 구 상표법 제7조 제3항의 입법취지

구 상표법 제7조 제2항은 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지를 판단하는 기준시점을 ‘상표등록출원 시’로 규정하였으나, 구 상표법 제7조 제3항은 제2항 본문에도 불구하고 제73조 제1항 제3호를 이유로 하는 상표등록 취소심판의 청구인과 출원인이 같고 그 취소심판 청구일 이후에 제73조 제1항 제3호에 따른 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우에는 그 판단 기준시점을 ‘상표등록여부결정 시’로 규정하였다. 이는 제7조 제1항 제7호에 따른 상표 등록요건의 유무를 결정함에 있어서 원칙적으로 상표등록출원 시를 기준으로 하여야 하나, 그 출원 시를 기준으로 할 경우 출원인이 출원상표와 유사한 선등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하여 그 상표등록을 말소시킨다고 하더라도 출원상표를 등록받을 수 없어 재출원을 하는 등 불필요한 절차를 거쳐야 하므로 이를 시정하고자 예외적으로 이러한 경우 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 등록결정 시를 기준으로 판단하도록 정한 것이다.

2) 인정 사실

앞서 든 증거 및 갑 제4 내지 10, 13 내지 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고 A는 2013. 12. 13. 이 사건 등록서비스표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2014. 1. 20. 이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표 1 등과 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다는 내용의 의견제출통지를 하였다.

나) 이에 원고 A는 2014. 4. 1. 선등록서비스표 1 등에 대하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 등록취소심판을 청구할 예정에 있으므로 이 기간까지 심사진행의 보류를 요청하여, 특허청 심사관은 2014. 5. 16. 선등록서비스표 1 등에 대한 등록취소심결의 확정시까지 심사처리를 보류하였다.

다) 원고 A는 2014. 12. 23. 특허심판원에 주식회사 진미식품을 상대로 선등록서비스표 1이 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 그 지정서비스업에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다(2014당3295). 특허심판원은 2015. 4. 20. 위 심판청구를 인용하는 심결을 하여 위 심결은 2015. 5. 30. 확정되었다.

라) 원고 A는 2015. 4. 29., 2015. 7. 7. 이 사건 등록서비스표의 출원심사처리 재개요청을 하였고, 이 사건 등록서비스표는 2015. 9. 25. 등록 결정되어 같은 날 등록되었다.

마) 그 후 2017. 8. 18. 원고 B, C은 원고 A로부터 이 사건 등록서비스표의 일부를 이전받아 이를 등록하였다.

3) 판단

위와 같은 사실을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 출원인인 원고 A가 선등록서비스표 1의 상표등록 취소심판(2014당3295)을 청구하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 선등록서비스표 1의 등록을 취소하는 심결이 확정되었으므로, 이 사건 등록서비스표가 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부는 구 상표법 제7조 제3항에 따라 상표등록여부결정 시를 기준으로 하여야 한다. 그런데 선등록서비스표 1은 위 상표등록 취소심결이 2015. 5. 30. 확정되었으므로 이 사건 등록서비스표의 등록여부결정 시인 2015. 9. 25.에는 이미 그 상표권이 소멸하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘통닭전문점 간이식당업, 통닭전문점 간이음식점업’에 관한 등록은 선등록서비스표 1과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없고, 달리 그 등록이 무효라고 할 근거가 없다.

다. 소결론

그렇다면 이와 결론을 달리하여 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘통닭전문점 간이식당업, 통닭전문점 간이음식점업’에 관한 등록을 무효로 본 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 한다.