특허법원 2018. 11. 30. 선고 2018허5167 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2018. 5. 28. 2016당404호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초적 사실관계

가. 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호: 2011. 3. 28./2013. 6. 24./제977016호

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 전기침대, 돌침대, 흙침대, 숯침대, 나무침대, 침대, 전기소파, 침대겸용소파

4) 권리자: 피고

나. 선등록상표¹⁾

1) 출원일/등록일/등록번호: 2000. 4. 17./2001. 11. 12./제506223호

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 천연구들 침대(돌침대)

4) 권리자: 원고

다. 선출원상표²⁾

1) 출원일/등록일/등록번호: 2011. 2. 22./2012. 12. 17./제42740호

2) 구성:

3) 지정상품: 별지와 같다.

4) 권리자: 원고

라. 심결의 경위

1) 원고는 2016. 2. 17. 피고를 상대로, 등록상표가 선등록상표와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에, 선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제8조 제1항에 각 해당한다고 주장하면서, 등록상표에 관한 상표등록무효심판을 청구하였다(2016당404호).

2) 특허심판원은 2018. 5. 28. 등록상표는 그 표장이 선등록상표·선출원상표의 표장과 유사하지 아니하다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다).

다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

1) 등록상표와 선등록상표·선출원상표는 모두 ‘천년’ 부분만으로 호칭·관념되므로 등록상표의 표장과 선등록상표·선출원상표의 표장은 서로 유사하고, 지정상품 역시 동일·유사하다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다.

2) 등록상표는 문자 부분 중 ‘옥’ 부분에 의하여 일반 수요자에게 ‘옥’으로 만들어지거나 ‘옥’과 관련이 있는 것으로 직감되므로, 그 지정상품 중 ‘옥’을 원재료로 하지 않는 돌침대, 흙침대, 숯침대 등에 사용될 경우 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 우려가 있다. 따라서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

3) 위와 같이 등록상표에는 무효사유가 있음에도 불구하고, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 취소되어야 한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당하는지 여부

1) 상품의 대비

등록상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품인 천연구들 침대(돌침대) 및 선출원상표의 지정상품인 돌침대, 흙침대, 물침대, 온돌침대, 옥돌침대, 온수침대, 숯침대, 황토침대 등과 동일하거나 유사하다(이러한 대비결과에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

2) 표장의 대비

가) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

나) 등록상표 및 선등록상표·선출원상표 중 ‘천년’ 부분이 요부에 해당하는지 여부 앞서 든 증거 및 을 제4, 6, 7, 10, 11호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 선등록상표의 ‘’ 부분이나 선출원상표의 ‘’ 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 이를 다투는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 먼저 선등록상표 중 ‘’ 부분은 지정상품 자체를 가리키는 것이어서 식별력을 인정할 수 없다. 선등록상표 중 ‘’ 부분이나 선출원상표 중 ‘’ 부분은, 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 4음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다. 등록상표 중 ‘’이라는 문자 부분도 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, 3음절에 불과하여 전체로 호칭하는 데에도 별다른 어려움이 없다.

(2) 선등록상표의 ‘’ 부분과 선출원상표의 ‘’ 부분 및 등록상표의 ‘’ 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없고, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다. 오히려 위 부분들은 ‘오래도록 지속되는 기간’ 등의 뜻으로 널리 사용되어 그 지정상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않아 보인다.

(3) 오른쪽 표와 같이 이 사건 심결 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘천년’을 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있었던 사정까지 보태어 보면, 선등록상표·선출원상표 및 등록상표의 ‘천년’ 부분은 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. (한편 원고가 2011. 3.경 ‘’으로 구성된 가구 및 가구전시업 등을 지정상품·서비스업으로 하는 2건의 상표·서비스표를 출원하였으나, 특허청 심사관은 동종의 유사상품에 ‘천년’ 문자와 결합된 상표가 다수 등록·사용되고 있어서 식별력이 없다는 이유로 거절결정을 하였다.)

(4) 나아가 선등록상표의 ‘’과 선출원상표의 ‘’ 및 등록상표의 ‘’ 중에서 ‘’ 부분과 ‘’ 부분 및 ‘’ 부분이 나머지 ‘’과 ‘’ 및 ‘’ 부분과 비교하여 상대적인 식별력 수준이 높다고 볼 수 없고, 실제 거래에서 ‘’ 부분과 ‘’ 부분 및 ‘’ 부분만으로 호칭·관념된다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다.

다) 등록상표와 선등록상표·선출원상표의 표장 대비

(1) 등록상표의 ‘’과 선등록상표의 ‘’ 및 선출원상표의 ‘’의 외관을 대비하면, 도형의 유무, 문자의 구성 및 서체에 차이가 있어 외관이 서로 상이하다.

(2) 등록상표는 ‘천년옥’이라 호칭되는 것에 비하여 선등록상표들은 ‘천년구들’이라 호칭되어 그 호칭 또한 비유사하다.

(3) 등록상표는 ‘오래된 옥(玉)’ 또는 ‘오래된 집(屋)’ 등으로 관념되는 반면에, 선등록상표들은 ‘천년동안 이어져 온 우리나라 전통적인 난방방식’ 등으로 관념될 것으로 보이므로, 그 관념도 서로 상이하다.

3) 소결

이상을 종합하면, 원고의 등록상표는 선등록상표·선출원상표와 외관, 호칭, 관념이 비유사하여 그 표장이 유사하지 않다. 이와 다른 전제에서 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항에 해당하는 무효사유들이 존재한다는 원고 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

다. 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체판결 등 참조).

2) 판단

가) 먼저 등록상표의 ‘’ 중에서 ‘’ 부분은 ‘1000년’ 또는 ‘오랜 세월’의 의미를 갖는다. 나머지 ‘’ 부분의 사전적 의미는 ‘구슬, 보석’ 또는 ‘음식점이나 상점의 상호에 붙어 집을 나타냄’ 등으로 볼 수 있다. 그러나 위 2개의 문자부분이 결합한 등록상표 ‘’은 사전에 등재되지 아니한 조어(造語)로서, 원고가 지적하는 바와 같이 ‘오래된 옥’ 등의 의미를 가질 수 있는 개연성이 없지 아니하나, ‘오래된 집’, ‘역사가 오래된 브랜드’ 등의 의미로도 직관될 수 있는 것이므로, 그 지정상품과의 관계에서 볼 때 일반 수요자나 거래자에게 위 2개의 문자부분이 결합함으로써 ‘옥침대’라는 의미로 바로 인식된다고 보기는 어렵다.

나) 설사 등록상표 ‘’이 지정상품에 사용될 경우 ‘’이라는 문자부분과 ‘’이라는 문자부분이 결합하여 ‘오래된 옥’이라는 특별한 관념을 불러일으킨다 하더라도, 등록상표를 접하는 일반 수요자나 거래자는 그 지정상품인 침대와의 관계에서 막연히 ‘옥과 관련이 있는 침대’, ‘옥으로 장식된 침대’ 정도의 관념을 떠올릴 수 있는 것에 불과하여 이러한 ‘오래된 옥’이라는 관념이 지정상품의 구체적인 성질을 암시하는 것을 넘어 직감시킨다고 보기는 어렵다.

다) 이처럼 등록상표가 ‘오래된 집’, ‘오래된 옥’ 등으로 관념되어 ‘옥침대’를 직감시킨다고 볼 수 없는 이상 그 지정상품이 본래 가지고 있는 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수 없다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질 오인 상표에 해당하지 아니한다.

3) 원고 주장에 대한 판단

가) 원고는 특허청 심사사례에서 ‘옥’을 포함하고 있는 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호를 근거로 하여 거절이유를 통지하고 있고, 지정상품을 ‘옥과 관련된 것’ 등으로 한정하는 경우에만 등록을 허용하고 있다고 주장한다. 또한, 특허법원 2007. 4. 26. 선고 2006허11114 판결에서 ‘’ 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록이 무효가 된 바 있음을 근거로 등록상표 역시 무효가 되어야 한다고 주장한다.

나) 그러나 다음의 점들에서 원고의 위 주장은 모두 받아들이지 아니한다. ① 원고가 제출한 갑 제7호증의 심사례는 ‘푹신푹신한 옥침대’, ‘’, ‘황실옥돌침대’ 등으로 모두 ‘옥침대’라는 문자 부분을 포함하고 있는 상표이다. 이러한 ‘옥침대’라는 표장은 침대 틀 위에 매트리스 대신 옥을 넓게 깐 침대라는 의미를 바로 직감시킬 수 있는 것으로서 등록상표 ‘’과는 관념을 달리하므로, 위 심사례를 근거로 등록상표 역시 무효가 되어야 한다고 볼 수는 없다. ② 원고가 들고 있는 위 특허법원 판결에서 그 대상상표는 ‘’로서 ‘’이라는 문자 부분을 포함한다. 등록상표 ‘’은 앞서 본 것처럼 ‘오래된 집’, ‘오래된 옥’ 등 다양한 의미로 직감될 수 있는데 비하여, 위 ‘’이라는 문자 부분은 ‘옥이 들어 있는 돌’ 또는 ‘가공하지 않은 옥’ 등의 의미를 가지는 것이다. 따라서 위 판례는 이 사건과는 사안을 달리하는 것이어서 그대로 원용하기 어렵다.

라. 소결

이상과 같이, 피고의 등록상표는 선등록상표·선출원상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항에 해당하거나 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는 무효사유가 존재한다고 볼 수 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.