특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 [특허권침해금지등]

가. 피고는 원고에게 10,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 금원을 지급하라.

나. 피고는 [별지] 기재 서비스 솔루션을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여를 위한 청약, 전시를 하여서는 아니 되고, [별지] 기재 서비스 솔루션을 인터넷으로 배포하여 서비스를 제공하여서는 아니 되며, [별지] 기재 방법을 사용하여서는 아니 된다.

다. 피고는 피고의 비용으로 본점, 지점, 영업소, 직영판매점, 창고, 대리점에 보관 또는 사용하고 있는 [별지] 기재 서비스 솔루션을 폐기하고, [별지] 기재 서비스 솔루션이 구현된 컴퓨터 프로그램을 피고의 컴퓨터 및 서버로부터 삭제하라.¹⁾

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금원 및 위 청구취지 기재 1.나.항 및 1.다.항에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 1,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 금원을 지급하라. 위 청구취지 기재 1.나.항 및 1.다.항과 같은 판결을 구하다.

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭: 광고 기능을 갖는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스 제공방법 및 장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2001. 10. 29./ 2003. 11. 21./ 제408127호

3) 특허권자: 원고

4) 청구범위(이하 이 사건 특허발명의 청구항 8항²⁾을 ‘이 사건 제8항 발명’이라 하고, 나머지 청구항에 관하여는 기재를 생략한다)

【청구항 8】 통신 회사의 서비스 제공 장치가 음성 기반 발신 번호 표시 서비스를 제공하는 방법에 있어서, 발신자의 전화 단말기로부터 수신자로의 통화 요청을 수신하는 단계; 상기 통화 요청에 상응하여 복권 데이터베이스로부터 부가 정보인 전화 복권 당첨 결과 및 상기 전화 복권 당첨 결과로의 연결 정보를 추출하는 단계; 및 무선 통신망을 통해 상기 전화 복권 당첨 결과, 상기 연결 정보와 상기 발신자에 상응하는 발신 번호를 포함하는 페이징 신호를 상기 수신자의 전화 단말기로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 연결 정보는, 상기 수신자의 선택에 의해 상기 전화 복권 당첨 결과에 상응하는 웹사이트로 링크되는 것을 특징으로 하는 광고 기능을 갖는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스 방법.

5) 발명의 개요

가) 기술분야

본 발명은 수신자의 전화 단말기에 광고 및 부가 정보에 상응하는 웹사이트 또는 전화번호로의 연결 정보를 포함하는 발신 번호를 음성으로 재생하는 방법 및 장치에 관한 것이다(1면 요약).

나) 종래기술의 문제점

발신 번호 표시(Caller ID:CID) 서비스란 발신자의 전화번호를 통화 개시 전에 수신자의 전화기 또는 표시 단말기에 표시하여 주는 서비스이다(2면 25행).

종래 기술에 따른 발신 번호 표시 방법에 따르면, 수신자의 전화기에 발신 번호만이 표시되어 수신자가 발신 번호와 함께 광고만을 표시하며, 상기 광고에 상응하는 웹사이트 또는 전화번호로의 연결을 제공하지 못하는 문제점이 있다(2면 39행).

다) 해결하려는 기술적 과제

본 발명의 목적은 수신자의 전화 단말기에 광고 및 부가 정보에 상응하는 웹사이트 또는 전화번호로의 연결 정보를 포함하는 발신 번호를 제공하는 발신 번호 표시 방법 및 장치를 제공하는 것이다(2면 49행).

본 발명의 다른 목적은 사용자가 자신의 전화 단말기 또는 PDA 등에 등록된 수많은 사람들에 대하여 자신이 원하는 광고 및 부가 정보를 포함시켜 수신자의 전화 단말기에 발신자가 원하는 광고를 제공하는 발신 번호 표시 방법 및 장치를 제공하는 것이다(3면 1행).

라) 과제의 해결수단

도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 광고 기능을 갖는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스 제공 시스템의 구성도이다(3면 55행). 도 1을 참조하면, 광고 기능을 갖는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스 제공 시스템은 단말기(119), 기지국(115), 기지국 제어기(113), 교환기(103), 인증 센터(105), 서비스 제공 장치(101) 등을 포함한다(4면 4행).

이동 통신 시스템에 있어서는 기지국(115)과 이동 단말기(119) 간에 소정의 제어 데이터를 송수신함으로써 이동 단말기(119)에 대하여 통신 기능을 수행하게 된다. 그리고 이러한 제어 데이터는 수신자에게 기본적인 호출자의 번호 데이터를 안내하는 것에 이르기까지 다양하게 포함될 수 있다(4면 13행). 특히, 발신자의 번호 데이터 안내의 경우에는 이것이 기본적으로 통화 기능을 제공하는 것과는 크게 관련이 없기 때문에 부가적인 서비스 기능을 통해 제공할 수 있다. 그리고 이러한 발신자의 번호 데이터 안내는 서비스에 가입된 이동 단말기(119)에 대하여 페이징 채널을 통하여 호출 데이터를 송출할 때 해당 번호 데이터를 부가하여 전송하는 것도 가능하고, 또한 트래픽 채널의 할당과 동시에 트래픽 채널을 통하여 해당 단말기(119)에 대하여 제공하는 것도 가능하게 되는데, 통상의 경우에는 피호출자가 통화에 앞서 호출자의 번호 데이터를 근거로 호출자를 파악할 수 있도록 하기 위하여 호출 데이터에 부가하여 호출자의 번호 데이터를 송신하는 것이 바람직하게 된다(4면 16행). 본 발명에 따른 시스템은 수신자의 전화 단말기(119)에 발신자의 전화 번호와 함께 광고를 제공한다. 이를 위해 교환기(103)는 서비스 제공 장치(101)와 연결되어 있으며, 서비스 제공 장치(101)는 광고 데이터베이스(107), 복권 데이터베이스(109), 벨소리 데이터베이스(111) 등과 결합되어 있다(4면 30행). 복권 데이터베이스(109)에는 수신자의 전화 단말기(119)에 제공할 복권 서비스에 대한 경품 및 당첨 정보 등이 저장된다. 그리고 벨소리 데이터베이스(111)에는 수신자의 전화 단말기(119)에 다운받을 수 있는 벨소리 음성, 소리 등이 저장된다. 전화 번호 복권 서비스는 발신 번호 서비스 신청자이거나, 전화 번호 복권 신청자인 통신 회사의 가입자에게 제공될 수 있다(4면 37행). 전화 번호 복권 서비스를 통해 복권을 만드는 비용을 줄일 수 있다. 그리고 전화 번호 복권 서비스에서는 전화 번호를 임의적으로 선택하여 사용자에게 상품, 상금의 혜택과 즐거움을 준다. 이용 방법은 이용자가 복권 금액을 부여하는 방법, 광고 업체가 상품이나 상금을 부여하는 방법, 여러 이용자의 복권 금액을 모아서 한 이용자에게 주는 방법 등이 있다(4면 42행).

도 6은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 전화 복권 당첨 화면의 구성을 나타낸 도면이다(6면 31행). 도 6을 참조하면, 통신 회사가 광고 기능을 갖는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스를 제공할 때, 전화 복권도 함께 제공할 수 있다. 발신자의 통화 요청을 수신한 통신 업체의 서비스 제공 서버(101)는 임의적으로 복권 추첨을 실행하고, 사용자의 복권 당첨 여부를 상기 광고 및 발신 번호와 함께 수신자의 전화 단말기(119)에 전송한다(6면 32행). 광고(505) 및 발신 번호(503)가 제공되며, 전화 복권에 당첨된 경우에는 복권 당첨 메시지(601)가 수신자의 전화 단말기 화면(501)에 표시된다(6면 36행).

나. 피고 실시발명

피고는 [별지] 기재와 같은 휴대전화 부가서비스를 제공하고 있는데, 위 부가서비스에는 ① 글자 위주의 단문 메시지 서비스(SMS)에서 발전하여 사진, 소리, 동영상 등의 멀티미디어 메시지를 작성하여 보낼 수 있는 서비스로서, 특정 웹사이트 또는 전화번호로 연결되는 기능도 제공하는 Biz SMS/MMS(Multimedia Message Service) 서비스와 ② 영상광고를 수신한 고객에게 맞춤쿠폰, 상품 상세정보 등의 혜택을 제공하는 광고서비스로서, 동영상이 포함된 대량의 MMS를 전송하는 기능을 제공하는 AD on-Air 서비스가 포함된다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 50, 51, 52, 53, 85, 87, 93호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장 요지

피고는 아래와 같은 이유로 이 사건 제8항 발명에 대한 원고의 특허권을 침해하였으므로, 청구취지 기재와 같이 피고 실시발명에 대한 생산, 사용, 배포, 서비스제공 등 금지의무 및 이를 폐기할 의무가 있고, 원고에게 특허권 침해로 인한 손해배상의무가 있다.³⁾

1) 이 사건 특허발명은 그 회복등록 신청 당시 제출된 사업제안서 및 추가 증거자료들에 비추어 볼 때 양도 또는 대여의 청약의 방법으로 실시되고 있었으므로, 그 회복 등록에 중대하고 명백한 하자가 존재하지 않는다.

2) 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과 정보를 포함하는 콘텐츠 및 그 전화 복권 당첨 결과로의 연결 정보를 저장하는 복권 DB와 각각 연결되어 정보를 송수신하고, 전화 복권의 일종인 행운권 DB를 이용하여 전화 복권 당첨 결과로의 연결 정보를 수신자 단말기로 전송하는 서비스로, 수신자 측에 발신번호 제공 및 부가정보(전화 복권 당첨 결과)에 상응하는 웹사이트로의 연결정보까지 제공한다는 점에서 이 사건 제8항 발명과 기술적 과제가 동일하고, 이 사건 제8항 발명의 모든 구성요소를 그대로 포함하고 있거나 그와 균등한 구성을 포함하고 있으므로, 피고 실시발명은 이 사건 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

3) 이 사건 특허발명의 출원 당시 휴대전화에서 복권 서비스를 제공한다는 정도의 개념만 존재하였을 뿐 모바일 복권 서비스 제공을 위한 기술이 구체화되어 있었다거나 그 기술을 구현해 낼 단말기가 존재하지 않았으므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 선행발명을 비롯한 공지 기술로부터 피고 실시발명을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고 실시발명은 자유실시기술에 해당한다고 보기 어렵다.

나. 피고의 주장 요지

1) 이 사건 특허발명은 회복등록 신청 당시 실시되고 있지 않았음이 명백하여 그 회복 등록에 중대하고 명백한 하자가 존재한다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 회복등록은 무효이다. 따라서 무효임이 명백한 이 사건 제8항 발명에 근거한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다.

2) 이 사건 제8항 발명은 수신자의 전화 통화 요청을 수신하고 그에 상응하여 전화 복권 당첨 결과로 연결하며, 전화 복권 당첨 결과에 상응하는 웹사이트로 링크되는 것을 특징으로 하는 음성 기반 발신 번호 표시 서비스를 제공하는 방법인데, 피고 실시발명은 전화 통화 요청, 음성 기반 서비스, 발신 번호 표시 서비스 등의 구성이 결여되어 있으므로, 이 사건 제8항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

3) 이 사건 특허발명의 출원 당시 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고 사용자의 통화버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결하는 기술, 전화 복권 당첨 결과를 광고로 대체하는 기술 등은 이미 공지되어 있었는바, 피고 실시발명은 위 공지기술 및 아래 선행발명 등으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이어서 자유실시기술에 해당한다. 따라서 피고 실시발명은 이 사건 제8항 발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 제8항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 이 사건 특허발명에 대한 회복등록의 적법 여부

가. 관련 법리

하자 있는 행정처분이 당연무효가 되기 위하여는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것이어야 하며, 하자가 중대하고 명백한지 여부를 판별함에 있어서는 그 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안 자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰하여야 한다. 그리고 행정처분의 대상이 되는 법률관계나 사실관계가 전혀 없는 사람에게 행정처분을 한 때에는 그 하자가 중대하고도 명백하다 할 것이나, 행정처분의 대상이 되지 아니하는 어떤 법률관계나 사실관계에 대하여 이를 처분의 대상이 되는 것으로 오인할 만한 객관적인 사정이 있는 경우로서 그것이 처분대상이 되는지의 여부가 그 사실관계를 정확히 조사하여야 비로소 밝혀질 수 있는 때에는 비록 이를 오인한 하자가 중대하다고 할지라도 외관상 명백하다고 할 수는 없다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2002다68485 판결, 대법원 2010. 10. 23. 선고 2010두17304 판결 등 참조).

나. 판단

1) 앞서 든 증거 및 을 제9호증의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명에 관한 특허권은 2009. 11. 22. 등록료 불납을 이유로 소멸등록된 사실, 원고는 2010. 8. 23. 구 특허법(2011. 5. 24. 법률 제10716호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제81조의3 제3항⁴⁾에 따라 특허청장에게 이 사건 특허발명에 관한 특허권의 회복등록을 신청하였고, 같은 날 이 사건 특허발명에 관한 특허권의 회복등록이 이루어진 사실, 원고는 위 회복등록 신청을 하면서 신청서에 “원고가 대표이사로 있는 주식회사 국가를 통하여 이 사건 특허발명에 관한 솔루션을 생산하고, 등록 추납기간 중 그 생산된 솔루션을 제안하는 팜플렛을 배포/발표하였다.”라고 기재하는 한편, 구 특허법 시행규칙(2011. 2. 25. 지식경제부령 제171호로 개정되기 전의 것) 제55조의2 제2항⁵⁾ 제1호에 따른 “추가납부기간 또는 보전기간 만료일에 그 특허발명이 실시 중이었음을 증명하는 서류”로 주식회사 국가의 사업자등록증 및 2010. 1. 12.자 사업제안서를 제출한 사실, 위 사업제안서에는 아래와 같은 내용이 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있다.

는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조의 규정에 따른 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

2) 위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 비록 위 사업제안서에 이 사건 특허발명에 따라 생산되었거나 생산될 물건에 관한 구체적 정보가 없고, 사업 제안의 상대방이 명시적으로 나타나지도 않으며, 단지 이 사건 특허발명을 활용한 사업 가능성을 제시하는 내용만 기재되어 있어 이와 같은 사유만으로 원고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있었음을 인정하기에는 어렵거나 부족하다고 하더라도, 특허청장이 위와 같은 사업자등록증 및 사업제안서의 내용을 신뢰하여 이 사건 특허발명이 회복등록의 대상이 되는 것으로 오인할만한 객관적인 사정은 있었다고 봄이 상당하다. 그렇다면, 이러한 경우 특허청장으로서는 원고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있었는지 여부에 관하여 사실관계를 정확히 조사하여야만 비로소 이 사건 특허발명이 실시 중인 특허발명으로서 회복등록의 대상이 되는지 여부가 밝혀질 수 있다고 할 것이므로, 비록 특허청장이 원고의 이 사건 특허발명 실시 여부를 오인하여 이 사건 특허발명에 관한 특허권의 회복등록을 허여한 하자가 있다고 하더라도 그러한 하자가 외관상 명백하다고 할 수는 없다.

따라서 이 사건 특허발명에 관한 특허권의 회복등록에 중대하고 명백한 하자가 있어 이를 당연무효라고 할 수는 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

4. 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 되므로(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 2012다36326 판결 등 참조), 이하에서는 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관하여 우선적으로 판단한다.

가. 선행발명⁶⁾ (을 제22호증)

선행발명은 2001. 1. 15. 공개된 대한민국 공개특허공보 특2001-0002782호에 게재된 ‘이동통신기기를 이용한 광고 시스템’에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

가) 기술분야

본 발명은 이동통신기기를 이용한 광고 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는 각종 광고 정보를 제공하는 정보 제공자가 이동통신망 또는 일반 교환회선(Public Switched Telephone Network)망을 통해 휴대 전화, 무선 호출기, 무선 데이터 등의 이동통신기기 사용자로부터 광고 정보 수신을 신청받아 해당 신청 내용을 저장하고, 각 사용자들의 신청 내용에 따라 해당 광고의 간략 정보와 함께 콜백(call back) 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소를 메시지 전송 시스템(Short Message Service ; 이하, SMS라 약칭함)을 통해 이동통신기기로 송신한 후 광고 정보 제공 회수를 기록하여 추후 사용자에게 소정의 금품을 제공하며, 광고 정보 수신후 사용자의 콜백 전화번호 전송에 따라 해당 광고의 상세한 정보를 전송하거나 또는 사용자의 인터넷 사이트 주소 선택에 따른 추가 정보 요구시 이동통신기기를 해당 광고 내용이 기록되어 있는 인터넷 사이트에 바로 접속할 수 있도록 하는 이동통신기기를 이용한 광고 시스템에 관한 것이다(2면 5행).

나) 종래기술의 문제점

최근에 와서는 컴퓨터를 통한 데이터 통신 기능을 이동통신기기에 접목시켜 이동통신기기에서 바로 인터넷 등의 데이터 통신망에 접속하여 사용할 수 있도록 하는 기술이 개발되어 사용자들의 폭넓은 관심을 얻고 있다(2면 19행). 이와 같이 휴대 전화, 무선 호출기, 무선 데이터 등의 이동통신기기는 이동통신기기 본연의 기능인 통화 기능 이외에 데이터 통신 수행 등 사용자의 편리를 도모하기 위해 점차 다각화되고 있는 실정이다(2면 22행). 그러나, 상술한 바와 같은 종래의 이동통신기기는 기본적인 통화 기능 이외에 간단한 데이터 통신 기능 등을 수행할 뿐, 사용자가 이동통신기기를 통해 특정 기업이나 관공서 등의 상업/공익용 광고 정보 서비스를 제공받을 수 있도록 하는 시스템이 개발되어 있지 않다(2면 24행).

다) 해결하려는 기술적 과제

본 발명의 목적은 정보 제공자가 이동통신망 또는 일반 교환회선망을 통해 이동통신기기 사용자로부터 광고 정보 수신을 신청받아 각 사용자의 정보를 저장하고, 각 사용자에게 해당 광고의 간략 정보를 메시지 전송 시스템을 통해 이동통신기기로 전송한 후 광고 정보 제공 회수를 기록하여 추후 사용자에게 소정의 금품을 제공하도록 하는 이동통신기기를 이용한 광고 시스템을 제공하는 데 있다(2면 28행).

본 발명의 다른 목적은 정보 제공자가 각 사용자에게 전송되는 해당 광고의 간략 정보와 함께 콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소를 이동통신기기로 송신하여 광고 정보 수신후 사용자의 콜백 전화번호 전송에 따라 해당 광고의 상세한 정보를 전송하거나 또는 사용자의 인터넷 사이트 주소 선택에 따른 추가 정보 요구시 이동통신기기를 해당 광고 내용이 기록되어 있는 인터넷 사이트에 바로 접속할 수 있도록 하는 이동통신기기를 이용한 광고 시스템을 제공하는 데 있다(2면 32행).

라) 과제의 해결수단

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 이동통신기기를 이용한 광고 시스템은 광고 정보 데이터 수신을 신청하며, 기지국을 통해 입력되는 광고 정보 데이터를 수신하여 디스플레이하는 이동통신기기와; 이동통신기기로의 광고 정보 데이터의 송신을 제어하는 이동통신 교환국과; 이동통신 교환국에 연결되어 이동통신기기를 통한 사용자의 광고 정보 데이터 수신 등록에 필요한 음성 정보와, 등록된 사용자의 적립 금액 확인, 사용자에게 전송된 광고 정보 데이터의 추가 정보, 광고 상품 안내, 각종 이벤트에 관련된 음성정보를 제공하는 ARS부와; ARS부의 음성 안내에 따라 사용자가 입력하는 사용자 신상 정보, 수신받고자 하는 광고 분야 등을 저장하여 사용자 등록을 수행하고, 등록된 사용자의 적립 금액, 해당 광고 정보 데이터의 추가 정보, 광고 상품 안내, 각종 이벤트에 대한 데이터를 저장하며, 기저장된 여러 광고 정보중에서 등록된 각각의 사용자가 원하는 광고 정보를 설정하여 콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소가 첨부된 광고 정보 데이터의 전송을 제어함과 동시에 광고 정보 데이터의 전송이 이루어지면 전송 회수를 적립하여 기록하는 정보 제공자 서버와; 정보 제공자 서버에서 출력되는 해당 광고 정보 데이터를 이동통신 교환국을 통해 이동통신기기로 전송하는 SMS부로 구성된 것을 특징으로 한다(2면 37행).

도 2a 도 2b

나. 피고 실시발명과 선행발명의 대비

1) 구성요소별 대응관계

2) 구성요소별 분석

가) 구성요소 1

⑴ 피고 실시발명은 ‘광고를 포함하는 이동통신기기 정보제공서비스’에 관한 것이고, 선행발명은 ‘이동통신기기를 이용한 광고시스템’에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하다. 또한, 피고 실시발명의 구성요소 1과 선행발명의 대응 구성요소는 모두 발신자의 단말기(SMS부)⁸⁾로부터 수신자의 단말기(이동통신기기)로의 문자통화(광고 정보 데이터) 요청을 수신한다는 점에서 동일하다.

다만, 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS⁹⁾를 사용하는 것도 포함하는 반면, 선행발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는지 여부를 명시적으로 개시하고 있지 않다.

그런데, SMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다고 할 것이고, 그로 인한 효과 역시 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 않는다고 봄이 상당하므로, 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 위 구성요소 1을 도출하는 데 별다른 어려움이 있다고 할 수 없다.

⑵ 이에 대하여, 원고는 피고 실시발명은 휴대전화 단말기가 광고 데이터를 요청하는 것인 반면, 선행발명은 전화 단말기가 아니라 SMS부와 같은 PC가 광고 데이터를 요청하는 것이라는 점에서 차이가 있다고 주장한다.

살피건대, 피고 실시발명에서 단말기가 반드시 전화기로 한정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라 앞서 든 증거에 의하면 피고 실시발명의 구체적인 예인 Biz MMS/SMS 서비스와 AD on-Air 서비스의 경우 DB Agent¹⁰⁾ 등과 같은 PC 서버를 이용해서 광고문자를 전송하는 사실을 인정할 수 있는데, 이에 의하면 피고 실시발명은 DB Agent 등과 같은 PC 서버를 이용해서 광고문자를 전송하는 것을 포함한다는 점에서 선행발명의 SMS부 또는 SMS부와 정보 제공자 서버가 결합된 구성과 실질적으로 동일하다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 구성요소 2

⑴ 피고 실시발명의 구성요소 2와 선행발명의 대응 구성요소는 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점에서 동일하다.

다만, 피고 실시발명은 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하는 것도 포함하는 반면, 선행발명에는 광고 정보 아이디를 추출하는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않지만, 을 제7호증의 3의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원일 이전인 2001. 3. 15. 국제 공개공보 WO2001-19093호로 공개된 ‘지능형 네트워크에서의 호(CALL) 제어’에 관한 발명에는 아래 그림과 같이 단계 S24에서 수신측 서비스 제어장치(CSE)¹¹⁾가 발신 단말의 번호 A#에 기초하여 발신측 서비스 제어장치(A-SCP)¹²⁾에 접근하고, 컨텐츠 선택자에 기초하여 특정 컨텐츠 선택자에 할당된 URL을 요청하면, 이어지는 단계 S25에서 A-SCP는 CSE에 응답하여 컨텐츠 선택자에 할당된 URL 주소를 포워딩하는 과정이 개시되어 있는 사실 및 단계 S26에서 CSE는 URL과 서비스 타입을 포함하는 인사말 컨텐츠 요청을 WAP¹³⁾ 서버를 향해 발생시키고 WAP 서버는 단계 S27에서 인사말 컨텐츠를 생성하며, WAP 서버는 단계 S29에서 생성된 인사말 컨텐츠와 관련된 URL 주소를 착신 단말 MS-B 및 연관된 WAP 사용자 에이전트(WAP 클라이언트/WTA 클라이언트)에게로 연계하여 전송되고, 착신 단말에 발신 단말의 신원(전화번호)이 착신 단말의 인터페이스(man machine interface, MMI)에 제공되는 디스플레이를 통해 사용자에게 표시되는 과정이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명에 위 공개공보에 의해 공지된 기술내용을 결합함으로써 위 구성요소 2를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 상당하다.

⑵ 이에 대하여 원고는, 피고 실시발명은 문자통화 요청을 수신하면 그에 상응하여 데이터베이스에서 부가정보를 추출하는 반면, 선행발명은 정보 추출과정이 피고 실시발명과 상이하다고 주장한다.

살피건대, 앞서 든 증거에 의하면 피고 실시발명은 [별지]의 2면 그림에 나타난 바와 같이 Biz MMS/SMS 서비스의 경우 문자통화 요청을 수신하였을 때 그에 상응하여 데이터베이스 정보를 추출하는 것이 아니라 SMS부에서 문자통화 요청을 보내기 전에 이미 전송할 부가 정보가 DB Agent에 의해 결정되는 사실 및 AD on-Air 서비스는 가맹점의 광고 설정에 상응하여 AD on-Air 서비스 제공자가 광고 서버로부터 수신자에게 전송할 광고를 추출하는 사실을 각 인정할 수 있으므로, 이로부터 피고 실시발명의 정보 추출과정은 선행발명에서 정보 제공자 서버의 운영자가 기저장된 여러 광고 정보 중에서 등록된 각각의 사용자가 원하는 광고 정보를 설정하는 구성과 동일함을 알 수 있고, 갑 제53, 54, 80, 85, 86호증의 각 기재만으로는 원고의 위 주장사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

다) 구성요소 3

피고 실시발명의 구성요소 3과 선행발명의 대응 구성요소는 수신자의 단말기(이동통신기기)로, 추출된 아이디 및 발신자의 전화번호를 포함하는 신호와, 추출된 부가 정보(광고 정보), 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소) 및 발신자의 전화번호를 포함하는 신호를 전송(SMS를 통해 송신 또는 전송)하는 점에서 동일하다(피고 실시발명에서 Biz MMS/SMS 서비스는 수신자의 단말기로 DB Agent로부터 수신된 MMS를 전송하고, AD on-Air 서비스는 가맹점의 광고서버로부터 선택된 영상통화, MMS, 쿠폰광고를 전달하게 된다).

한편, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성은 을 제7호증의 3(국제 공개공보 WO2001-19093호)에 공지된 기술내용에 이미 개시되어 있음은 앞서 본 바와 같고(이는 구성요소 4에서도 마찬가지이다), 다만, 선행발명에는 발신자의 전화번호를 포함하는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않지만, 통상의 SMS를 이용한 메시지 전송에서 발신자의 전화번호가 수신자의 단말에 표시되는 것이 일반적이므로, 광고정보를 SMS를 이용하여 전송하는 선행발명의 경우에도 발신자의 전화번호 수신자의 단말기로 전송하는 구성이 당연히 포함되어 있다고 봄이 상당하다.

따라서 피고 실시발명의 구성요소 3은 선행발명의 대응 구성과 동일하거나 통상의 기술자가 선행발명의 대응 구성 및 위 공개공보에 의하여 공지된 기술내용을 결합함으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

라) 구성요소 4

피고 실시발명의 구성요소 4와 선행발명의 대응 구성요소는 전송된 아이디에 상응하는 부가 정보가 광고, 공지사항 및 뉴스 중 어느 하나(광고 정보)로서, 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 것이라는 점에서 동일하다.

다만, 피고 실시발명은 부가 정보가 수신자의 단말기로부터 추출되는 것도 포함하는 반면, 선행발명에는 광고정보가 수신자의 단말기 메모리에서 추출되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않지만, 을 제7호증의 3의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원일 이전인 2001. 3. 15. 국제 공개공보 WO2001-19093호로 공개된 ‘지능형 네트워크에서의 호(CALL) 제어’에 관한 발명에는 발신자로부터 수신된 전화번호 또는 URL에 기초하여 데이터 쌍의 엔트리가 로컬 단말기의 데이터베이스에서 식별 및/또는 추출되는지 확인하는 과정에 관하여 착신 단말기가 발신자를 알고 있는 경우 발신자의 이름‧사진 등과 같은 식별 정보가 단말기의 메모리에서 추출되어 착신 단말기의 사용자에게 표시되고, 착신 단말기기 발신자를 알지 못하는 경우 발신 단말에 연관된 외부 데이터베이스로의 데이터베이스 질의를 개시하는 결정이 이루어져 그 결과가 착신 단말기의 사용자에게 표시되는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명에 위 공개공보에 의해 공지된 기술내용을 결합함으로써 위 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 상당하다.

라) 구성요소 5

피고 실시발명의 구성요소 5와 선행발명의 대응 구성요소는 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)가 수신자의 선택에 의해 부가 정보에 상응하는 웹사이트 또는 전화번호로 링크(콜백 전화번호에 따른 ARS에 접속 또는 웹서버를 통해 해당 인터넷 사이트에 바로 접속)되는 것이라는 점에서 동일하다.

마) 구성요소 6

⑴ 피고 실시발명의 구성요소 6과 선행발명의 대응 구성요소는 부가 정보(광고 정보)가 데이터베이스를 구비한 서버에 접속한 사용자(광고주)에 의해 등록되는 것이라는 점에서 동일하다.

⑵ 다만, 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

그런데, 갑 제73호증, 을 제24호증의 1 내지 4, 을 제25호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 제1심 법원에 참고자료로 제출한 정보통신정책연구원의 정기간행물로서 2001. 8. 1. 발간된 정보통신정책 제13권 14호(통권 283호)에 게재된 “모바일 광고의 현황과 시사점”이라는 표제의 논문에는 아래와 같은 내용이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

현재 가장 활발하게 진행되고 있는 모바일 광고는 SMS 형식으로 타겟화된 정보를 제공하는 것이며, SMS 광고 외에도 현재 그래픽 광고, 왑 푸쉬 방식의 SMS 광고, 리치 미디어 광고, interstitial 등의 형식으로 모바일 광고가 제공되고 있다(31면 3행).

○ 컨텐츠 기반 광고 : 컨텐츠 기반 광고는 상품에 대한 정보와 추가적인 메시지를 전달하는 형태의 정보 서비스 광고이다. 이러한 형태의 광고는 협찬광고, 헤드라인 및 정보, 게임, 복권, 디렉토리 서비스, 위치기반 정보 등의 광고가 해당한다(33면 17행).

○ 거래 기반 광고 : 거래기반 광고는 판매가 발생하도록 유도하는 광고이다. 이러한 광고는 광고와 함께 할인쿠폰 등을 제공하여 이용자가 전화를 걸어 거래가 발생될 수 있게 하는 광고 유형이 해당된다(33면 20행).

살피건대, 이 사건 특허발명의 출원일인 2001. 10. 29. 이전에 발간된 위 논문에는 모바일 광고가 SMS 광고, 리치 미디어 광고 등의 형식으로 널리 제공되고 있는데, 그 중 컨텐츠 기반 광고의 예로는 복권 등이 제시되어 있고, 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있음을 알 수 있다.

또한, 을 제21호증의 기재에 의하면 이 사건 특허발명의 출원일 이전인 2001. 3. 5. 우리나라 공개특허공보 제2001-16953호로 공개된 ‘전자 복권 유통 시스템 및 방법’에 관한 발명에는 오른쪽 그림과 같이 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

따라서 통상의 기술자라면 선행발명에 위 논문 또는 공개특허공보에 의해 공지된 기술내용을 결합함으로써 위 구성요소 6을 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이고, 그 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 위 구성요소 6과 선행발명의 차이점은 통상의 기술자가 선행발명과 위 논문의 내용을 결합하여 용이하게 극복해 낼 수 있다고 봄이 상당하다.

이에 대하여 원고는, 위 논문은 이 사건 특허발명의 출원일인 2001. 10. 29. 이전에 국립중앙도서관, 국회도서관 등의 서가에 배치되었다고 할 수 없으므로 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지되었다고 볼 수 없다고 주장하나, 위 논문이 게재된 간행물의 발간 주체, 그 형식과 내용 등에 비추어 그 발행일 무렵 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 봄이 상당하고, 갑 제74, 77, 78호증의 각 기재만으로는 위 논문이 2001. 8. 1. 발간되었음에도 이 사건 특허발명의 출원일인 2001. 10. 29. 이후에서야 공개되었음을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 정리

이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

다. 종합

이상 살핀 바와 같이 피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 이 사건 제8항 발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 제8항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 따라서 피고 실시발명이 이 사건 제8항 발명의 권리범위에 속하여 원고의 특허권을 침해함을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 나머지 점에 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.