특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허9769 판결 [등록무효(상)]

특허심판원이 2016. 11. 23. 2015당4880 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표(갑1호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2014. 4. 28./ 2015. 2. 24./ 제313707호

2) 구성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 식당체인업, 레스토랑업, 간이식당업, 다방업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 바서비스업

나. 선등록서비스표(갑2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 소멸일/ 등록번호 : 2002. 3. 4./ 2004. 1. 7./ 2014. 1. 8./ 제95523호

2) 구성 :

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 레스토랑업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식점경영업, 휴게실업

4) 등록권리자 : 김해준

다. 원고의 선사용서비스표(갑3호증)

1) 출원일/ 등록일/ 소멸일/ 등록번호 : 2009. 6. 11./ 2010. 12. 22./ 2016. 7. 25./ 제204923호

2) 구성 :

3) 사용서비스업 : 식당체인업, 일반음식점업

라. 이 사건 심결의 경위(갑4호증)

1) 원고는 2015. 10. 13. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표 ''의 서비스표권자인 피고를 상대로, 「① 이 사건 등록서비스표는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 선등록서비스표 ''와 표장 및 지정서비스업이 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법') 제7조 제1항 제8호에 해당한다. ② 또한 이 사건 등록서비스표는 일반 수요자에게 원고의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용서비스표 ''과 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다. ③ 나아가 이 사건 등록서비스표는 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 것이어서, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다. ④ 더욱이 이 사건 등록서비스표는 피고가 선사용서비스표의 권리자인 원고와의 계약관계나 업무상 거래관계에 있어 선사용서비스표의 존재를 알면서도 그 서비스표와 유사한 이 사건 등록서비스표를 동일·유사한 지정서비스업에 출원한 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제18호에도 해당한다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제8호, 제11호, 제12호 및 제18호를 위반한 것이어서, 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당4880 사건으로 심리하여, 2016. 11. 23.「이 사건 등록서비스표 ''는 선등록서비스표 '' 및 선사용서비스표 ''과 각 그 외관, 관념 및 호칭이 서로 동일·유사하다고 할 수 없다. 또한 구 상표법 제7조 제1항 제18호는 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정된 법률에서 신설된 규정인데, 그 부칙 제2조는 위 규정의 적용에 관하여 '이 법 시행 후 최초로 출원하는 상표등록출원부터 적용한다.'고 규정하고 있으므로, 그 시행 전인 2014. 4. 28. 출원된 이 사건 등록서비스표에는 위 규정이 적용되지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 원고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표 ''는 구 상표법 제7조 제1항 제8호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하다.¹⁾

가. 이 사건 등록서비스표는 서비스표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 유사하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당한다.

나. 또한 이 사건 등록서비스표는 수요자나 거래자에게 원고의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용서비스표와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다.

다. 나아가 이 사건 등록서비스표는 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 표장의 유사 여부

이 사건 등록서비스표 ''가 선등록서비스표 '' 및 선사용서비스표 ''과의 관계에서 구 상표법 제7조 제8호, 제11호, 제12호에 해당한다고 볼 수 있으려면, 그 전제로서 각각 그 표장이 동일·유사하다는 점이 인정되어야 한다. 그런데 다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선사용서비스표와 각 그 외관, 관념 및 호칭이 동일·유사하다고 할 수 없고, 이에 따라 일반 수요자나 거래자가 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려도 없으므로, 전체적으로 서로 유사하지 않은 표장이라고 보는 것이 옳다.

1) 외관의 대비

가) 이 사건 등록서비스표 ''의 경우, 위쪽에 "주방장 모자"와 "닭의 벼슬"을 도안화한 것으로 보이는 도형들이 각각 좌·우 양 끝에 배치되고, 그 아래에 "못말리는"과 "프렌즈"의 두 단어가 검은 색의 음영 표시 위에 붉은 색의 필기체로 굵게 써져 빈칸 없이 일렬로 배치되어 있으나 뒤로 갈수록 작아지는 글자의 크기 변화에 의해 서로 구분될 수 있도록 되어 있는 문자 부분이 상·하단으로 배치된 표장이다.

나) 이에 비하여 선등록서비스표 ''는 상단에 "돼지"를 요리사 모자를 쓴 사람인 것처럼 도안화한 도형 부분을 배치하고, 그 하단에 한글 "못말리는"과 "생돈까스"의 문자 부분을 일렬로 배치하되, "못말리는", "생", "돈까스"를 각각 띄어 쓰고, 그 중 "생" 부분을 특별히 ""과 같이 도안화하여 표기한 표장이다. 또한 선사용서비스표 ''은 한글 "못말리는"과 "파닭"이 그 사이에 빈칸을 두고 일렬로 배치된 문자표장이다.

다) 따라서 이들을 비교해 보면, 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선사용서비스표와 각 그 도형 부분의 형상과 존재 여부나 글자의 수, 구성 및 도안화 정도 등에서 분명한 차이가 존재하여 각 그 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.

2) 관념 및 호칭의 대비

가) 먼저 아래와 같은 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표는 그 중 문자 "못말리는" 부분과 "프렌즈" 부분 중 어느 하나가 요부에 해당한다고 볼 수 없으므로, 전체적으로 "못말리는 프렌즈"로 호칭되고 '못말리는 친구들'로 관념될 것으로 보인다. ① 즉, 이 사건 등록서비스표 '' 중 문자 "못말리는"과 "프렌즈" 부분은 각각 그 글자 수와 크기가 비슷하고, 두 단어 중 특별히 어느 하나의 식별력이 없거나 미약하다고 단정하기 어려우며, 뒤의 명사를 수식하는 "못말리는"이 영어 단어 "friends"의 한글 음역인 "프렌즈"와 만나 '못말리는 친구들'이라는 독자적인 관념을 형성한다고 볼 수 있다. ② 그런데 "못말리는" 부분과 관련하여 국내에서 '짱구는 못말려', '못말리는 3공주', '못말리는 수호천사', '못말리는 결혼', '못말리는 패밀리' 등의 만화와 방송 프로그램 등이 널리 유행한 바 있고, 그 결과 일반 거래사회에서는 "못말리는" 자체가 유행어가 되어 그 뒤에 어떤 단어가 결합한 표장들이 다수가 사용되고 있다. 또한 "프렌즈"는 '친구들'이라는 뜻을 지닌 매우 쉽고 일반화된 영어단어에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표 중 "못말리는"과 "프렌즈" 부분 가운데 어느 하나의 식별력이 압도적이어서 다른 것의 식별력을 약화시킨다고 볼 수 없다. ③ 한편, 이 사건 등록서비스표의 상단부에 배치된 '주방장 모자' 및 '닭의 벼슬' 형상의 도형 부분은 그 지정서비스업인 '식당업' 등 분야에서 다수의 업체가 사용하고 있는 표장들이고, 그 하단의 문자 부분과 비교할 때 상대적으로 크기가 작은데다가, 전체에서 차지하는 비중도 현저하게 적다.

나) 이에 비하여 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 선등록서비스표와 선사용서비스표의 경우 모두 그 중 "못말리는" 부분만이 요부에 해당할 수 있어 그 부분만으로 호칭되고 관념될 수 있을 것으로 보인다. ① 즉, 선등록서비스표 ''는 그 도형과 문자 부분은 거래상 자연스럽지 못할 정도로 결합되어 있다고 볼 수 없어 이들 부분을 분리 관찰할 수 있고, 이때 상단의 도형 부분은 '요리사 모자에 선글라스까지 쓰고 요리를 하는 의인화된 돼지'의 모습을 다양한 색상을 사용하여 익살스럽게 도안화한 것으로서, 그 표현 기법이나 전체 표장에서 차지하는 비중 등을 고려할 때 식별력을 부정하기는 어렵다. 그러나 하단의 문자 부분 "못말리는 생돈까스"의 경우, 그 중 "돈까스"는 그 지정서비스업에서 제공하는 음식이나 요리를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 식별력이 없고, "생" 역시 "돈까스"와 결합하여 음식의 가공 정도나 성질 등을 표시한 것이어서 식별력이 있다고 할 수 없다. 따라서 선등록서비스표의 문자 부분 중에서는 식별력이 없는 "생돈까스" 부분을 제외한 나머지 "못말리는" 부분이 상대적으로 강한 식별력을 가진다고 할 것이어서, 이 부분도 요부가 될 수 있다고 보아야 한다. ② 선사용서비스표 ''은 후반부의 '파닭'이 '닭튀김이나 양념치킨 위에 가늘게 썬 생대파를 얹은 음식'을 가리키는 것이어서, 지정서비스업인 '식당업'에서는 제공하는 음식이나 요리를 보통으로 표시한 것으로서 그 식별력을 인정할 수 없기 때문에, 나머지 "못말리는" 부분이 상대적으로 강한 식별력을 가지므로, 선사용서비스표에서도 "못말리는" 부분만이 요부가 될 수 있을 것이다.

다) 따라서 이 사건 등록서비스표는 전체로서 "못말리는 프렌즈"로 호칭되고 '못말리는 친구들'로 관념되는 데 반하여, 선등록서비스표와 선사용서비스표는 모두 그 요부인 "못말리는"으로 호칭되고 관념될 것이므로, 양 표장은 그 호칭 및 관념 역시 동일·유사하지 않다.

나. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 및 선사용서비스표와 각 그 표장이 유사하지 아니하여, 일반 수요자나 거래자가 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없다고 보아야 하므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제8호, 제11호, 제12호 모두에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제8호, 제11호 및 제12호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효가 아니라고 본 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.