대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 [등록취소(특)]

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 준비서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 판단한다.

1. 이 사건 제3, 6항 발명에 관하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 명칭을 "무연땜납합금"으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 제3항(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라 하고 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)과 원심 판시의 비교대상발명 2, 3에는 공통적으로 주석(Sn), 구리(Cu) 및 니켈(Ni)로 조성된 땜납합금의 구성이 포함되어 있어 그 조성성분은 동일하다고 보아야 할 것이고, 다만 이 사건 제3항 발명은 그 판시와 같이 구리나 니켈의 조성비 수치를 비교대상발명 2, 3에서보다 더욱 한정하고 있는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에 이러한 수치한정에 대한 임계적 의의가 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 그 수치도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 그 진보성이 부정되고, 나아가 이 사건 제3항 발명 또는 그보다 넓은 범위의 구리나 니켈 조성비 수치를 포함하고 있는 이 사건 제1, 2항 발명(수치범위를 더욱 한정한 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정되는 이상 당연히 진보성이 부정된다) 중 어느 한 항 발명의 구성요소를 그대로 포함하면서 원심 판시의 비교대상발명 6 또는 7에 이미 개시된 ‘게르마늄(Ge) 0.001 ~ 1중량%를 첨가하는 구성’이 단순 결합된 것에 불과한 이 사건 제6항 발명 역시 그 진보성이 부정된다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 이 사건 제4, 5항 발명에 관하여

물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제4, 5항 발명은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 종속항으로서, ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’이나, ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’ 부분은 이 사건 제1 내지 3항 발명의 무연땜납합금을 제조하는 방법에 대한 것이고, 위 제조방법에 의해서만 이 사건 제4, 5항 발명의 대상인 무연땜납합금을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정도 보이지 않으므로 위 제조방법을 고려하지 않고서 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 가지고 비교대상발명들과 대비하여야 할 것인바, 그 방법에 의하여 얻어진 물건이 위에서 그 진보성이 부정된다고 본 이 사건 제1 내지 3항 발명과 동일하므로, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 진보성이 부정된다고 할 것이다. 원심이 ‘주석에 구리나 니켈을 용해시킨 모합금에 나머지 성분인 니켈이나 구리를 첨가하는 것’ 부분을 구성으로 본 것은 다소 적절하지 않으나, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 진보성이 부정된다고 판단한 결론에 있어서 정당하므로, 원심판결에는 판결 결과에 영향을 미친 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.